JUNTA
ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL
DIRECTRIZ
DPI-0003-2025
De: Vanessa
Cohen Jiménez, Directora
Para: Personas
usuarias y colaboradores del Registro de Propiedad Intelectual
Asunto:
Derogatoria de Directrices DPI-0003-2019 y DPI-004-2019, sobre el procedimiento
y requisitos del trámite de declaratoria de notoriedad de una marca
Fecha: 29 de
julio de 2025
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En lo que se
refiere al marco regulatorio especial en Materia de Propiedad Intelectual, el
artículo 1 de laLey de Marcas y otros Signos
Distintivos, N°7978, estipula que el objeto de dicha norma consiste en
proteger, de manera efectiva, los derechos y los intereses legítimos de los
titulares de marcas, en lo que interesa:
"Artículo
1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los
derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos
distintivos (...)
(...) Además, desarrolla los procedimientos requeridos para
garantizar la aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los
tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante la ausencia de
procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible
con dichos tratados."
Es decir, que en
la supracitada ley y su reglamento se encuentran
desarrollados los procedimientos necesarios para la efectiva aplicación de los
tratados internacionales vigentes.
En cuanto a los
compromisos contraídos por Costa Rica a nivel internacional, en materia de
protección de marcas notorias, se encuentran contemplados en los artículos 6
bis.1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y los
artículos 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que señalan:
"Artículo 6
Bis
1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la
legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o
invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio
que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear
confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del
uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona
que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos
idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación
susceptible de crear confusión con esta. (...)" (Convenio de París sobre
la Propiedad Industrial)
"Artículo 16
(…) 2. El
artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los
servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente
conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el
sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de
que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.
3. El artículo
6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o
servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica
o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en
relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o
servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable
que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada."
(Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio.)
Por ello, en
atención a tales compromisos internacionales, el legislador costarricense
adoptó regulaciones sobre la protección de marcas notorias, el artículo 44 de
la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica:
"Artículo
44°- Protección de las marcas notoriamente conocidas. (...)
La presente Ley
le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define
este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la
OMPI y la Asamblea de la Unión de Paris, el derecho de evitar el
aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su
fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros
que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de
la Propiedad Industrial podrá rechazar
o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio,
o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o
traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada
para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.(Así
reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte k) de la Ley N° 8632
del 28 de marzo de 2008)
El Registro de
la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o
semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a
cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante
del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o
servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento
injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso
pueda lesionar los intereses de esa persona. (.)" (Así reformado el
párrafo anterior por el artículo 1° aparte k) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo
de 2008)
Tómese en
consideración que el Registro de la Propiedad Intelectual tiene la facultad de
rechazar las solicitudes, o bien, anular un registro que infrinja derechos de
titulares de marcas notorias cuando aquellas constituyan la reproducción,
imitación o traducción de una marca notoria, para lo cual se tienen las
herramientas contempladas en los artículos 8 inciso e), 14, 16 y 37 de la Ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos.
Así, el
legislador dispuso, en aras del cumplimiento de los compromisos de nuestro
país, al adoptar tratados internacionales en la materia, los procesos de
oposiciones de terceros en el trámite de inscripción de una marca, nulidad del
asiento registral invocada por terceros o de oficio, o bien, la denegación de
la solicitud cuando se infrinja el artículo 8 e) y 44 de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, siendo éstos los mecanismos jurídicos adecuados para
garantizar que el Registro de la Propiedad Intelectual cumpla con su obligación
de proteger las marcas notorias, lo cual permite cumplir a cabalidad con las
obligaciones internacionales que se han asumido en esta materia.
Pese a todo lo
anterior, el voto 0680-2018 de las catorce horas veinte minutos del catorce de
noviembre de dos mil dieciocho del Tribunal Registral Administrativo, ordena al
entonces Registro de la Propiedad Industrial, admitir a petición de parte y sin
necesidad de mediar un proceso litigioso, la solicitud de declaratoria de
notoriedad que fuera objeto del recurso de apelación interpuesto, valorando al
afecto, los elementos fácticos y legales que permitan calificar jurídicamente
un signo como una marca notoria. En atención a lo anterior, el otrora Registro
de Propiedad Industrial tomó la decisión de emitir la directriz administrativa
DPI-0003-2019 sobre el Procedimiento para declarar una marca notoria.
No obstante,
siendo que como se indicó de previo, la Ley N° 7978 establece los
procedimientos necesarios para cumplir las obligaciones asumidas por el país en
materia de reconocimiento y protección de los derechos de los titulares de
marcas notorias y en apego a lo establecido en la Ley N° 8220 "Ley de
Protección del Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos" y sus reformas referidas al sustento normativo de los
trámites y requisitos y su sujeción a la ley, así como en concordancia con el espíritu de la normativa
especial en
la materia, específicamente lo establecido por el artículo 6 Bis del Convenio
de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, y artículos 8 inciso e) y 44 de la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, se procede a:
Derogar las
Directrices DPI-0003-2019 y DPI-0004-2019 referentes al procedimiento y
requisitos del trámite de Declaratoria de Notoriedad de una marca, el cual se
deja sin efecto a partir de la entrada en vigor de la presente directriz
administrativa, por lo cual, toda solicitud de declaratoria de notoriedad que
ingrese a partir de la publicación de la presente Directriz deberá de ser
rechazada de conformidad con lo expuesto.
Se recuerda que
las disposiciones contenidas en esta Directriz son de acatamiento obligatorio.
Rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta.