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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 145
 
  Dictamen : 145 del 11/06/2012   

11 de junio de 2012


C- 145-2012


                                                                      


Señor


Fernando Ferraro Castro


Ministro de Justicia y Paz


 


Estimado señor:


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta al oficio DMJ-664-04-10 de 6 de abril de 2010, mediante el cual se nos requiere el dictamen preceptivo y favorable, exigido por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de inscripción de los Registros de Marca Comercial Nos. 194887 y 194889 correspondientes a las marcas TRANSAT Y AIR TRANSAT de la clase 39 internacional.


 


 I.- ANTECEDENTES


 


            Luego del análisis del expediente administrativo que se adjuntó a la gestión, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:


 


1.      Mediante solicitud de inscripción de Marca de Servicios, presentada el 7 de julio de 2007, el señor  Rafael Antonio Oreamuno Blanco, en su condición de Gestor de Negocios de la sociedad TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS, SA de CV, empresa constituida bajo las Leyes de El Salvador, solicitó la inscripción de la Marca de Fábrica y Comercio TRANSAR de la clase 39 internacional. (Ver folios del 42 al 44 del Legajo de Prueba tomo I.)


2.      Mediante solicitud de inscripción de Marca de Servicios, presentada el 21 de octubre de 2008, el señor Apoderado Especial Registral de la empresa TRANSAT A.T. INC. requirió al Registro Nacional la inscripción de la marca de servicio TRANSAT de la clase 39 internacional. (Ver folios 2 y 3 del Legajo de Prueba tomo I.)


3.      Mediante solicitud de inscripción de Marca de Servicios, presentada el 21 de octubre de 2008, el mismo Apoderado Especial Registral de la empresa TRANSAT A.T. INC. requirió al Registro Nacional la inscripción de la marca de servicio AIR TRANSAT de la clase 39 internacional. (Ver folios 23 y 24 del Legajo de Prueba tomo I.)


4.      El día 23 de octubre de 2008, el señor Apoderado Especial Registral de la empresa TRANSAT A.T. INC presentó su oposición a la inscripción de la marca TRANSAR. Esta oposición se fundamentó en los artículos 8 y  17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, disposición que prevé la denominada OPOSICION POR EL USO ANTERIOR DE LA MARCA NO REGISTRADA. (Ver folios 81 a 88 del Legajo de Prueba tomo I.)


5.      Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39 horas del 9 de diciembre de 2008, se le dio traslado a la oposición planteada por AIR TRANSAT A.T. INC y por tanto se le puso en conocimiento a RAFAEL OREAMUNO BLANCO, otorgándosele el plazo de dos meses para pronunciarse. (Folios 133 y 134 del del Legajo de Prueba tomo I.)


6.      A través de su escrito de 23 de febrero de 2009, la señora ADRIANA OREAMUNO MONTANO, Apoderada Especial Administrativa de TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS, SA DE CV, contestó la audiencia otorgada en relación con la oposición planteada a la inscripción de la marca TRANSAR.(Ver folios del 148 al 154 del Legajo de Prueba tomo I.)


7.      Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 12:26 horas del 23 de marzo de 2009, se previno al Apoderado Especial Registral de  TRANSAT A.T. INC. con el fin de que aportara la legalización de los certificados originales presentados como prueba en el escrito de la oposición, así como las traducciones del caso. (Ver folio 155 del del Legajo de Prueba tomo I.)


8.      Por resolución de las 10:41 horas del 12 de mayo de 2009, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se concedió a  TRANSAT A.T. INC una única prórroga solicitada de ocho días para cumplir lo prevenido en el auto del 23 de marzo de 2009. (Ver folio 158 del Legajo de Prueba tomo I.)


9.      Mediante escrito del 11 de junio de 2009, el Apoderado Especial Registral de AIR TRANSAT A.T., INC, aportó la prueba prevenida. (Ver folios del 160 al 338 del del Legajo de Prueba tomo I.)


10.  Mediante resolución de las 9:02:34 horas del 17 de agosto de 2009, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se declaró sin lugar la oposición interpuesta por TRANSAT A.T., INC. contra la solicitud de inscripción de la marca TRANSAR. Asimismo, el Registro rechazó la solicitud de inscripción de las marcas TRANSAT Y AIR TRANSAT. (ver folios del 339 al 345 del del Legajo de Prueba tomo I.)


11.  Por resolución de las 9:35:24 del 17 de setiembre de 2009, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial,  se anuló la resolución de las 9:02:34 horas del 17 de agosto de 2009. Al efecto se indicó que conforme los artículos 17 y 18 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, de previo a pronunciarse sobre la oposición formulada por AIR TRANSAT A.T. INC debían acumularse las solicitudes de inscripción de marca. Etapa que no se habría cumplido en el caso. Asimismo, se ordenó continuar el trámite de las solicitudes de TRANSAT  y AIR TRANSAT a efectos de enderezar los procedimientos y acumular dichas solicitudes con la presentada por TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS, SA DE CV. (Ver folios 346 al 347 del Legajo de Prueba tomo I.)


1.      A pesar de lo anterior, el 28 de setiembre de 2009 se inscribieron las marcas TRANSAT Y AIR TRANSAT. (Ver folios 20 y 40 del del Legajo de Prueba tomo I.)


2.      En el informe de expediente de 25 de enero de 2010, firmado por el señor ALVARO VALVERDE MORA, se indicó que los registros de las  marcas TRANSAT Y AIR TRANSAT, sea los números 194887 y 194889, se encontrarían presuntamente viciados de nulidad por haber violentado el derecho de prelación de la solicitud de la Marca Transar que habría sido presentado con anterioridad.  En el informe de expediente, se recomienda abrir el procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros arriba citados. (Ver folios 2 al 5 del expediente rotulado Nulidad de Oficio)


3.      Mediante resolución N.° 61-2010 de las 13:00 horas del 26 de enero de 2010, el entonces Ministro de Justicia Hernando Paris, ordenó la apertura de un procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta contra los actos de registro 194887 y 194889. Asimismo, el señor Ministro de Justicia nombró como órgano director al señor Alvaro Valverde Mora  para instruir ese procedimiento. (Ver folios 6 y 7 del expediente rotulado Nulidad de Oficio)


4.      Mediante resolución N.° 01-2010 de las 10:00 horas del 17 de febrero de 2010, el órgano director abrió el procedimiento administrativa para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos de registro 194887 y 194889. Esto por haber sido inscritas con violación del principio de prelación. En esta misma resolución se informó al Apoderado de TRANSAT A.T. INC sobre los derechos de defensa que le asistían, incluyendo la posibilidad de producir prueba y acceder al expediente administrativo. Asimismo, se le impuso en conocimiento de los recursos que se podían interponer contra la resolución. Finalmente, se señaló el 17 de marzo, a las 9:00 horas, para celebrar la audiencia oral y privada. Esta resolución fue comunicada a todas las partes el 22 de febrero de 2010. (Ver folios del 10 al 20 del expediente rotulado Nulidad de Oficio)


5.      El día 17 de marzo de 2010 se celebró la audiencia oral y privada. En esta audiencia, el señor Apoderado Especial Registral de TRANSAT A.T. INC manifestó estar consciente de los errores en la inscripción de las marcas TRANSAT Y AIR TRANSAT. Asimismo, el señor Apoderado solicito suspender la audiencia para concertar un arreglo con los representantes de TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS, SA DE CV  (Ver acta de audiencia visible a folios 22 y 23 del expediente rotulado Nulidad de Oficio)


6.      Por auto de las 9:20 horas del 17 de marzo de 2010, el órgano director rechazó la solicitud de suspender la audiencia oral y privada. (Ver folio 25 del expediente rotulado Nulidad de Oficio)


7.      Mediante escrito recibido el 17 de marzo de 2010, los representantes de la empresa  TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS, SA DE CV insistieron en que se declarara la nulidad absoluta, evidente y manifiesta  los registros 194887 y 194889. (Ver folios 26 al 29 del expediente rotulado Nulidad de Oficio)


8.      En fecha 24 de marzo de 2010, el órgano director presentó su informe al Ministro de Justicia indicando que es pertinente declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros 194887 y 194889.(Ver folios del 30 al 36 del expediente rotulado Nulidad de Oficio.)


 


 


II.-       EN ORDEN A LA POTESTAD DE REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS


 


            Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N.° 7978 de 6 de enero de 2000 (LMSD). Disposición que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca. Para efectos de claridad, transcribimos el numeral 37 no sin advertir que el último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:


 


“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.


No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.


La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.


No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.


El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.


La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”


 


            En efecto, tal y como se ha indicado en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.


 


            Sin embargo, desde el dictamen C-421-2007 la jurisprudencia administrativa ha tenido la cautela de advertir que el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades. Esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración. 


 


“Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.


 


La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).


 


En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).”


 


            Desde el dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos. Se transcribe en lo conducente el dictamen recién citado:


 


“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”


 


            Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011 y C-34-2012 de 30 de enero de 2012.


 


            Ahora bien, también se ha señalado que tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. Transcribimos nuevamente el dictamen C-421-2007:


 


“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”


 


 


III. EN ORDEN A LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DE LAS INSCRIPCIONES DE REGISTRO NUMEROS 194887 Y 194889


 


Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir que efectivamente los actos de inscripción de las marcas TRANSAT Y AIR TRANSAT, registros números 194887 y 194889 se encuentran viciados de nulidad absoluta, evidente y manifiesta por violación palmaria del artículo 8 LMSD.


 


Debe reiterarse que de acuerdo con el artículo 37 LMSD, los actos de inscripción de marcas que padezcan de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta por violación de los artículos 7 y 8 de la misma Ley de Marcas son susceptibles de ser declarados inválidos en sede administrativa.


 


Particularmente, el artículo 8 LMSD establece una disposición de orden procedimental y formal que tiene por fin último garantizar el denominado derecho sustantivo de prelación protegido por el artículo 4 LMSD. El alcance del artículo 8 LMSD ha sido examinado en el dictamen C-34-2012 de 30 de enero de 2012:


 


“Pues bien, de conformidad con las normas transcritas, el Registro de la Propiedad Industrial no puede llevar a cabo la inscripción de una marca si se encuentra en trámite la solicitud por un tercero de una marca similar o idéntica desde una fecha anterior que distingue los mismos productos o servicios, a la que le asiste, en consecuencia, el derecho de prelación establecido en el artículo 4 de la Ley de Marcas.”


 


            Efectivamente, es importante resaltar que el artículo 8 LMSD, en específico en sus incisos a y b, establece  un impedimento para que el Registro de Propiedad Industrial inscriba una marca idéntica o similar a otra en trámite de registro, por parte de un tercero  desde una fecha anterior y que distinga los mismos productos o servicios o servicios o productos diferentes, pero susceptibles de ser asociados.


 


“Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:


a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.


b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.


c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.


d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.


e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.


f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense.


g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.


h) (Así derogado por el artículo 1° aparte e) de la Ley 8632 del 28 de marzo de 2008)


i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida desde una fecha anterior.


j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.


k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.”


 


            Es decir, que  el Registro de la Propiedad Industrial no puede válidamente  llevar a cabo la inscripción de una determinada marca si ya se encuentra en trámite otra solicitud de un tercero tendiente a inscribir una marca similar o idéntica que identifique los mismos productos y servicios o, en general, que exista riesgo de confusión. Esto siempre que la solicitud del tercero haya sido presentada en fecha anterior.


 


            Debe advertirse también que el artículo 17 LMSD establece cuál debe ser el procedimiento a sustanciar, cuando se presente una solicitud de marca que, en principio, sea similar a otra solicitud de marca presentada anteriormente, sea los supuestos de los incisos a y b del artículo 8 LMSD.


 


            En este sentido, el artículo 17 LMSD establece la posibilidad de que el solicitante más reciente – el último en tiempo - presente su respectiva oposición. Asimismo, la norma establece el deber del Registro de la Propiedad Industrial de acumular los expedientes en cuestión – sea la solicitud del primero en tiempo junto con el del opositor - a fin de resolverlos en forma conjunta.


 


Artículo 17°- Oposición con base en una marca no registrada. Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.


El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cualsea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.”


 


             En el caso concreto, resulta evidente y manifiesto que las marcas TRANSAT y AIR TRANSAT fueron inscritas  en el Registro de la Propiedad Industrial con violación del artículo 8 LMSD. Lo anterior por diversas razones.


 


Primero, es claro que  en el momento de  presentación de la solicitud para la inscripción de las marcas TRANSAT Y AIR TRANSAT– sea el 21 de octubre de 2008 – ya se encontraba en trámite de registro una  solicitud de inscripción de la marca TRANSAR, perteneciente a un tercero.  Esto desde julio de 2007.


 


Luego es también evidente que la inscripción de las marcas TRANSAT y AIR TRANSAR se realizó a pesar de que el mismo propietario de estas marcas, a escasos días de formular su solicitud de registro, hubiese presentado a su vez una gestión de objeción contra la solicitud de inscripción de la marca TRANSAR. Gestión de oposición que a la fecha no ha sido resuelta.


 


Tercero, resulta evidente que la inscripción de las marcas TRANSAT y AIR TRANSAR se realizó a pesar de que, conforme lo dispone el artículo 17 LMSD, lo procedente – en vista de la oposición formulada – consistía en acumular sus solicitudes junto con la presentada por TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS, SA DE CV para la inscripción de su marca TRANSAR.


 


Cuarto, resulta evidente que la inscripción de las marcas TRANSAT y AIR TRANSAR se realizó a pesar de que mediante resolución de las 9:35:24 del 17 de setiembre de 2009, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se ordenó, precisamente conforme los artículos 17 y 18 LMSD, acumular esas solicitudes de inscripción de marca junto con la formulada por TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS, SA DE CV. Lo anterior de previo a pronunciarse sobre la oposición formulada por  TRANSAT A.T. INC, la cual, insistimos, no ha sido resuelta.


 


            Ergo, los registros de inscripción números 194887 y 194889 se encuentran viciados por una nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Esto por violación grave de los trámites sustanciales del procedimiento administrativo de Ley. Específicamente el procedimiento previsto por los artículos 8 y 17 LMSD.


 


            En todo caso, no debe escapar que según lo manifestado por el Apoderado Especial Registral de TRANSAT A.T. INC en la audiencia oral y privada del día 17 de marzo de 2010, la empresa ha estado consciente consciente de los errores en la inscripción de las marcas TRANSAT Y AIR TRANSAT. Cosa que por supuesto no es óbice para este dictamen.


 


            Ahora bien, debe advertirse que el presente pronunciamiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta no se sustenta, de ninguna forma, en una valoración sobre la similitud entre las marcas TRANSAR Y TRANSAT. Es un punto no cuestionado que el determinar si dos marcas son similares con riesgo de confusión, escapa al alcance del procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Ya en el dictamen C-34-2012 se ha señalado que una valoración de esa naturaleza, en principio, exigiría una operación intelectiva más compleja y detenida que no es propia del ámbito de las nulidades manifiestas y absolutas.


 


“La dificultad que se plantea de lo expuesto es que, en tesis de principio, para poder pronunciarse este órgano acerca de la validez del acto registral cuestionado habría que emitir antes un juicio técnico acerca de si las marcas en conflicto son o no semejantes en los términos del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y susceptibles de causar confusión al público consumidor. Pues solo en la medida de que se trate de marcas similares es que las prohibiciones del artículo 8 cobran sentido.


Como fácilmente se puede comprender, entrar en un examen de esa naturaleza resulta improcedente debido a que excedería los alcances de este tipo procedimientos, al desvirtuarse las notas de evidente y manifiesta que siempre deben estar presentes cuando se confronta la actuación administrativa con la norma jurídica al exigir una valoración más compleja y detenida. Además, resultaría indebido emitir un criterio vinculante al respecto, tomando en cuenta que, según se indicó en los puntos 4, 7, 8 y 12 del epígrafe de Antecedentes, en este momento se encuentre pendiente de resolución una oposición gestionada por Alpina Productos Alimenticios S.A. a la solicitud de registro del distintivo FINEZZO, tramitada en el expediente n.° 2006-636, en la que el Registro de la Propiedad Industrial debe determinar si es posible o no la coexistencia registral de las marcas en disputa; y que incluso podría llegar a conocimiento del Tribunal Registral Administrativo.”


 


Por el contrario, debe insistirse en que en el presente asunto, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta  de los actos de inscripción de los registros números 194887 y 194889 tiene su causa y origen en el quebrantamiento de las normas procedimentales previstas por la Ley en el artículo 8 LMSD, por lo que este pronunciamiento no prejuzga la existencia o no de un riesgo de confusión entre las marcas TRANSAT y TRANSAR.


 


Finalmente, no debe obviarse que este dictamen se rinde dentro del plazo de prescripción establecido por norma especial en el artículo 37 LMSD.


 


 


 


 


IV. CONCLUSION


 


Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, de los actos de inscripción de los registros números 194887 y 194889del registro n.° 168968, correspondiente a las marcas TRANSAT y AIR TRANSAT .


 


 


 


                                                                                Atento se suscribe;


 


 


 


                                                                                Jorge Andrés Oviedo Alvarez                            


                                                                                Procurador Adjunto    


 


 


 


 


JOA/jmd