05 de julio, 2012

C- 170-2012

 

Señor

Fernando Ferraro Castro

Ministro

Ministerio de Justicia y Paz

 

Estimado señor:

 

            Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta al oficio DMJ-374-02-10 de 22 de febrero  de 2010, mediante el cual se nos requiere el dictamen preceptivo y favorable, exigido por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de inscripción del Registro Número 155646 correspondiente a la marca PLENOVIT, propiedad de LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C Y F.

 

 I.- ANTECEDENTES

 

            Luego del análisis del expediente administrativo que se adjuntó a la gestión, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

            Mediante solicitud formulada el 30 de abril de 2004, LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F requirió al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca PLENOVIT, clase 5 Internacional, correspondiente productor farmacéuticos utilizados como complementos alimenticios. (Ver folios 1 a 9 del expediente de Nulidad de Oficio)

 

            Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 3 de marzo de 2005, LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F entabló acción de Nulidad contra el Registro de la Marca PLENOVIT AO, inscrita bajo el número 132664 y desde el 14 de marzo de 2001. La acción de nulidad se ha basado en la existencia de una identidad gráfica fonética e ideológica entre las marcas y en la notoriedad de la marca PLENOVIT.(Ver folios del 55 al 71 del expediente de Nulidad de Oficio).

 

            Mediante resolución de las 8 horas del 11 de agosto de 2005, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad otorga un plazo de un mes a PANALAB S.A., propietaria de la marca PLENOVIT AO para referirse a la acción de nulidad entablada en su contra. (Ver folios 84 a 85 del expediente de Nulidad de Oficio.)

 

            En fecha 23 de setiembre de 2005, PANALABA S.A. se opuso a la acción de nulidad de LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F. (Ver folios 86 a 91 del expediente de nulidad de oficio.)

 

            La resolución de 28 de mayo de 2009 resolvió en contra de la acción de nulidad interpuesta por LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F y confirmó el registro de PLENOVIT AO.(Ver folios 212 a 224 del expediente de nulidad de oficio.)

 

            Por resolución de las 9:56.44 horas del 26 de junio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial conoce recurso de revocatoria y apelación en subsidio interpuesto por LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F contra una resolución de las 8:00 de 28 de mayo de 2009. Se declara sin lugar la revocatoria y se admite la apelación. (Ver 161 a 163 del expediente de Nulidad de Oficio)

 

            El 25 de noviembre de 2009, la Asesoría Jurídica emite su Informe de Expediente N.° 2004-3055 en relación con el registro N.° 155646 de la marca PLENOVIT, propiedad de LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F. En este informe se indica que ese registro padece de una presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta por cuanto, de previo a su inscripción, ya se encontraba registrada la marca PLENOVIT AO. (Ver folios 167 a 170 del expediente de nulidad de oficio)

 

            Mediante resolución de las 11:38 horas del 7 de diciembre de 2009, el señor Ministro de Justicia, nombra como órgano director de procedimiento al señor Alvaro Valverde Mora y como suplente al señor Mauricio Granados Morales. Esto con el objeto de que inicien un procedimiento administrativo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro N.° 155646.(Ver folios 172 a 174 del expediente administrativo.)

 

            Mediante resolución de las 10:10 horas de 4 de enero de 2010, el órgano director abre el procedimiento administrativo para  declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro N.° 155646. En este resolución se indica el carácter y naturaleza del procedimiento, se pone en conocimiento y a disposición de la empresa LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F el expediente administrativo correspondiente, se le impone sobre los recursos que procedían contra esa resolución y sobre las facultades propias del debido proceso y se señaló para audiencia oral y privada el 1 de febrero de 2010. Esta resolución fue comunicada a la interesada el 5 de enero de 2010.(Ver folios 193 a 251 del expediente de nulidad de oficio)

 

            Por escrito de 13 de enero de 2010, la apoderada especial de LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F advierte que para ese momento ya existía un procedimiento de nulidad de la marca PLENOVIT S.A. que se encontraba  en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo bajo el expediente N.° 2009-0982-TRA-PI.(Ver folios 205-208 del expediente de nulidad de oficio)

 

            En la audiencia oral y privada que se celebró el 1 de febrero de 2010, la apoderada de LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F nuevamente indicó que ya existía un procedimiento de nulidad de la marca PLENOVIT AO que se encontraba  en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo bajo el expediente N.° 2009-0982-TRA-PI. (Ver folios 210 a 211 del expediente de nulidad de oficio.)

 

            El 12 de febrero de 2010, el órgano director emite su informe final recomendando la declaratoria de nulidad del registro de PLENOVIT. (Ver folios 233 a 241 del expediente de nulidad de oficio)

 

            A través de su voto N.° 29-2010 de las 9:55 de 11 de enero de 2010, el Tribunal Registral Administrativo declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F contra la resolución del Registro de Propiedad Industrial de 28 de mayo de 2009 y en el mismo acto anuló la inscripción de marca PLENOVIT AO. Esto por tratarse de una marca notoria.

 

II.-       EN ORDEN A LA POTESTAD DE REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS

 

            Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N.° 7978 de 6 de enero de 2000 (LMSD). Disposición que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca. Para efectos de claridad, transcribimos el numeral 37 no sin advertir que el último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

 

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

 

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

 

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”

 

            En efecto, tal y como se ha indicado en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

 

            Sin embargo, desde el dictamen C-421-2007 la jurisprudencia administrativa ha tenido la cautela de advertir que el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades. Esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración. 

 

“Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.

 

La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

 

En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).”

           

            Desde el dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos. Se transcribe en lo conducente el dictamen recién citado:

 

“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”

 

            Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011 y C-34-2012 de 30 de enero de 2012.

 

            Ahora bien, también se ha señalado que tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. Transcribimos nuevamente el dictamen C-421-2007:

 

“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”

 

III. EN ORDEN A LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DE LA INSCRIPCION DE LA MARCA PLENOVIT

 

            Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir que no es posible rendir el dictamen preceptivo y favorable requerido.

 

            En efecto, debe insistirse en que, de acuerdo con el artículo 37 LMSD, para declarar de oficio la nulidad de una marca, dicha invalidez debe ser absoluta, evidente y manifiesta. Lo anterior por así requerirlo expresamente el párrafo 1 del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública aplicable a la materia.

 

            Es decir que no es cualquier vicio en el acto en el que puede ser declarado por la vía administrativa de oficio del artículo 173, debe reunir las características, de un lado, de absoluto, y luego, de evidente y manifiesto.

 

            Ahora bien, en nuestra jurisprudencia administrativa ya se ha explicado que para acreditar una nulidad tan radical, el vicio debe ser fácilmente perceptible. Esto excluye todas aquellas situaciones donde, a pesar de la concurrencia de un vicio nulidad absoluta, éste no resulte patente y se requiera una labor de interpretación para su determinación. Al respecto, se transcribe lo señalado en el dictamen C-140-2010 de 15 de julio de 2010:

 

“ Y es que, indudablemente, la potestad establecida en el artículo 173 LGAP constituye una excepción a la regla general de nuestro Derecho Administrativo, conforme la cual, la Administración se encuentra impedida para anular, de oficio y por sí misma, sus propios actos declarativos de derechos. Regla general que se encuentra expresamente consagrada en el artículo 183.3 de la misma LGAP, pero que, no obstante, tiene un claro fundamento constitucional en los numerales 34 y 11 de la Constitución Política (CPCR).

 

Así las cosas, la posibilidad de que la Administración anule sus propios actos declarativos de derechos, ha quedado circunscrita a supuestos excepcionales, sea aquellos donde la ausencia de uno o varios de los elementos del acto administrativo sea perceptible aún para una persona sin conocimiento en Derecho. Esto por supuesto excluye todas aquellas situaciones donde, a pesar de la concurrencia de un vicio de nulidad absoluta, este no resulta perceptible en forma patente, y se requiere por tanto alguna labor de interpretación jurídica para determinarlo. Este criterio fue expuesto con contundencia en el Manual de Procedimiento Administrativo, elaborado por este Órgano Superior Consultivo, en el cual se indicó:

 

“Y en tal sentido, con el fin de no caer en repeticiones innecesarias, debemos indicar que hemos hecho nuestro el criterio expresado por el Tribunal Supremo español, en sentencia de 26 de enero de 1961, en el sentido de que la ilegalidad manifiesta es aquella “--- declarada y patente, de suerte que se descubra por la mera confrontación del acto administrativo con la norma legal, sin necesidad de acudir a interpretación o exégesis”. (Arguedas Chen Apuy y otros. Manual de Procedimiento Administrativo. Procuraduría General. 2007. P. 197)

 

Conviene indicar que el artículo 173 LGAP ha adoptado, entonces, la denominada Teoría de la Evidencia. De acuerdo con esta teoría, los supuestos de nulidad de pleno derecho, declarables por la propia Administración, deben limitarse a aquellos supuestos en los que un ciudadano medio, con conocimiento de todas las circunstancias del caso concreto, puede apreciar la gravedad de la infracción de que adolece el acto. (Al respecto, GARCIA LUENGO, JAVIER. Los supuestos de nulidad de pleno derecho al margen de la Ley de Procedimiento Común. En Revista de Derecho Administrativo. N.° 159. 2002.) (Ver también C-55-2011 de 3 de marzo de 2011 y C-80-2011 de 7 de abril de 2011)”

 

            Ahora bien, debe advertirse que en el presente caso no nos hallamos   ante un vicio que reúna esa condición indispensable de ser evidente y manifiesto.

 

            En efecto, a pesar de que en el expediente abierto se acreditó que en el momento de la inscripción de la marca PLENOVIT, registro N.° 155646 – propiedad de LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F – ya existía otra marca inscrita  con identidad ideológica y gráfica , sea PLENOVIT AO – registro  número 132664 -, lo cierto es que ni siquiera en el momento de abrir el procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesto, sea el 4 de enero de 2010, era posible tener por acreditado un quebrantamiento patente del artículo 8 LMSD.

 

            Lo anterior en el tanto  que ya para cuando se dictara la resolución de apertura del procedimiento que aquí se examina, se encontraba en trámite una acción de nulidad – por violación de marca notoria -  incoada por LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F  contra el registro número 132664. Acción de nulidad que se tramitó al amparo de lo previsto en el primer párrafo del artículo 37 LMSD y que, entonces, se encontraba en apelación. No debe escapar que esta circunstancia fue puesta en conocimiento del órgano director antes y durante la audiencia oral y privada.

 

            Es claro que la incoación de ese procedimiento de nulidad contenciosa, sustanciado bajo el expediente 2009-0982-TRA-PI,  constituía un obstáculo insalvable para que la Administración pudiese tener por acreditado un vicio absoluto, evidente y manifiesto. Esto por cuanto se encontraba pendiente de dilucidar y determinar, por parte del Tribunal Registral Administrativo, la notoriedad de la marca PLENOVIT.

 

            En todo caso debe advertirse que, tal y como se ha expuesto en la relación de antecedentes, la acción o solicitud de nulidad promovida por LABORATORIOS PHOENIX SAIC Y F  contra el registro número 132664,  fue resuelta, por la vía del recurso de apelación, por el Tribunal Registral Administrativo, el cual en su voto N.° 29-2010 de las 9:55 de 11 de enero de 2010 efectivamente anuló  dicho registro que correspondía a la marca PLENOVIT AO.

 

            Por supuesto, el hecho de que el Tribunal Registral Administrativo anulara la marca PLENOVIT AO implica un obstáculo insalvable para rendir el dictamen preceptivo y favorable a la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la marca PLENOVIT.

 

IV. CONCLUSION

 

            Con fundamento en lo expuesto, se devuelve sin el dictamen afirmativo solicitado la gestión tendiente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo de inscripción del Registro Número 155646 correspondiente a la marca PLENOVIT, propiedad de LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C Y F.

 

Atento se suscribe;

 

Jorge Andrés Oviedo Alvarez                            

Procurador Adjunto                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOA/jmd