11 de setiembre, 2012

C-205-2012

                                                                      

Señor

Fernando Ferraro Castro

Ministro

Ministerio de Justicia y Paz

 

Estimado señor:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta al oficio MJP-027-01-11 de 17 de enero de de 2011, mediante el cual se nos requiere el dictamen preceptivo y favorable, exigido por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de inscripción del Registro de Nombre Comercial N.° 164429 correspondiente al nombre comercial ZONA FRANCA COYOL, propiedad de la empresa denominada PLAZA INDUSTRIAL EL COYOL S.A.

 

 

I.-        ANTECEDENTES

 

            Luego del análisis del expediente administrativo que se adjuntó a la gestión, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

1.             Por escrito de 23 de marzo de 2006, el representante de ZONA FRANCA COYOL S.A., solicitó al Registro Público de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial ZONA FRANCA COYOL. (Ver folios 17 a 19 del expediente administrativo.)

 

2.             Mediante memorial presentado el 5 de mayo de 2005, los representantes de PLAZA INDUSTRIAL EL COYOL, S.A., solicitaron al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial ZONA FRANCA COYOL. (Folios 1 y 2 del expediente administrativo.)

 

3.             La solicitud de ZONA FRANCA COYOL S.A. fue inscrita el 20 de octubre de 2006. (Ver Folio 46 del expediente administrativo.)

 

4.             La solicitud de PLAZA INDUSTRIAL EL COYOL S.A. fue inscrita el 4 de diciembre de 2006. (Ver folios 45 del expediente administrativo.)

 

5.             Mediante resolución N.° 555-2010 de las 9:43 horas del 4 de noviembre de 2010, el Ministro de Justicia ordenó la apertura de un procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro número 164429 – propiedad de PLAZA INDUSTRIAL EL COYOL -. Esto por cuanto previamente se habría inscrito el registro comercial N.° 163344, propiedad de ZONA FRANCA COYOL S.A. Asimismo, designó el correspondiente órgano director. (Ver folios 49 y 50 del expediente administrativo.)

 

6.             Mediante resolución de las14:00 horas del 25 de noviembre de 2010, el órgano director abrió el correspondiente procedimiento administrativo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro número 164429. En esta resolución se indicó el carácter y naturaleza del procedimiento. Se impuso en conocimiento de PLAZA INDUSTRIAL EL COYOL sobre los derechos de defensa con que la Ley asiste al eventual afectado. El advirtió sobre la disponibilidad del expediente administrativo y de los recursos con que la Ley permite al eventual afectado impugnar la decisión de inicio del procedimiento y finalmente convocó a una audiencia oral y privada el 21 de diciembre de 2010. (Ver folios 53 al 63 del expediente administrativo.)

 

7.             El 21 de diciembre de 2010 se realizó la audiencia oral y privada señalada por el órgano director. En esta audiencia, el representante de PLAZA INDUSTRIAL EL COYOL S.A. manifestó su anuencia a que se declarara la nulidad del registro número 164429. (Ver folios del 66 al 67 del expediente administrativo.)

 

8.             Mediante oficio del 21 de diciembre de 2010, PLAZA INDUSTRIAL EL COYOL renunció expresamente a la inscripción del nombre comercial del registro número 164429.(Ver folios 68 69 del expediente administrativo.)

 

9.             Por resolución del 11 de enero de 2011, el órgano director presentó su informe final. (Ver folios del 72 al 77 del expediente administrativo.)

 

 

 

 

 

 

II.-       EN ORDEN A LA POTESTAD DE REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS.

 

            Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N.° 7978 de 6 de enero de 2000 (LMSD). Disposición que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca. Para efectos de claridad, transcribimos el numeral 37 no sin advertir que el último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”

 

            En efecto, tal y como se ha indicado en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

 

            Sin embargo, desde el dictamen C-421-2007 la jurisprudencia administrativa ha tenido la cautela de advertir que el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades. Esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración. 

 

“Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.

La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).”

 

            Desde el dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos. Se transcribe en lo conducente el dictamen recién citado:

 

“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”

 

            Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011 y C-34-2012 de 30 de enero de 2012.

 

            Ahora bien, también se ha señalado que tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. Transcribimos nuevamente el dictamen C-421-2007:

 

“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”

 

 

III.-     IMPROCEDENTENCIA DE DECLARAR LA NULIDAD  ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL REGISTRO 164429.

 

Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir que no es posible rendir el dictamen preceptivo y favorable requerido.

 

En efecto, revisado el expediente administrativo, se constata que mediante memorial de 21 de diciembre de 2010, PLAZA INDUSTRIAL EL COYOL S.A.  renunció expresamente al registro de nombre comercial N.° 164429.

 

Debe insistirse. Durante la audiencia oral y privada  convocada por el órgano director para el mismo 21 de diciembre de 2010, el apoderado especial administrativo de PLAZA INDUSTRIAL EL COYOL S.A. ya habría manifestado su desinterés en mantener el registro de nombre comercial correspondiente al registro N.° 164429.

 

Sin embargo, mediante memorial también de ese 21 de diciembre, los señores Andrew Paul Vickers y Alvaro Monge Rodríguez – Apoderados Generalísimos sin límites de suma con facultades conjuntas de PLAZA INDUSTRIAL EL COYOL- expresamente renunciaron a la inscripción del nombre comercial bajo el registro N.° 164429 y rogaron su cancelación.

 

Ahora bien, es un principio general del derecho que los derechos patrimoniales, y su inscripción en los registros públicos, pueden extinguirse por la renuncia de su titular, siempre y cuando dicha renuncia sea ejercida  conforme la buena fe  y se satisfagan  las solemnidades que en cada caso la Ley imponga. Esto según doctrina de los artículos 21 y 474 del Código Civil. (Sobre el alcance del artículo 474 CC puede verse el dictamen C-45-1999 de 23 de febrero de 1999).

 

Igualmente es claro que para que la renuncia a un derecho sea válida y eficaz  no debe implicar el quebranto de ninguna norma imperativa o prohibitiva ni constituir tampoco algún tipo de fraude legal. Doctrina de los artículos  19 y 20 del Código Civil.

 

Lo anterior es indudablemente aplicable al caso de los registros de nombre comercial.

 

En este sentido, debe advertirse que el artículo 67 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos expresamente dispone que las personas no solamente pueden renunciar a los nombres comerciales de su propiedad, sino que su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial puede ser cancelada en cualquier tiempo cuando, precisamente, el titular así lo manifieste. Tómese nota de que tal  solicitud de cancelación no está sometida a solemnidad alguna:

 

Artículo 67°- Registro del nombre comercial. El titular de un nombre comercial podrá solicitar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular.

Un nombre comercial se registrará ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y las sociedades civiles y mercantiles en los registros públicos correspondientes y sin perjuicio de los derechos resultantes de tal inscripción.

 

Es decir que el hecho de que un titular solicite la cancelación de un registro de nombre comercial de su propiedad, implica – en principio - la extinción del mismo salvo que dicha renuncia sea contraria a la buena fe o violente alguna norma de orden público.

 

Ahora bien, en el presente caso, es evidente que el titular del registro de Nombre Comercial N.° 164429 renunció al derecho y solicitó la cancelación de su inscripción desde antes de que, incluso, concluyera la sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo abierto para declarar su nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

 

Asimismo, es notorio que en el supuesto del registro N.° 164429 no se ha constatado que existan razones de orden público – como las previstas en el artículo 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos – que obsten a la validez y eficacia de esa renuncia. Mucho menos de que ésta se haya realizado en contravención del principio general de buena fe.

 

Ergo, es claro que no procede dictaminar si efectivamente el registro de Nombre Comercial N.° 164429 se encuentra viciado por una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, pues, como es palpable, ya su titular original – sea PLAZA INDUSTRIAL EL COYOL S.A. – ha renunciado al derecho de su registro-  lo cual implica su extinción -, por  que lo procedente es realizar la correspondiente cancelación en el Registro de Propiedad Industrial.

 

 

IV.-     CONCLUSION

 

Con fundamento en lo expuesto, se devuelve sin el dictamen afirmativo solicitado la gestión tendiente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo de inscripción del registro de Nombre Comercial N.° 164429 de PLAZA INDUSTRIAL EL COYOL. Esto por cuanto su titular ya ha renunciado a su registro y ha solicitado su cancelación.

 

                                                                                Atentamente,

 

 

                                                                                Jorge Andrés Oviedo Alvarez                             

                                                                                Procurador Adjunto

 

 

JOA/ymd