04 de marzo, 2013

C-027-2013

                                  

Señor

Fernando Ferraro Castro

Ministro de Justicia y Paz

 

Estimado señor:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta al oficio MJP-078-02-13 de 13 de febrero de 2013, mediante el cual se nos requiere el dictamen preceptivo y favorable, exigido por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de inscripción del Registro de Marca UP & GO, número 220106.

 

 

I.                   ANTECEDENTES

 

            Luego del análisis del expediente administrativo que se adjuntó a la gestión, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

1.      Por oficio sin número, presentado el 31 de marzo de 2011, el señor Jorge Tristán, en su condición de Apoderado Especial de Kimberly Clark Worldwide, solicitó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción a nombre de ésta de la Marga Huggies Up & Go.(Folios del 1 al 3 del Tomo I del expediente administrativo, Legajo de Prueba)

2.      En fecha 7 de setiembre de 2011, el señor Néstor Morera Víquez, en su condición de Apoderado Especial de SCA HYGIENE PRODUCTS A.B, formuló su oposición la inscripción de la marca Huggies Up & Go. (Folios del 6 al 24 del Tomo I del expediente administrativo, Legajo de Prueba.)

3.      Mediante resolución de las 13:45:59 horas del 14 de setiembre de 2011, el Registro otorgó traslado, por dos meses, sobre la oposición planteada por SCA HYGIENE PRODUCTS contra la inscripción de la marca Huggies Up & Go. (Ver folio 38 del Tomo I del expediente administrativo, Legajo de Prueba.)

4.      Por escrito de 28 de noviembre de 2011, Jorge Tristán, Apoderado Especial de Kimberly Clark atiende la audiencia sobre la oposición de SCA HYGIENE PRODUCTS A.B. y solicita que sea desestimada. (Ver folios del 150 al 160 del Tomo I del expediente administrativo, Legajo de Prueba)

5.      Mediante resolución de las 13:19:12 horas del 10 de enero de 2012, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial ordenó acumular el expediente 2011-9732 – correspondiente a la solicitud de Kimberly Clark - con el expediente 2011-3128 que es solicitud formulada por SCA HYGIENE para la inscripción de su marca UP & GO. (Folio 167 del Tomo I del expediente administrativo, Legajo de Prueba)

6.      Que el 10 de agosto de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial, sin resolver el expediente 2011-9732, procedió a inscribir la Marca de Fábrica y Comercio UP & GO a nombre de SCA HYGIENE PRODUCTS AB. bajo el número 220106. (Ver folios 208 al 209 del Tomo I del expediente administrativo, Legajo de Prueba)

7.      En fecha 8 de noviembre de 2012, se elaboró el denominado Informe de Expediente de Actividad Procesal Defectuosa en relación con la inscripción de la Marca UP & GO bajo el número 220106.En este informe se indica que la inscripción de dicha marca adolece de un vicio de nulidad pues su registro se realizó en quebranto del artículo 17 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el cual ordena resolver en una resolución aquellos expedientes que hubiesen sido acumulados por existir oposición. (Ver folios del 01 al 05 del Expediente administrativo, 05-2012)

8.      Por resolución N.° 744-2012 de las 15:00 horas del 8 de noviembre de 2012, el Ministro de Justicia y Paz ordena la instrucción de un procedimiento ordinario para determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro N.° 220106. A este efecto, se delegó la instrucción en un órgano director.(Ver folios 7 y 8 del expediente administrativo, 05-2012)

9.      Por resolución de las 8:44 horas del 28 de noviembre de 2012, el órgano director abrió el procedimiento. En esta resolución se indicó que el procedimiento el carácter y objeto del procedimiento, sea declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro N.° 220106 Marca Comercial. Asimismo, se apercibió a SCA HYGIENE PRODUCTS A.B. sobre la causa que podría suscitar la nulidad del registro y se le previno sobre su derecho de defensa y su derecho a producir prueba. Se le impuso en conocimiento de toda la prueba documental y se puso a su disposición el expediente administrativo. Finalmente se le informó sobre los recursos que legalmente proceden contra ese tipo de resoluciones y señaló el 9 de enero de 2013 para celebrar la audiencia oral y privada.. Este acto fue comunicado a SCA HYGIENE PRODUCTS  el 3 de diciembre de 2012.(Folios del 13 al 22 del expediente administrativo, 05-2012)

10.  El día 13 de diciembre de 2012, el señor XXX solicitó la reprogramación de la audiencia oral y privada por tener un señalamiento previo. (Ver folio 23 del expediente administrativo, 05-2012)

11.  Por resolución de las 8:50 horas del 7 de enero de 2013, se reprogramó la audiencia oral y privada para el 30 de enero de 2013.(Folios 36 y 37 del expediente administrativo, 05-2012)

12.  El día 30 de enero de 2013 se celebró la audiencia oral y privada. En el transcurso de ella, el señor XXX, en su condición de Apoderado Especial de SCA HYGIENE PRODUCTS A.B., indicó expresa y manifiestamente que, en efecto, la inscripción de la Marca Registro N.°  N.° 220106 Marca Comercial se hizo de forma irregular. Consecuentemente, solicita que el registro, propiedad de su representada, sea cancelado lo antes posible. (Ver folios 50 al 51 del expediente administrativo, 05-2012)

 

 

II.                EN ORDEN A LA POTESTAD DE REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS

 

            Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N.° 7978 de 6 de enero de 2000 (LMSD). Disposición que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca. Para efectos de claridad, transcribimos el numeral 37 no sin advertir que el último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”

 

            En efecto, tal y como se ha indicado en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

 

            Sin embargo, desde el dictamen C-421-2007 la jurisprudencia administrativa ha tenido la cautela de advertir que el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades. Esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración. 

 

“Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.

 

La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

 

En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).”

 

            Desde el dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos. Se transcribe en lo conducente el dictamen recién citado:

 

“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”

 

            Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011 y C-34-2012 de 30 de enero de 2012.

 

            Ahora bien, también se ha señalado que tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. Transcribimos nuevamente el dictamen C-421-2007:

 

“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”

 

 

III. IMPROCEDENTENCIA DE DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL REGISTRO 164429

 

Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir que no es posible rendir el dictamen preceptivo y favorable requerido.

 

En efecto, revisado el expediente administrativo, se constata que durante la audiencia oral y privada  convocada por el órgano director para el 30 de enero de 2013, el apoderado especial administrativo de SCA HYGIENE PRODUCTS A.B., titular de la  Marca Registro N° 220106,  ya habría manifestado su voluntad de que se cancelara, y por consecuencia des-inscribiera dicha Marca. Esto en orden a subsanar los procedimientos de inscripción de marca que se han tramitado bajo los expedientes N:° 2011-9732 – correspondiente a la solicitud de Kimberly Clark - y N.° 2011-3128 que es solicitud formulada por SCA HYGIENE para la inscripción de su marca UP & GO. Expedientes que se encontraban acumulados.

 

Ahora bien, es un principio general del derecho que los derechos patrimoniales, y su inscripción en los registros públicos, pueden extinguirse por la renuncia de su titular, siempre y cuando dicha renuncia sea ejercida  conforme la buena fe  y se satisfagan  las solemnidades que en cada caso la Ley imponga. Esto según doctrina de los artículos 21 y 474 del Código Civil. (Sobre el alcance del artículo 474 CC puede verse el dictamen C-45-1999 de 23 de febrero de 1999)

 

Igualmente es claro que para que la renuncia a un derecho sea válida y eficaz  no debe implicar el quebranto de ninguna norma imperativa o prohibitiva ni constituir tampoco algún tipo de fraude legal. Doctrina de los artículos  19 y 20 del Código Civil.

 

Lo anterior es indudablemente aplicable al caso de los registros de marcas comerciales y otros signos distintivos. Esta tesis ya fue expuesta en el dictamen C-205-2012 de 11 de setiembre de 2012.

 

En este sentido, debe advertirse que el artículo 43 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos expresamente dispone que las personas no solamente pueden renunciar a los registros de marca de su propiedad, sino que su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial puede ser cancelada en cualquier tiempo cuando, precisamente, el titular así lo manifieste. Tómese nota de que tal  solicitud de cancelación no está sometida a solemnidad alguna:

 

“Artículo 43°- Renuncia al registro a pedido del titular. En cualquier momento, el titular del registro de una marca podrá pedir al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación de este registro. El pedido de cancelación devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.

Cuando aparezca inscrito algún derecho en favor de un tercero en relación con la marca, la cancelación solo se inscribirá previa presentación de una declaración escrita del tercero, con firma certificada notarialmente en virtud de la cual consiente en la cancelación.”

 

Es decir que el hecho de que un titular solicite la cancelación de un registro de marca de su propiedad, implica – en principio - la extinción del mismo salvo que dicha renuncia sea contraria a la buena fe o violente alguna norma de orden público o perjudique el derecho inscrito de un tercero sobre esa marca.

 

Ahora bien, en el presente caso, es evidente que el titular del registro de marca renunció al derecho y solicitó la cancelación de su inscripción lo más antes posible.

 

Asimismo, es notorio que en el supuesto del registro de marca N.° 220106, no se ha constatado que existan razones de orden público – como las previstas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos – que obsten a la validez y eficacia de esa renuncia. Mucho menos de que ésta se haya realizado en contravención del principio general de buena fe o que afecten el derecho inscrito de un tercero. (Ver Certificación visible a folio 208 a 209 del expediente administrativo, legajo de prueba.)

 

Ergo, es claro que no procede dictaminar si efectivamente el registro de la Marca N.° 220106 se encuentra viciado por una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, pues, como es palpable, ya su titular original – SCA HYGIENE PRODUCTS A.B.– ha renunciado al derecho de su registro-  lo cual implica su extinción -, por  que lo procedente es realizar la correspondiente cancelación en el Registro de Propiedad Industrial.

 

III.             CONCLUSION

 

Con fundamento en lo expuesto, se devuelve sin el dictamen afirmativo solicitado la gestión tendiente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo de inscripción del registro de Marca N.° 220106 UP & GO . Esto por cuanto su titular ya ha renunciado a su registro y ha rogado su cancelación.

 

                                                                     Atentamente,

 

 

 

                                                                                Jorge Andrés Oviedo Alvarez                            

                                                                                Procurador Adjunto 

 

JOA/jmd