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Texto Dictamen 065
 
  Dictamen : 065 del 04/03/2014   

04 de marzo de 2014


C-065-2014


 


Doctora


Ana Isabel Garita Vílchez


Ministra


Ministerio de Justicia y Paz


 


Estimada señora:


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, damos respuesta al oficio n.° MJP-061-02-2013, del 7 de febrero del año pasado, por medio del cual, el entonces Ministro Fernando Ferraro Castro, solicitó el dictamen acerca de la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro n.° 198118, correspondiente a la marca “NOVOXALFARMA”, propiedad de la empresa NOVOXAL FARMA S.A.


 


Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.


 


 


I.              ANTECEDENTES.


 


De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 06-2012 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de dos legajos (uno de prueba que consta de 38 folios y el expediente del procedimiento de 28 folios), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:


 


1)      El  31 de enero del 2000, el representante de la empresa FARMAVISIÓN S.A., cédula jurídica n.° 3-101-014512, con domicilio en San José, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “NOVOXAL”, cuyo país de origen es Costa Rica, en clase 5 internacional para proteger y distinguir: “PRODUCTOS FARMACEÚTICOS DE USO HUMANO, HIGIÉNICOS Y VETERINARIOS.” A esta solicitud se le asignó el número de expediente 2000-815 (folios 3 a 6 del Legajo de Prueba).


 


2)      Luego de realizado el 8 de febrero del 2000, el estudio de novedad de la solicitud anterior, el Registro de la Propiedad Industrial emitió el edicto respectivo que fue publicado en La Gaceta, en las ediciones números 71, 72 y 73 de los días 10, 12 y 13, respectivamente, del mes de abril de 2000 (folios 7 a 14 del Legajo de Prueba).


 


3)      El 27 de julio del 2000 la marca “NOVOXAL”, a favor de la empresa FARMAVISIÓN S.A., fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 121183 (folios 1, 2, 14 y 37 del Legajo de Prueba).


 


4)      El 8 de setiembre del 2009, el representante de la sociedad Novoxal Farma S.A., cédula jurídica n.° 3-101-515828, organizada y existente de acuerdo con las leyes de Costa Rica, y domiciliada en el “edificio Farmavisión S.A.”, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “NOVOXAL FARMA”, en la clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos de uso humano”. A esta solicitud se le asignó el número de expediente 2009-7905 (folios 15 a 21 del Legajo de Prueba).


 


5)      Luego de la elaboración del edicto y su respectiva publicación, el Registro de la Propiedad Industrial procedió a la inscripción de la marca “NOVOXAL FARMA”, a favor de la empresa Novoxal Farma S.A., el 13 de enero del 2010, bajo el número de registro 198118 (folios 29, 35 y 38 del Legajo de Prueba).


 


6)       El 13 de noviembre de 2012, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial realizó un informe de actividad procesal defectuosa en el que se indica que la inscripción de la marca “NOVOXAL FARMA”, a favor de la empresa Novoxal Farma S.A., se otorgó de manera irregular, al no haberse realizado el examen de fondo de dicha solicitud conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, a fin de determinar la existencia de algún signo anterior inscrito o en trámite con el que pudiera existir algún tipo de confusión o asociación empresarial en cuanto a la naturaleza de los productos ofrecidos, que de haberse hecho, mostraría la existencia de la marca inscrita “NOVOXAL”, con la que “claramente comparten canales de distribución, puestos de venta y van destinados a un mismo tipo de consumidor y que no solo son los mismos productos, sino que por su naturaleza, debe tenerse inclusive un criterio de calificación más riguroso al corresponder a productos farmacéuticos donde lo que está de por medio es la salud pública.” En consecuencia, considera que el distintivo en cuestión resulta inadmisible por derechos de terceros, en contravención de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, en perjuicio del derecho de  prelación de la empresa FARMAVISIÓN S.A., protegido por el artículo 4 de la citada normativa. Por lo que recomendó seguir el procedimiento establecido en el párrafo último del artículo 37 de la Ley de Marcas a fin de corroborar la existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta  en el registro n198118 de la marca “NOVOXAL FARMA” (folios 1 a 5 del expediente administrativo).


 


7)       Con motivo del informe anterior, el señor Jorge Rodríguez Bogle, actuando como Ministro de Justicia a.i., mediante resolución n.° 917-2012, de las 2:10 horas del 26 de noviembre del 2012, nombró como órgano director del procedimiento a los funcionarios Tomás Montenegro Montenegro, como miembro propietario, y Álvaro Valverde Mora, como miembro suplente, para que verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la presunta nulidad de la inscripción de la marca “NOVOXAL FARMA”, consistente en: “Que en fecha 13 de enero de 2010 se inscribió el signo marcario “NOVOXAL FARMA”, en clase 5 internacional, protegiendo: Productos farmacéuticos de uso humano, bajo el registro 198118, estando previamente registrada la marca “NOVOXAL” (registro 121183) protegiendo en la clase 5 internacional: Productos farmacéuticos de uso humano, higiénicos y veterinarios, propiedad de la firma FARMAVISIÓN, S.A., lo cual contraviene lo establecido por los artículos 8 incisos a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, lo procedente era prevenir de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la existencia de la marca “NOVOXAL”, inscrita desde el 27 de julio del 2000, perteneciente a otro titular y que protege los mismos productos o productos directamente relacionados en la misma clase 05 internacional, que claramente comparten canales de distribución, puestos de venta y van destinados a un mismo tipo de consumidor y que no solo son los mismos productos, sino que por su naturaleza, debía tenerse inclusive un criterio de calificación más riguroso al corresponder a productos farmacéuticos donde lo que está de por medio es la salud pública.” Esta resolución fue notificada a ambas empresas interesadas el 5 de diciembre del 2012 (folios 7 a 10 del expediente administrativo).


 


8)       El referido órgano director mediante resolución de las 8:40 horas del 3 de diciembre del 2012, procedió a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214, 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, para  declarar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el otorgamiento del registro n.°198118, correspondiente a la marca “NOVOXAL FARMA”, a favor de la empresa Novoxal Farma S.A., con fundamento en los siguientes hechos:  Se procedió con la inscripción de la marca “NOVOXAL FARMA”, en clase 5 internacional, solicitada el 08 de setiembre de 2009 e inscrita el 13 de enero del 2010, a favor de NOVOXAL FARMA SOCIEDAD ANÓNIMA, bajo el registro 198118, pese a encontrarse previamente registrada la marca de fábrica y comercio “NOVOXAL”, bajo el expediente 2000-815, desde el 27 de julio del 2000, por parte de la empresa FARMAVISIÓN S.A. cédula jurídica 3-101-0145512. Así, la inscripción del signo “NOVOXAL FARMA” a nombre de la empresa NOVOXAL FARMA S.A. contraviene lo establecido por los artículos 4 y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.” A tal efecto, citó a los representantes de las empresas involucradas a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:15 horas del 16 de enero del 2013, en la sede de ese órgano director. En el mismo acto, se les hace saber, que les asiste el derecho a ser oídas para lo cual se pueden hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer prueba que consideren pertinente, de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo y sus antecedentes, y de los recursos que caben contra esa resolución de apertura. Dicha resolución fue notificada a ambas sociedades el 5 de diciembre del 2012 (folios 11 a 19 del expediente administrativo).


 


9)       De conformidad con el acta levantada al efecto, ninguno de los representantes de las empresas interesadas se hizo presente a la audiencia oral y privada fijada para  16 de enero del 2013, por lo que el órgano director procedió a cerrarla treinta minutos después de la hora señalada para su celebración (folio 20 del expediente administrativo).


 


10)  Posteriormente, el órgano director a través de la resolución de las 11:05 horas del 21 de enero del 2013, rindió su informe final en el que determinó la pertinencia de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro marcario “NOVOXAL FARMA”, n.° 198118, al estimar que su inscripción contravino los artículos 8, incisos a) y b), y 14 de la Ley de Marcas, en relación con el 223 de la Ley General de la Administración Pública, dada la omisión procedimental en realizar el examen de fondo a fin de determinar la existencia de un signo anterior perteneciente a un tercero, como en efecto se dio, con el que guarda identidad o similitud (folios 21 a 28 del expediente administrativo).


 


 


II.           SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS.


 


En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos la Administración debe acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 10.5, 34 y 39.1.e) del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006) – en lo sucesivo CPCA – que entró en vigencia desde el 1° de enero del 2008.


 


La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declaratorios de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.


 


A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración y es la contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (n.°6227, del 2 de mayo de 1978) – en lo sucesivo LGAP –. De conformidad con esta norma la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta.


 


Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, el legislador dispuso que antes de declarar la nulidad debe seguirse un procedimiento administrativo ordinario y obtenerse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto verse sobre materias propias de su competencia) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad invocada.


 


 


III.        PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES.


 


Ya en otras ocasiones nos hemos referido con detalle a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales del régimen general que contempla la LGPA y en particular su artículo 173, para los actos administrativos declaratorios de derechos (ver en ese sentido, nuestros dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008, C-044-2011, del 28 de febrero, y C-106-2011, del 18 de mayo, ambos del 2011, C-034-2012 del 31 de enero y C-214-2012, del 17 de setiembre, los dos del 2012 y más recientemente, el C-037-2013 del 11 de marzo y el C-162-2013 del 21 de agosto, ambos del año pasado), derivadas del artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000). Para mayor claridad procedemos a transcribir el numeral en cuestión: 


 


“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.


No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.


La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.


No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.


El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.


La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.


Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).


 


Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP), para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).


 


A propósito de esta última consideración, el examen de la nulidad que se alega del registro n.° 198118 de la marca “NOVOXAL FARMA”, inscrita a nombre de la empresa  Novoxal Farma S.A., implica, entonces, que en la especie se deban cumplir efectivamente cada uno de los apartados de esa remisión normativa.


 


En ese entendido, tenemos que el inciso 1) del artículo 173 de comentario, además de referirse a la posibilidad para la Administración de anular un acto suyo declaratorio de derechos en vía administrativa si cuenta previamente con el dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría según sea el caso y como así se explicó en el epígrafe anterior, advierte del carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada:


 


“Artículo 173.-


 


1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.


En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.” (El subrayado no es del original).


 


De conformidad con la norma transcrita no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino sólo aquella que pueda ser constatada de forma clara, palmaria, notoria, ostensible, dada la gravedad o lo grosero del quebranto legal en cuestión:


 


En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista... La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” ( Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).


 


La verificación de las condiciones anteriores respecto al acto registral cuestionado se analizará en el apartado siguiente. El inciso 2) del artículo 173 de comentario, por su parte, determina el órgano competente no sólo para declarar la nulidad del acto cuestionado sino también para decidir el inicio del procedimiento administrativo y, eventualmente, delegar su instrucción en el órgano director, que tal como se analizó en los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008, cuando se trata de actos del Registro de la Propiedad Industrial y, en general, del Registro Nacional, el órgano legitimado a tal efecto es el Ministro de Justicia (ver también los dictámenes C-167-2001, del 5 de junio y C-219-2001, del 6 de agosto, ambos del 2001). Dice a este respecto la norma:


 


“Artículo 173.-


 


(…)


2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.”


 


En el caso bajo estudio el requisito anterior fue debidamente observado, pues se trató del señor Ministro de Justicia quien decidió el inicio del procedimiento, designó al órgano director, fijándole de paso su competencia, y requirió de nuestro dictamen (ver antecedente 7).


 


Finalmente, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo respectivo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, celeridad, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado (ver en ese sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números 15-1990, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 1994-2360, de las 15:06 horas del 17 de mayo, 1994-2945, de las 8:12 horas del 17 de junio, ambas de 1994, 2005-05306, de las 15:03 horas del 4 de mayo, 2005-07272, de las 9:11 horas del 10 de junio, ambas del 2005 y los dictámenes C-034-1999, del 5 de febrero, C-037-1999, del 11 de febrero, ambos de 1999, C-112-2000, del 17 de mayo del 2000, C-300-2004, del 21 de octubre y C-372-2004, del 10 de diciembre, los dos del 2004).


 


En efecto, el texto vigente de la disposición de cita señala:


 


“Artículo 173.


 


(…)


 


3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley” (el destacado es nuestro).


 


Luego del estudio detallado de las actuaciones que se dieron en el presente procedimiento administrativo, no encontramos ninguna irregularidad u omisión sustancial en su tramitación en perjuicio de la empresa expedientada Novoxal Farma S.A., que pudiera atentar contra su derecho de defensa y con la garantía fundamental del debido proceso que la disposición transcrita indefectiblemente ordena respetar.


 


En ese sentido y según se indicó en los puntos 7, 8 y 9  del apartado de Antecedentes, a la referida sociedad se le puso en conocimiento del carácter, objeto y fines del procedimiento a través de la notificación no solo del traslado de cargos – lo que dicho sea de paso, generó el efecto de interrumpir el plazo de prescripción y reiniciar su cómputo (artículo 878 del Código Civil, ver también los dictámenes C-076-2008 y C-106-2011) – sino también, del acto de nombramiento mismo del órgano director; en consecuencia, contó con tiempo suficiente para preparar su defensa, así como de presentar sus argumentos y prueba de descargo – indistintamente de que haya renunciado a dicho derecho al no presentarse a la audiencia –, también se puso a su disposición los documentos que componen el expediente administrativo, y tanto a ella, como a la empresa FARMAVISIÓN S.A., se les brindó la oportunidad para ser oídas durante la celebración de la audiencia oral y privada a través de sus abogados o representantes.


 


 


IV.        SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN EL CASO BAJO ESTUDIO.


 


Hechas las consideraciones anteriores pasamos al análisis del vicio que se atribuye al registro de n.° 198118, correspondiente a la marca “NOVOXAL FARMA”, cuyo titular es la empresa Novoxal Farma S.A., pues a pesar de su silencio y de que no se apersonó a la audiencia oral y privada, pese a la constancia de que sí fue notificada (antecedentes 8 y 9), tal circunstancia no nos vincula, ni nos exime de realizar el examen correspondiente con motivo del imperativo legal que exige pronunciarnos “expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.”


 


Tal como le fue informado a la sociedad titular del distintivo cuestionado en el acto de nombramiento del órgano director y en el traslado de cargos (ver antecedentes 7 y 8), el presunto vicio radica en que se llevó a cabo su inscripción a pesar de que se encontraba previamente registrada en la misma clase internacional – relativa a productos farmacéuticos – la marca “NOVOXAL” desde julio del 2000 (ver antecedente 3), con la que se afirma guarda identidad o similitud, incurriendo así en las causales de inadmisibilidad de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que disponen:


 


“Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:


 


a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.


(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)


 


b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.


(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)… 


 


La causa de la invalidez, según se explica en los distintos informes rendidos por el órgano director, consistiría en que el registrador omitió realizar el examen de fondo a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Marcas como parte del procedimiento de inscripción, a fin de determinar si la solicitud marcaria en cuestión incurría en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la misma ley. Ya que de haberlo hecho habría detectado la existencia de un signo distintivo similar, amparando los mismos productos, a saber, “NOVOXAL”, cuyo titular es FARMAVISIÓN S.A., y realizado las objeciones de rigor a la sociedad expedientada.  


 


Efectivamente, revisados los 38 folios que componen el legado de prueba adjunto, no consta el Listado de posibles antecedentes de marcas o que el Registro de la Propiedad Industrial haya procedido a realizar el estudio de novedad de la marca impugnada, como parte del trámite de inscripción que ordena el citado artículo 14 de la Ley de Marcas.


 


Dicho examen de fondo resulta fundamental precisamente para resguardar los derechos de terceros, como parte de las funciones esenciales del Registro Nacional en garantizar la seguridad registral del tráfico jurídico, haciendo efectivo el derecho de prelación garantizado en el artículo 4 de la mencionada Ley de Marcas.


 


De manera que su inobservancia, como se evidencia a simple vista en el presente caso, supone la omisión de una formalidad sustancial del procedimiento que acarrea la nulidad de lo actuado a tenor del artículo 223 de la LGAP; y como corolario la nulidad absoluta del acto registral (artículos 166 y 167 de la misma ley); por cuanto no solo coloca en un estado de indefensión a la sociedad FARMAVISIÓN S.A., quien adquirió la protección registral a su signo desde una fecha muy anterior y que se ve amenazada con el registro de otro distintivo que se le opone, sino que de haberse cumplido con dicho requisito muy probablemente se habría impedido la inscripción de la marca cuestionada.


 


Se trata, finalmente, de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesto, en la medida que la ausencia de ese paso procedimental resulta muy clara y notaria en el respectivo legajo de prueba.


 


Nótese, que sin necesidad de entrar en el juicio técnico jurídico acerca de si las marcas en conflicto son o no semejantes en los términos del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y susceptibles, por tanto, de causar confusión al público consumidor, basta con cotejar el distintivo anterior “NOVOXAL” con el cuestionado NOVOXAL FARMA”, para darse cuenta que el primero se encuentra completamente inmerso en el segundo, a lo que hay que agregar, que se encuentra inscritos en la misma clase (5 internacional) y protegen ambos “Productos farmacéuticos de uso humano”; siendo sus titulares personas jurídicas distintas (ver antecedentes 1 y 4). Esa simple constatación, que salta a la vista sin mayor dificultad, evidencia que el registrador de haber hecho el examen de fondo al momento de calificar la solicitud de la expedientada, hubiera por lo menos advertido una posible inadmisibilidad ante la existencia de una marca ya registrada que es similar y distingue los mismos productos en los términos de los incisos a) y b) del artículo 8 transcrito. Todo lo cual, refleja un vicio grave y grosero que claramente encaja dentro del supuesto del artículo 173.1 de la LGAP.


 


 


 


V.           CONCLUSIÓN.


 


Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro n.° 198118, correspondiente a la marca “NOVOXAL FARMA”, propiedad de la empresa Novoxal Farma S.A., debido al carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad.


 


Se devuelve, adjunto a este dictamen, las piezas del expediente administrativo (incluido el Legajo de Prueba) remitido en su momento.


 


 


                                                                                Atentamente,


 


 


 


                                                                                Alonso Arnesto Moya


                                                                                Procurador


 


 


 


 


 


AAM/dms