03 de febrero, 2015

C-010-2015

                                                                      

 

Señora

Cristina Ramírez Chavarría

Ministra de Justicia y Paz

 

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta al oficio MJP-1074-12-2014 de 9 de diciembre de 2014, recibido el 16 de diciembre de 2014, y mediante el cual se requiere el dictamen preceptivo y favorable, requerido por la Ley, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de marca N.° 230935, marca DAPHOS, propiedad de MEJISULFATOS S.A.

 

 

I.                   ANTECEDENTES

 

            Luego del análisis del expediente administrativo que se adjuntó a la gestión, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

A.           Por escrito de 12 de octubre de 2012, el representante de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS PROTECH S.A., solicitó la inscripción de la Marca DAPHOS, clase 1, destinada de la protección de Productos Químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura. Al efecto se abrió el expediente 2012-9788. (Ver folios 14 a 15 del expediente de Legajo de Prueba)

B.            Por escrito de 16 de marzo de 2013, la apoderada especial de MEJISULFATOS S.A. presenta una oposición a la inscripción de la marca DAPHOS dentro del expediente 2012-9788. (Ver folios del 31 al 43 del expediente de Legajo de Prueba)

C.            Por resolución de las 13:45:37 horas del 22 de marzo de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial trasladó la oposición, otorgando un plazo de dos meses, a COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS PROTECH S.A. (Ver folio 46 del expediente de Legajo de Prueba)

D.           Que en fecha 9 de febrero de 2013, la empresa MEJISULFATOS S.A. había presentado, a su vez, una solicitud para inscribir también la marca DAPHOS, clase 1, para proteger Fertilizantes químicos para el agro. Al efecto se abrió el expediente 2013-1089. (Ver folios del 2 al 3 del expediente de Legajo de Prueba)

E.            Que por resolución de las 10:21:50 horas del 12 de febrero de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió suspender el trámite del expediente 2013-1089 por encontrarse pendiente de resolución 2012-9788. (Ver folio 5 del expediente de Legajo de Prueba)

F.             Que por resolución de las 12:14:14 del 5 de abril de 2013, se procedió a levantar el suspenso en el expediente 2013-1089 indicando que se procedía así por cuando el expediente 2012-9788 ya se encontraba con oposición. (Ver folio 7 del expediente de Legajo de Prueba)

G.           Que la Marca DAPHOS fue inscrita, a nombre de MEJISULFATOS S.A., el 25 de octubre de 2013, registro 230935. (Ver folio 12 del expediente de Legajo de Prueba)

H.           Por informe de expediente, actividad procesal defectuosa, de 24 de marzo de 2014, se indicó que existe un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el registro de marca 230935. Esto por una violación a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. (Ver folios 1 al 10 del expediente de Nulidad de Oficio)

I.              Por resolución N.° 297-2014 de las 15:05 horas del 24 de marzo de 2014, la Ministra de Justicia ordenó abrir un procedimiento para determinar la nulidad del registro de marca 230935 y designó el órgano director. (Ver folios 11 al 12 del expediente de Nulidad de Oficio)

J.              Por resolución n.° NO-01-2014 de las 9:44 del 14 de mayo de 2014, el órgano director dictó la resolución de apertura del procedimiento, indicando la naturaleza y carácter del procedimiento, explicando los vicios que se imputarían al acto administrativo, poniendo a disposición el expediente respectivo, imponiendo al titular de la marca de su derecho de ofrecer y producir prueba y señalando el 17 de junio de 2014 para la celebración de la comparecencia oral y privada. (Ver folios del 11 al 18 del expediente de Nulidad de Oficio.)

K.           El 17 de junio de 2014, el órgano director dejo constancia de que ningún representante de MEJISULFATOS S.A. se hizo presente a la comparecencia oral y y privada. Además se dejó constancia de que la persona autorizada fue debidamente notificada en el lugar que se había señalado en el expediente respectivo. (Ver folios 18 y 19 del expediente de Nulidad de Oficio.)

L.            A pesar de lo anterior, el órgano director resolvió, en su resolución de las 9:15 horas del 17 de junio de 2014, publicar por edicto una nueva resolución de inicio del procedimiento y convocar a otra comparecencia oral y privada para el día 25 de setiembre de 2014. (Ver folios 20 al 35 del expediente de Nulidad de Oficio.)

M.          Por resolución de las 15:55 horas del 6 de octubre de 2014, el órgano director rindió su informe final. (Ver folios 38 al 47 del expediente de Nulidad de Oficio.)

 

 

II.                EN ORDEN A LA POTESTAD DE REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS.

 

            Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N.° 7978 de 6 de enero de 2000 (LMSD). Disposición que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca. Para efectos de claridad, transcribimos el numeral 37 no sin advertir que el último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”

 

            En efecto, tal y como se ha indicado en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

 

            Sin embargo, desde el dictamen C-421-2007 la jurisprudencia administrativa ha tenido la cautela de advertir que el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades. Esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración. 

 

“Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.

 

La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

 

En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).”

 

            Desde el dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos. Se transcribe en lo conducente el dictamen recién citado:

 

“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”

 

            Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011 y C-34-2012 de 30 de enero de 2012.

 

            Ahora bien, también se ha señalado que tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. Transcribimos nuevamente el dictamen C-421-2007:

 

“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”

 

 

III.             EN ORDEN A LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL REGISTRO DE MARCA N.°  230935

 

Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir que, efectivamente, el registro de marca N.° 230935, marca DAPHOS, propiedad de MEJISULFATOS S.A., padece de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta por violación del artículo 8.a LMSD.

 

En este sentido, debe notarse que la marca  DAPHOS fue inscrita, a nombre de MEJISULFATOS S.A., el 25 de octubre de 2013, registro 230935. (Ver folio 12 del expediente de Legajo de Prueba)

 

Igual debe destacarse que la solicitud de inscripción de esa marca – tramitada bajo  el expediente 2013-1089, fue presentada hasta el 9 de febrero de 2013. (Ver folios del 2 al 3 del expediente de Legajo de Prueba)

 

No obstante, es manifiesto que en el momento de inscribir la marca DAPHOS ya se encontraba en trámite de registro por parte de un tercero y desde una fecha anterior, una solicitud de inscripción de una marca similar o idéntica.

 

Concretamente, es necesario señalar que al inscribir el registro 230935, todavía se encontraba en trámite la solicitud, presentada en fecha anterior - 12 de octubre de 2012 - por el representante de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS PROTECH S.A., quien había solicitado la inscripción de la Marca DAPHOS, clase 1, destinada de la protección de Productos Químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura. Al efecto se había abierto el expediente 2012-9788. (Ver folios 14 a 15 del expediente de Legajo de Prueba)

 

Valga decir que esta primera solicitud se encontraba pendiente de resolución pues todavía no se encontraba en trámite la oposición presentada precisamente por MEJISULFATOS S.A. (Ver folio 46 del expediente de Legajo de Prueba

 

Así las cosas, es claro que el registro N.° 196490 de 16 de noviembre de 2009 se ha hecho en contravención lo previsto en el artículo 8.a de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual se transcribe:

 

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

 

En consecuencia, la nulidad en este caso es patente y grosera, pues se logra determinar con la simple confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, toda vez que no puede inscribirse una marca, si otra empresa la ha solicitado de manera previa.

 

Así las cosas, la nulidad apuntada no sólo implica la ausencia de un elemento esencial del acto administrativo, sino que además es patente y notoria con la sola confrontación del acto administrativo con la norma legal, sin necesidad de acudir a la interpretación o exégesis.  (En ese sentido ver entre otros muchos, dictámenes C-280-2003 de 19 de setiembre del 2003, C-317-2003 de 7 de octubre del 2003, C-356-2003 de 13 de noviembre del 2003 y C-089-2005 del 01 de marzo del 2005).

 

 

IV.             CONCLUSION

 

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, el registro de marca N.° 230935, marca DAPHOS, propiedad de MEJISULFATOS S.A., padece de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta por violación del artículo 8.a LMSD.

 

 

                                                                     Atento se suscribe;

 

 

                                                                                Jorge Andrés Oviedo Alvarez                            

                                                                                Procurador Adjunto    

 

 

 

JOA/jmd