29 de noviembre del 2017

C-284-2017

 

 

Señor

Marco Feoli Villalobos

Ministro de Justicia y Paz a.i.

 

Estimado señor:

 

            Con la aprobación del señor Procurador General de la República Julio Jurado Fernández, me refiero a la solicitud de dictamen dentro del procedimiento ordinario de nulidad absoluta, evidente y manifiesta contra el caso de la nulidad oficiosa N° 01-2016 contra el registro 252940 referente a la marca MIZUNO, recibido en esta Procuraduría el 19 de junio de 2017 mediante oficio DMGMV-919-2017MJP-480-05-2017 fechado 14 de junio de 2017.

             

I.                   ANTECEDENTES.

 

Previo a referirnos al fondo del asunto, conviene hacer referencia a los antecedentes que se encuentran visibles dentro del expediente administrativo N° 01-2016 y el legajo de prueba, que fue remitido a esta Procuraduría:

 

o  EXPEDIENTE N° 2015-4319: Marca Mizuno Diseño, clase 25 internacional, presentada por José Balmore Amaya Amaya.

 

1.  En expediente n°. 2015-4319 consta que el 7 de mayo de 2015 el señor xxx, cédula de identidad xxx presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio MIZUNO, para proteger y distinguir artículos de motocross, clase 25 internacional (véanse los folios 1 a 4 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

2.  Mediante auto de prevención de las 10:44:32 horas del 18 de mayo de 2015, el Registro de Propiedad Industrial se requirió al gestionante enmendar objeciones de forma para proseguir con el trámite del registro solicitado (véanse los folios 5 a 8 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

3.  En memorial de fecha 08 de junio de 2015, el señor xxx aclaró que al indicar artículos de motocross, se refiere a camisas, jackets, zapatos, ropa deportiva, pantalonetas, tops, shorts, botas, calzado deportivo, calzoncillos, boxer, medias, gorras, sombreros, sandalias, tenis, licras cortas y largas, bloomers. Todos para ambos géneros hombre y mujer (véanse los folios 9 a 10 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

4.  El 11 de junio de 2015, se emitió la orden de edicto n°. 2015-0004319 a fin de que se realizara la correspondiente publicación (véanse los folios 11 a 15 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

5.  En escrito de fecha 16 de setiembre de 2015, se formuló oposición en contra de la inscripción de la marca MIZUNO parte de la empresa MIZUNO CORPORATION, representada por xxx (véanse los folios 17 a 33 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

6.  Por medio del auto de las 15:01:31 del 22 de setiembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dio traslado de la oposición presentada en contra de la solicitud de inscripción de la marca MIZUNO clase 25 internacional, al señor xxx. (véanse los folios 35 a 39 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

7.  El 16 de octubre de 2015, xxx se apersonó como apoderado especial de la compañía Mizuno Corporation, ratificó todo lo actuado por los representantes anteriores y realizó adición a la oposición presentada en contra de la inscripción de la marca MIZUNO, aportando para ello nuevos documentos de prueba. (véanse los folios 40 a 108 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

8.  Mediante auto de las 11:29:58 del 22 de octubre de 2015, se dio traslado de las pruebas de la oposición presentada al señor xxx (véanse los folios 110 a 114 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

9.  El señor xxx en fecha 18 de noviembre de 2015 y en adición al escrito presentado el día 16 de octubre del año 2015, aportó como prueba para mejor resolver la declaración jurada en español debidamente apostillada, de Mizuno Corporation, mediante la cual declara que las facturas de ventas aportadas corresponden a productos vendidos en Costa Rica, y detalló los modelos de calzado a los cuales refieren dichas facturas (véanse folios 115 a 121 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

10.  El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 10:53:29 del 01 de febrero de 2016, resolvió suspender el trámite del expediente n°. 2015-4319 hasta tanto se publiquen los edictos respectivos de los expedientes n°. 2015-7431 y n°.2015-7432, a fin de resolverlos conjuntamente, dado que se tratan de solicitudes de inscripción de marcas similares (véanse folios 122 a 131 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

 

o  EXPEDIENTE N° 2015-7431: Marca Mizuno, clase 18, 25 y 28 internacional, presentada por Mizuno Corporation.

 

11.   Consta en el expediente 2015-7431 que el 31 de julio de 2015, el señor xxx en su condición de apoderado especial de la sociedad Mizuno Corporation, presentó la solicitud de inscripción de la marca MIZUNO para proteger y distinguir, en clase 18: bolsas todo propósito de atletismo, mochilas, bolsas de lona, bolsas de gimnasia, bolsas todo propósito de deporte multiusos, maletines, mochilas, bolsas de viaje y sombrillas, asimismo en clase 25: calzado atlético, uniformes deportivos, guantes, camisas de golf, zapatos de golf, sombreros, diademas, sombrerería, chaquetas, pantalón de franela, pantalones cortos, sudaderas, viseras de sol, suéteres, camisetas, camisetas sin mangas, cuello de tortuga, camisetas internas, chalecos, pantalones de calentamiento, chaquetas de calentamiento, trajes de calentamiento, trajes de trotar, ropa impermeable, chaquetas resistentes al viento, pantalones resistentes al viento, calcetines y pulseras, y en clase 28 artículos de deporte como lo son: almohadillas protectoras de atletismo, a saber, almohadillas de codos, rodilleras y espinilleras, guantes deportivos, a saber, guantes de bateo de béisbol, guantes de bateo de softbol, guantes de béisbol, guantes de softbol, y guantes de golf, palos de golf, empuñaduras de palos de golf, bolas de golf, bolsas de golf; cubre cabeza de palos de golf, marcadores de la bola de golf, marcas de bolsa de golf, bolsas especialmente adaptadas para artículos deportivos, bates de béisbol, bates de softbol, cintas de agarre para bates de béisbol, equipo de protección de béisbol y softbol, a saber, máscaras del catcher, protectores de pecho y espinilleras, redes de voleibol y voleibol (véanse folios 132 a 135 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

12.  Por medio del auto de las 11:25:30 del 07 de agosto de 2015, el Registro de Propiedad Industrial comunicó al solicitante Mizuno Corporation que se suspendía su solicitud de inscripción dado que existía una solicitud con prelación tramitada bajo el expediente 2015-4319 (véase folio 136 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

13.  Posteriormente, mediante auto de las 10:26:11 del 28 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial levantó la suspensión del procedimiento y ordenó la continuación del expediente (véase folio 137 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

14.  En auto de prevención de las 10:26:53 horas del 28 de enero de 2016, el Registro de Propiedad Industrial requirió al gestionante corregir objeciones de forma para proseguir con el trámite del registro solicitado (véase folio 138 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

15.  El día 09 de febrero de 2016 la señora xxx en representación de la empresa Mizuno Corporation, cumplió con la prevención aclarando que las pulseras son de tela de toalla, utilizadas por deportistas para la absorción del sudor, las cuales se clasifican en clase 25 (véase folio 139 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

16.  El 11 de junio de 2015, se emitió la orden de edicto n°. 2015-0007431 a fin de que se realizara la correspondiente publicación (véanse los folios 140 a 142 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

 

o  EXPEDIENTE N° 2015-7432: Marca Diseño Especial, clase 18, 25 y 28 internacional, presentada por Mizuno Corporation.

 

17.  Consta en el expediente 2015-7431 que el 31 de julio de 2015, el señor xxx en su condición de apoderado especial de la sociedad Mizuno Corporation, presentó la solicitud de inscripción de la marca DISEÑO ESPECIAL para proteger y distinguir, en clase 18: bolsas todo propósito de atletismo, mochilas, bolsas de lona, bolsas de gimnasia, bolsas todo propósito de deporte multiusos, maletines, mochilas, bolsas de viaje y sombrillas; en clase 25: calzado atlético, uniformes deportivos, guantes, camisas de golf, zapatos de golf, sombreros, diademas, sombrerería, chaquetas, pantalón de franela, pantalones cortos, sudaderas, viseras de sol, suéteres, camisetas, camisetas sin mangas, cuello de tortuga, camisetas internas, chalecos, pantalones de calentamiento, chaquetas de calentamiento, trajes de calentamiento, trajes de trotar, ropa impermeable, chaquetas resistentes al viento, pantalones resistentes al viento, calcetines y pulseras; y en clase 28: artículos de deporte, a saber, almohadillas protectoras de atletismo, a saber, almohadillas de codos, rodilleras y espinilleras; guantes deportivos, a saber, guantes de bateo de béisbol, guantes de bateo de softbol, guantes de béisbol, guantes de softbol, y guantes de golf; palos de golf, empuñaduras de palos de golf, bolas de golf, bolsas de golf, cubre cabeza de palos de golf, marcadores de la bola de golf; marcas de bolsa de golf, bolsas especialmente adaptadas para artículos deportivos; bates de béisbol, bates de softbol, cintas de agarre para bates de béisbol; equipo de protección de béisbol y softbol, a saber, máscaras del catcher, protectores de pecho y espinilleras, redes de voleibol y voleibol (véanse folios 143 a 145 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

18.  El 31 de julio de 2015 el señor xxx en su condición de apoderado especial de la sociedad Mizuno Corporation, aportó copia del poder especial y reiteró su solicitud de inscripción de la marca (véanse folios 158 a 159 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

19.  Mediante auto de las 11:29:02 del 07 de agosto de 2015, el Registro de Propiedad Industrial comunicó al solicitante que se suspendía su solicitud de inscripción en virtud de que existía una solicitud con prelación, tramitada bajo el expediente 2015-4319 (véanse folios 146 a 147 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

20.  Luego, por medio de auto de las 11:23:23 del 28 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial levantó la suspensión del procedimiento y ordenó la continuación del expediente (véase folio 148 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016)

21.  Así, mediante auto de las 11:25:33 horas del 28 de enero de 2016, el Registro de Propiedad Industrial solicitó al gestionante aclarar y enmendar objeciones de forma para proseguir con el trámite del registro solicitado (véanse folios 149 a 150 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

22.  En memorial del 09 de febrero de 2016, la Licda. xxx en representación de la empresa Mizuno Corporation, cumplió con lo prevenido y aclaró que las diademas y las pulseras se refieren a vinchas o bandas de tela de toalla, utilizadas por deportistas para la absorción del sudor, las cuales se clasifican en clase 25 (véase folio 151 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

23.  El 11 de febrero de 2016, se emitió la orden de edicto n°. 2015-0007432 a fin de que realizara la correspondiente publicación, por tres veces (véanse folios 152 a 154, 156 a 157 y 160 a 162 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).

 

o  EXPEDIENTE N° 01-2016: nulidad oficiosa contra el registro 252940 referente a la marca MIZUNO.

 

24.  El 25 de octubre de 2016 se emitió informe de actividad procesal defectuosa respecto al registro 252940 tramitado en expediente Nº 2015-7431, referido a la marca MIZUNO, suscrito por el coordinador de asesoría jurídica del Registro de Propiedad Industrial, xxx, con la finalidad de que se nombrara órgano director del procedimiento de nulidad oficiosa del acto administrativo de registro (véase folios 01 a 07 del expediente principal 01-2016).

25.  Consta en el expediente 01-2016 certificación del estado de la solicitud 2015-4319 presentada el 07 de mayo de 2015 por xxx, la cual se indica que se encuentra en trámite. Certificación emitida 12 de octubre de 2016 (véase folio 08 del expediente principal 01-2016).

26.  Consta en el expediente 01-2016 certificación del registro 252940 inscrito el 09 de junio de 2016 y vigente hasta el 09 de junio de 2026, relativo a la solicitud 2015-7431 presentada el 31 de julio de 2015 por Mizuno Corporation. Certificación emitida 12 de octubre de 2016 (véase folio 09 del expediente principal 01-2016).

27.  Consta en el expediente 01-2016 certificación del estado de la solicitud 2015-7432 presentada el 31 de julio de 2015 por Mizuno Corporation, la cual se indica que se encuentra en trámite. Certificación emitida 12 de octubre de 2016 (véase folio 10 del expediente principal 01-2016).

28.  Mediante oficio AJ-RPI-0129-2016 del 25 de octubre de 2016 se remitió al señor xxx de la Dirección de Propiedad Insdustrial, el informe de actividad procesal defectuosa emitido el 25 de octubre de 2016, a fin de instruir el procedimiento (véase folio 11 del expediente principal 01-2016).

29.  En oficio DGL-AJU-16-1638-2016 del 05 de diciembre de 2016, se remitió a la Dirección de Propiedad Industrial, la resolución n°. 615-2016 de las 15:30 horas del 08 de noviembre de 2016, firmada por la Ministra de Justicia.

30.  En resolución n°. 615-2016 de las 15:30 horas del 08 de noviembre de 2016, se nombre órgano director del procedimiento administrativo (véanse folios 14 y 15 del expediente principal 01-2016), de la siguiente manera:

 

“RESUELVE: A efecto de la verificación e instrucción de la verdad real de los hechos relativos a la presunta declaratoria de la nulidad en el otorgamiento del registro número 252940 correspondiente al signo marcario MIZUNO, propiedad de la empresa MIZUNO CORPORATION.

POR LOS SIGUIENTES HECHOS: Que en fecha 9 DE JUNIO DE 2016, se inscribió el signo marcario MIZUNO en clases 18, 25 Y 28 internacional, bajo el registro 25-2-940, cuyo titular es MIZUNO CORPORATION, estando previamente presentada la marca de fábrica y comercio MIZUNO DISEÑO (expediente 2015-4319) solicitada por el señor xxx, lo cual contraviene lo establecido por los artículos 4 inciso b), 8 incisos a) y b) Y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, debió haberse hecho una acumulación de los expedientes 2015-7431, 2015-7432 Y 2015-4319 a fin de ser resueltos en una misma resolución dado que existía una oposición a la inscripción de la solicitud 2015-4319 por parte de la empresa solicitante de las (sic) otros signos citados, ajustándose así a los principios de congruencia, economía procesal, celeridad y legalidad.

Para los efectos correspondientes:

NOMBRO COMO ÓRGANO DIRECTOR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR xxx, CON CÉDULA DE IDENTIDAD xxx, EN CALIDAD DE MIEMBRO PROPIETARIO Y AL SEÑOR xxx, CON LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO xxx, COMO MIEMBRO SUPLENTE. AMBOS ASESORES DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL REGISTRO NACIONAL.”

 

31.    Por medio del auto de traslado de las 15:05 horas del 07 de febrero de 2017, se puso en conocimiento de los representantes de la empresa MIZUNO CORPORATION, el inicio del procedimiento administrativo para la declaración de la nulidad del otorgamiento del registro Nº 252940, referente a la marca MIZUNO (véanse folios 16 a 19 del expediente principal 01-2016). En dicho auto se trasladaron los siguientes hechos:

 

“I. Que el 7 de mayo de 2015, se presentó solicitud de inscripción del signo distintivo MIZUNO DISEÑO bajo el número de expediente 2015-4319, solicitada por el señor xxx. En este mismo expediente el 16 de setiembre de 2015 la empresa MIZUNO CORPORATION se opuso a dicha solicitud.

II. Que la citada empresa oponente el 31 de julio de 2015 presentó las (sic) solicitud de inscripción de las marcas MIZUNO y DISEÑO ESPECIAL, bajo los expedientes 2015-7431/ 2015-7432.

III. QUE EL 9 DE JUNIO DE 2016 SE PROCEDIÓ CON LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA MIZUNO, EN CLASES 18, 25 Y 28 INTERNACIONAL, PRESENTADA EL 31 DE JULIO DE 2015, BAJO EL REGISTRO 252940, A FAVOR DE LA EMPRESA MIZUNO CORPORATION, PESE DE ENCONTRARSE PREVIAMENTE SOLICITADA LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA MIZUNO DISEÑO DESDE EL 7 DE MAYO DE 2015, POR PARTE DE xxx. ASÍ, LA INSCRIPCIÓN DEL SIGNO MIZUNO, CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 INCISOS A) Y B) Y EL 17 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, YA QUE ANTES LA COEXISTENCIA REGISTRAL DE LOS SIGNOS EN CUESTIÓN PROVOCA RIESGO DE CONFUSIÓN PARA LOS CONSUMIDORES.”

 

En el auto de traslado en cuestión se hizo mención de igual forma de los hechos de los cuales se tiene constancia, a partir de la investigación realizada, se puso a disposición de las partes la prueba y el expediente administrativo, y además se citó a una audiencia oral y privada del procedimiento administrativo para garantizar el derecho de defensa y ofrecer prueba, el día 29 de marzo de 2017, al ser las 9:00 horas, en el Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de Propiedad Industrial Notificado a Mizuno Corporation el 21 de febrero de 2017 (véase folio 20 del expediente principal 01-2016).

32.   Por medio del escrito del 28 de marzo del 2017, la señora xxx en su condición de apoderada especial de la compañía MIZUNO CORPORATION, se apersonó al procedimiento (véanse folios 21 a 23 del expediente principal 01-2016). En este escrito, solicitó lo siguiente: “PETITORIA. Solicito a este Órgano Director i) acoger las manifestaciones realizadas por este medio, y con fundamento en el principio de proporcionalidad, ii) devolver la solicitud de la marca MIZUNO, solicitud No. 2015-7431, al momento de su publicación en el diario oficial La Gaceta y continuar con el proceso de conocimiento de la oposición, siendo que ambas solicitudes de marca ya fueron publicadas en la Gaceta.”.

33.   A las 09:15 horas del 29 de marzo de 2017 se levantó constancia de que la parte Mizuno Corporation no se hizo presente a la comparecencia oral y privada, previamente convocada, pese a haber sido notificados sus representantes (véase folio 24 del expediente principal 01-2016).

34.   A las 11:05:44 horas del día 29 de marzo de 2017 el señor xxx, miembro propietario del órgano director del procedimiento administrativo, rinde el informe de instrucción referente al expediente administrativo NO-01-2016 (véanse folios 25 a 30 del expediente principal 01-2016). En este concluyó lo siguiente:

 

“ELEMENTOS A CONSIDERAR DENTRO DEL CASO:

Sobre el caso que nos ocupa, se determinó mediante el informe de actividad procesal

defectuosa de fecha 25 de octubre de 2016, que: Que en fecha 9 DE JUNIO DE 2016, se inscribió el signo marcario MIZUNO en clases 18, 25 Y 28 internacional, bajo el registro 252940, cuyo titular es MIZUNO CORPORATION, estando previamente presentada la marca de fábrica y comercio MIZUNO DISEÑO (expediente 2015-4319) solicitada por el señor xxx, lo cual contraviene lo establecido por los artículos 4 inciso b), 8 incisos a) y b) Y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, debió haberse hecho una acumulación de los expedientes 2015-7431,2015-7432 Y 2015-4319 a fin de ser resueltos en una misma resolución dado que existía una oposición a la inscripción de la solicitud 2015-4319 por parte de la empresa solicitante de las otros signos citados, ajustándose así a los principios de congruencia, economía procesal, celeridad y legalidad.

En razón de lo anterior, se inició el presente proceso, con la finalidad de determinar si existía una nulidad absoluta con carácter de evidente y manifiesta del registro 252940 propiedad de la empresa MIZUNO CORPORATION. Ante este procedimiento, la apoderada de la citada empresa MIZUNO CORPORATION, la Lic. xxx, se apersonó por medio de escrito presentado el día de la audiencia al ser las 8:25:03, indicando en lo que interesa lo siguiente:

“…Mizuno Corporation reconoce que existe una violación al Debido Proceso, siendo que la solicitud de Mizuno, inscita (sic) bajo el registro número 252940,... debió acumularse con la oposición presentada contra la marca diseño especial, solicitud No. 2015-4319, y la solicitud de la marca diseño especial solicitud No. 2015-7432 para su resolución en conjunto. No obstante lo anterior, se solicita a este Órgano Director resolver de manera proporcional y razonable, siendo que mi Representada no tuvo ninguna injerencia en el proceso de inscripción de la marca MIZUNO, registro No. 252940, ni tampoco hizo incurrir en error a la Administración.... Solicito a este Órgano Director... devolver la solicitud de la marca MIZUNO solicitud 2015-7431, al momento de su publicación en el diario oficial La Gaceta y continuar con el proceso de conocimiento de la oposición, siendo que ambas solicitudes de marca ya fueron publicadas en la Gaceta."

Por lo anterior, queda claro, que en el presente caso, nos encontremos ante una nulidad absoluta con carácter de evidente y manifiesta en la inscripción del registro 252940, por cuanto en fecha 9 DE JUNIO DE 2016, se inscribió el signo marcario MIZUNO en clases 18, 25 Y 28 internacional, bajo el registro 252940, cuyo titular es MIZUNO CORPORATION, estando previamente presentada la marca de fábrica y comercio MIZUNO DISEÑO (expediente 2015-4319) solicitada por el señor xxx, lo cual contraviene lo establecido por los artículos 4 inciso b), 8 incisos a) y b) Y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, debió haberse hecho una acumulación de los expedientes 2015-7431, 2015-7432 y 2015-4319 a fin de ser resueltos en una misma resolución dado que existía una oposición a la inscripción de la solicitud 2015-4319 por parte de la empresa solicitante de los otros signos citados, ajustándose así a los principios de congruencia, economía procesal, celeridad y legalidad.

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 173 de la Ley General de Administración Pública, el presente asunto deberá ser remitido a la Procuraduría General de la República, a efectos que sea allí, donde se determine si el vicio en la inscripción del registro 252940, constituye una nulidad que puede ser palpable a simple vista, sin realizar mayor labor exegética, tal como lo exige la nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

ESTE ORGANO DIRECTOR DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REMITE EL INFORME DE LA ETAPA INSTRUCTIVA PARA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA.

Concluida la instrucción del procedimiento administrativo y conforme a las evidencias que obran en el expediente, se rinde el presente informe de la etapa instructiva ante el Superior Jerárquico, a efecto de que resuelva lo que en derecho corresponda, con fundamento en los hechos esbozados. Así mismo se ordena la suspensión del plazo ordenado por la normativa plasmada en el artículo 319 de la Ley General de la Administración Pública, a efectos de emitir la resolución del acto final hasta tanto, éste Órgano director cuente con el dictamen respectivo de la Procuraduría General de la República para el caso en particular (artículo 173.1 de la Ley General de la Administración Pública).”

 

35.   Por medio de oficio AJ-RPI-029-2017 se hace llegar el informe de instrucción del expediente NO-01-2016, al señor xxx, con la finalidad de pasar este documento a la Dirección General del Registro Nacional, para que este a su vez remitiese las piezas al Despacho de la Ministra de Justicia (hoja sin foliatura que consta dentro del expediente principal 01-2016).

36.   A través del oficio DPI-RPI-0136-2017 del 8 de mayo de 2017, se remite el informe de instrucción del expediente NO-01-2016, al señor xxx, Director General del Registro Nacional, con la finalidad que la Dirección General del Registro Nacional remita las piezas al Despacho de la Ministra de Justicia y Paz, que de previo a dictar el acto final debe de enviar el informe para conocimiento de la Procuraduría General de la República, dicho envío deberá ser realizado según lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley General de la Administración Pública y el dictamen C-421-2007 de PGR, por el jerarca institucional, en este caso la Ministra de Justicia y Paz (hoja sin foliatura que consta dentro del expediente principal 01-2016).

37.   Mediante oficio DGL-558-2017 del 11 de mayo de 2017 se remite a la señora xxx, Ministra de Justicia y Paz, el informe de instrucción del procedimiento de nulidad oficiosa NO-01-2016, contra el registro de propiedad n.º 252940, propiedad de MIZUNO CORPORATION, a efectos de que sea remitido a la Procuraduría General de la República (hoja sin foliatura que consta dentro del expediente principal 01-2016).

38.   Finalmente, por medio de oficio MJP-480-05-2017 fechado 14 de junio del 2017, y recibido por la Procuraduría General de la República en fecha 19 de junio de 2017, el señor xxx, Ministro de Justicia y Paz a.i., remite el expediente original, del procedimiento de nulidad oficiosa, NO-01-2016, contra el registro de propiedad Nº252940, referente a la marca MIZUNO, con la finalidad de que se rinda dictamen sobre la procedencia o no de la nulidad en cuestión.

 

 

II.                SOBRE LOS REQUISITOS PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN SEDE ADMINISTRATIVA.

 

Los actos administrativos sirven para expresar la función administrativa y están sujetos a un régimen de validez, del cual depende su existencia a nivel jurídico. La Ley General de la Administración Pública (Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978), establece dos tipos de nulidades a los cuales están sujetos los actos administrativos:

 

“Artículo 165.-La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa, según la gravedad de la violación cometida.

 

Artículo 166.-Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.

 

Artículo 167.-Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta.”

 

En el caso particular del derecho marcario, se halla la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 vigente desde el 01 de febrero de 2000), en la cual se estatuye que para declarar la nulidad de un registro, será de aplicación el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, así:

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (Subrayado no es del origunal)

 

De esta manera, los actos absolutamente nulos pueden ser anulados en la vía administrativa, cuando la nulidad de la que adolezcan sea además de absoluta, evidente y manifiesta. El procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, se encuentra regulado, precisamente, en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. 

 

Para ello, es necesario el dictamen de este Órgano Asesor, que debe darse de manera previa al dictado del acto final y que debe referirse necesariamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada. Asimismo, el artículo exige que, de previo a dictar el acto final, es necesario dar audiencia a las partes y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario del mismo cuerpo normativo. De forma tal que, el artículo 173 establece literalmente:

 

“Artículo 173.-

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante.  Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa.  Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley.

4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en un año, a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren.

5) La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de las formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente nula, y la Administración estará obligada, además, al pago por daños, perjuicios y costas; todo sin perjuicio de las responsabilidades personales del servidor agente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 199.

6) Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta corresponda a dos o más ministerios, o cuando se trate de la declaratoria de nulidad de actos administrativos relacionados entre sí, pero dictados por órganos distintos, regirá lo dispuesto en el inciso d) del artículo 26 de esta Ley.

 7) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademanda.”

(Así reformado por el artículo 200, inciso 6) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo)

 

Del texto normativo citado, se colige que deben cumplirse inexorablemente con los requisitos que se establecen, pues de lo contrario no será posible declarar la nulidad evidente y manifiesta del acto administrativo bajo examen. Precisamente, sobre este tipo de nulidad la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que:

 

“Previo a resolver lo que corresponda, conviene reiterar que existen tres maneras para que la Administración suprima actos generadores de derechos subjetivos a saber: 1) cuando se trate de nulidad absoluta evidente y manifiesta puede anularlo por sí misma, siguiendo previamente el trámite establecido en el numeral 173 de la LGAP, y el procedimiento administrativo ordinario establecido en los artículos 308 y siguientes de esta Ley, es decir, respetando el debido proceso. Concluido lo anterior, el jerarca, previo a la decisión final, debe remitir el expediente a la Procuraduría General de la República o a la Contraloría General de la República según sea el caso, a efecto de que rinda el dictamen favorable que requiere la ley” (Sala Primera, resolución número 1678-2013 de las nueve horas treinta minutos del doce de diciembre del año dos mil trece).

 

En este sentido, conviene rescatar el criterio que también ha sido vertido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así:

 

“Tal como reiteradamente ha resuelto la Sala, a la Administración le está vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que haya emitido, que confieran derechos subjetivos a los particulares. Así, los derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades de revocación (o modificación) de los actos administrativos con el fin de poder exigir mayores garantías procedimentales. La Administración al emitir un acto y con posterioridad a emanar otro contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer acto había concedido. La única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento es el proceso jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está concebido como una garantía procesal a favor del administrado. En nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República, y de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, si la Administración ha inobservado las reglas de estos procedimientos, o bien, los ha omitido del todo, como se evidencia en el presente caso que ocurrió, el principio de los actos propios determina como efecto de dicha irregularidad, la invalidez del acto. Por consiguiente, lo que procede es declarar con lugar el recurso por existir violación del principio de los actos propios y del debido proceso." (Sentencia número 00755-94 de las doce horas doce minutos del cuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.)”  (Sala Constitucional, resolución número 2244-2004 de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos del dos de marzo del dos mil cuatro)

 

Aunado lo antes expuesto, debe señalarse que esta Procuraduría, en su función consultiva ha establecido, respecto de la nulidad prevista en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, lo siguiente:

 

“II. Sobre la Nulidad, Absoluta, Evidente  y Manifiesta. El artículo 173.1 de la LGAP establece que cuando la nulidad absoluta de un acto administrativo declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, esta podrá ser declarada por la Administración Pública en vía administrativa. Lo dispuesto en este numeral implica que el vicio que afecte al acto debe dar lugar a una nulidad absoluta en los términos de los artículos 166 y 167 de la LGAP. Es decir, que habrá nulidad absoluta cuando falten uno o varios de los elementos constitutivos del acto, sea real o jurídicamente, esto es sujeto, fin, contenido y motivo al tenor de los artículos 129, 131, 132 y 133 ibídem. Pero también habrá nulidad absoluta cuando alguno o varios de los elementos están imperfectamente constituidos de modo tal que impidan la realización del fin del acto. Ahora bien, la nulidad de un acto administrativo declaratorio de derechos en vía administrativa es excepcional. En esta materia rige el principio de la intangibilidad de los actos propios, por lo que la regla es que dicha nulidad sea declarada en sede jurisdiccional. De allí que sólo en los casos en que la nulidad sea de tal gravedad que pueda ser calificada de absoluta y dicha característica sea evidente y manifiesta, la propia administración pueda anular sus actos.” (El destacado no corresponde al original)” (Dictamen C-176-2013 de 02 de septiembre del 2013).

 

Ahora bien, habiéndose sometido a nuestro conocimiento el presente procedimiento y una vez analizados los presupuestos del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, emitiremos las razones jurídicas que fundamentan nuestra decisión.

 

III.             SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE DICTAMEN DE NULIDAD: ÓRGANO COMPETENTE.

 

En el presente asunto se somete a conocimiento de este órgano asesor, la posible nulidad del registro marcario n°. 252940 referente a la marca MIZUNO.

Así las cosas, realizado el estudio pertinente del expediente administrativo 01-2016 se observa que la Ministra de Justicia en ejercicio, instruyó mediante la resolución n°. 615-2016 de las 15:30 horas del 08 de noviembre de 2016 la conformación del órgano director del procedimiento administrativo a fin de hallar la verdad real de los hechos y garantizar el debido proceso (véanse folios 14 y 15 del expediente principal 01-2016). Cuestión que se encuentra en apego de lo preceptuado por el cardinal 173 de la Ley General de la Administración Pública.

Asimismo, en el presente asunto es el Ministro de Justicia a.i quien remite la solicitud de dictamen a esta Procuraduría, a efectos de emitir el dictamen favorable estipulado en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual estima esta Procuraduría que se ha cumplido con los requerimientos legales al respecto.

 

IV.             SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO EN EL EXPEDIENTE 01-2016.

 

Como requisito previo a la declaratoria de nulidad en vía administrativa, la Administración se encuentra compelida a realizar un procedimiento ordinario en los términos dispuestos en los numerales 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, de manera que este sea sustanciado a fin de se declare dicha nulidad, garantizándose el derecho de defensa del administrado o afectado; y además, se compruebe que dicha nulidad efectivamente es absoluta, evidente y manifiesta, pues de lo contrario acto anulatorio perseguido adolecería de invalidez.

En el particular y una vez revisados los documentos y actos que componen el expediente administrativo N° 01-2016 y el legajo de prueba, este último el que contiene el 2015-4319, 2015-7431 y 2015-7432, observa esta Procuraduría que a la fecha se han agotado las etapas procesales del procedimiento administrativo ordinario, a tenor de la Ley General de la Administración Pública, por lo que procedimentalmente no se hallan falencias que hagan mérito para la denegatoria del dictamen afirmativo.

Asimismo, el expediente administrativo que fue remitido a este órgano asesor, se encuentra debidamente foliado y ordenado, razón por la cual se considera cumplido el requisito en este sentido.

 

 

V.                SOBRE LA NULIDAD INVOCADA: RESULTA ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA.

 

Según la Organización Mundial del Comercio^[1] los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente y otorgan al creador, derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado. Así, los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos sectores principales:

a)      Los derechos de autor y derechos con él relacionados y,

b)      La propiedad industrial.

Para el caso que nos ocupa, nos referiremos a la propiedad industrial, pues justamente dentro de las esferas de protección que atañen a este campo, se encuentran los signos distintivos, en particular marcas de fábrica o de comercio, las cuales han sido concebidas por la Organización Mundial del Comercio como aquellas que “distinguen los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas” ^[2].

En esta misma línea, se encuentra el autor Cabanellas de Torres, quien conceptúa marca de fábrica como “señal o distintivo que el fabricante pone a los productos característicos de su industria”^[3].

 A nivel nacional, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 vigente desde el 01 de febrero de 2000), en su numeral 2 define marca como “cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Cabe hacer notar desde ahora que el artículo 2 citado es claro en señalar que no será susceptible de inscripción una marca que no sea lo suficientemente distintiva para bienes o servicios de la misma clase.

En este sentido, la Sala Primera se ha pronunciado sobre la finalidad que se persigue con el derecho marcario:

 

“La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos número 7978 del 22 de diciembre de 1999, establece en su artículo segundo, el concepto de marca y se refiere a este como cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otras, teniendo en cuenta que son lo bastante distintivos o susceptibles de poder identificarlos de otros de su misma especie o clase. Se ha entendido que este concepto encierra dos aspectos fundamentales de la funcionalidad de la marca, uno, la procedencia, lo que no quiere decir necesariamente que la marca deba indicar quien es su fabricante, sino, se refiere a que el consumidor pueda tener un grado de confianza de alguien que vaya a responder por el producto vendido. En segundo lugar, debe cumplir con ser un elemento que permita al adquirente distinguir el producto ofrecido. Esta Sala en ocasiones anteriores ha abordado el tema y ha definido el objetivo de los signos distintivos, de la siguiente manera: “Estos apelan fundamentalmente al sentido de la vista –aún cuando otros ordenamientos admiten consideraciones olfativas y sonoras- con el objetivo de lograr la diferenciación de los productos, servicios, o empresas respecto de los competidores, de tal forma que el usuario o consumidor pueda identificarlos de manera rápida y sin que sean confundidos con los de la competencia. Son signos distintivos las marcas, las indicaciones de procedencia, los nombres comerciales, la razón social, los modelos de utilidad y los dibujos industriales, pues permiten determinar el origen de un bien. Su protección no se presenta únicamente en la doctrina de la propiedad intelectual, donde privan consideraciones puramente privadas, pues también se tutelan a través del derecho de la competencia, el cual está claramente imbricado en el interés público de tutela de los consumidores, cuando el uso de tales signos es susceptible de introducir distorsiones en el mercado que puedan perjudicarles.”. (Resolución número 855 de las 16 horas del 10 de noviembre de 2005). “(Sala Primera, resolución número 000604-F-2007 de las diez horas del diecisiete de agosto de dos mil siete.  En sentido similar, es posible ver la resolución 000860-F-S1-2014  de las dieciséis horas cinco minutos del tres de julio de dos mil catorce.)

 

En esta misma vertiente, la Constitución Política en su artículo 46 establece el derecho de los consumidores a la protección de sus intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz; y, a la libertad de elección de los bienes y servicios que adquiere.

De ahí que, de acuerdo con nuestra legislación, es posible la inscripción de las marcas que distingan a un producto, siempre y cuando dichas marcas no resulten susceptibles de crear confusión, ni afecten derechos de terceros (artículos 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas).

Asimismo, la protección de la marca inscrita se relativiza con el principio de especialidad, según el cual es posible que dos marcas idénticas o similares puedan ser inscritas, siempre y cuando la marca no esté dirigida a identificar productos o servicios idénticos o similares que pertenezcan a la misma clase internacional y que dicha inscripción no conduzca a error al consumidor.  Sobre el tema, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, OMPI, ha señalado:

e) Principio de especialidad

 

37. El derecho a impedir que terceros utilicen la marca en el comercio está subordinado al principio de especialidad, a saber, sólo puede hacerse valer en lo que respecta a los productos y servicios para los que la marca haya sido protegida, protección que por lo general se lleva a cabo mediante el registro.  En principio, es posible que terceros utilicen una marca idéntica para productos o servicios que no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca, a condición de que no exista riesgo de confusión, asociación o pérdida de reputación.^[4]

 

Se desprende de lo expuesto, que no podría existir una marca que sea similar o idéntica a otra, para proteger bienes o servicios de la misma clase internacional y que pueda generar confusión en el consumidor en relación con los bienes a adquirir y el origen empresarial de los mismos. 

Ahora bien, una vez adquirida la inscripción de la marca, el ordenamiento jurídico del mismo modo establece una serie de derechos para su titular:

 

“Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos: ….”

 

Por otro lado, en lo que atañe al tema de la nulidad de registros de marcas, la Ley de Marcas también establece la posibilidad de declararla, siempre y cuando se configure lo determinado en el numeral 37 de dicho cuerpo normativo.

Así las cosas, es posible declarar la nulidad de un registro de marcas, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y siempre que se encuentre ante un supuesto de violación de los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas. De esta forma se señala:

 

“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

e) Un simple color considerado aisladamente.

f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo.

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

h) Sea contrario a la moral o el orden público.

i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado.

ñ) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

o) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el registro.

p) Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales.

q) Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la presente ley.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

 

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

 (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

 (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

 (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense.

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.

h) (Así derogado por el artículo 1° aparte e) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida desde una fecha anterior.

 (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero.

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.” (Resaltado no es del original)

 

En el asunto que nos ocupa, es claro que de conformidad con el artículo 8 incisos a), b) y c) del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, nos encontramos ante un supuesto de nulidad de registro marcario, pues se encuentran en juego derechos de terceros.

Esto es así, por cuanto de la sustanciación del procedimiento administrativo, se logra establecer claramente que, la marca Mizuno registrada bajo el número 252940 clase 25 internacional, fue solicitada el 31 de julio de 2015 en gestión n°. 2015-7431 a título de Mizuno Corporation, siendo que fue inscrita antes que la marca Mizuno solicitada con el n°. 2015-4319 por xxx en la clase 25 internacional, pese a que esta última ingresó el 07 de mayo de 2015; es decir, fue inscrita antes de que se resolviera una solicitud  de registro preexistente, cuestión que se configura en una causal de nulidad a tenor de lo que dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Nótese que la situación se agrava si se toma en consideración que ambas marcas coinciden fonéticamente y se encuentran enmarcadas en la misma clase internacional, sea la n° 25; poniéndose en peligro los derechos del consumidor.

Así las cosas, considera este órgano asesor que, de conformidad con la normativa supra citada, nos encontramos ante un supuesto de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por lo que procede el dictamen afirmativo.

 

VI.             CONCLUSIÓN.

 

          En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 173 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, esta Procuraduría General rinde dictamen favorable, a fin de que se proceda a declarar, en vía administrativa, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, del registro 252940 referente a la marca MIZUNO, cuyo titular es Mizuno Corporation.

 

 

Atentamente,

 

 

 

 

Licda. Karen Quirós Cascante                   Licda. Grettel Rodríguez Fernández

Abogada de Procuraduría                          Procuradora B

 

 

 

GRF/KQC