C-063-2005

14 de febrero de 2005

 

 

Señora

Patricia Vega Herrera

Ministra de Justicia y Gracia

S. O.

 

Estimada señora:

 

            Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos referimos a sus oficios DM-2045-10-2004 del 6 de octubre del 2004 y DM-086-01-2005 del 12 de enero del 2005, en el que se solicita el criterio de este Órgano Asesor sobre los siguientes cuestionamientos:

 

“¿Conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 85 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N.° 7978, es legalmente posible decretar el abandono de la gestión en aquellos casos donde notificado el traslado de la oposición, los interesados no contesten la misma ni insten el curso del procedimiento en el plazo establecido para este efecto?”

 

“¿Es factible decretar el abandono de la gestión contemplado en el artículo 85 de la Ley N.° 7978, en aquellos casos donde el solicitante no conteste las objeciones indicadas en el artículo 14 de la referida ley, ni tampoco inste el curso del proceso dentro de los seis meses posteriores?”

 

A cada uno de los oficios referidos, adjunta Ud. los dictámenes de la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial, N.° AJ-RPI-552-2004 del 7 de setiembre del 2004 y N.° AJ-RPI-020-2005 del 7 de enero del 2005.  En el primer dictamen, después de realizarse un análisis sobre el impulso procesal, la deserción en materia procesal civil, la caducidad en la jurisdicción contencioso administrativa y el abandono en materia de marcas y otros signos distintivos se concluye que aun y cuando el artículo 16 de la Ley N.° 7978 dispone que es obligación del Registro resolver las oposiciones no contestadas, bien puede interpretarse que es factible decretar el abandono de la gestión, con fundamento en el artículo 85 de la Ley N.° 7978, cuando notificada la oposición al solicitante, éste no la conteste ni inste el curso del procedimiento.  Por su parte, en el dictamen rendido mediante el oficio N.° AJ-RPI-020-2005, se concluye que en tanto la finalidad del artículo 85 de la Ley es sancionar la inercia de las partes, resulta factible decretar el abandono de la gestión en los casos en que el solicitante no conteste las objeciones indicadas en el artículo 14 de la Ley, ni inste el curso del procedimiento dentro de los seis meses posteriores a su notificación.

 

            Para atender esta consulta nos referimos a los principios generales y al procedimiento que rige la inscripción de marcas, para posteriormente analizar, específicamente, los procedimientos de oposición y de análisis de fondo de la solicitud, con el fin de determinar si la figura del “abandono” les resulta o no aplicable.

 

A.-  LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS

 

            Los procedimientos para el registro de marcas se rigen por los principios generales sobre la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, de allí que se hará referencia a los referidos principios, para posteriormente reseñar el procedimiento de inscripción en la legislación nacional.

 

1.-  Principios Generales

 

            La propiedad intelectual, como entidad garante de las creaciones del ingenio humano, (dictamen C-278-98 del 21 de diciembre de 1998) tiene fundamento constitucional.  El artículo 47 de la Carta Magna dispone que todo autor, inventor, productor o comerciante “…gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.  Como se observa, se trata de la protección de las obras y creaciones del ser humano, producto de su individualidad, de modo tal que se le asegure no sólo su titularidad ante terceros sino los eventuales beneficios económicos que de las mismas pueda derivar.

           

            La protección de las obras literarias, los inventos y las marcas de fábrica, entre otras, constituye actualmente parte fundamental de las regulaciones internacionales sobre el comercio.  La discusión sobre propiedad intelectual fue incluida por primera vez en el sistema multilateral del comercio a través de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Internacionales (1986-1994).  Discusión ésta que dio como resultado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo de los ADPIC), incluido como Anexo 1C del Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay del 15 de abril de 1994 (Acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio –OMC-).

            Ahora bien, de forma previa al Acuerdo de la OMC, la comunidad internacional había adoptado diversos instrumentos en la materia tales como la Convención de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, la Convención sobre Derechos de Autor, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda), la Convención de Protección de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes y el Convenio Constitutivo del Arreglo de Lisboa, relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

            Sin embargo, fue con el Acuerdo de los ADPIC que los Estados Miembros se comprometieron a emitir legislación acorde con los niveles mínimos de protección allí establecidos (Artículo 1). 

 

            Entre las obligaciones generales de los Miembros se encuentra el garantizar que los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual permitan la adopción de “medidas eficaces” contra las infracciones a los referidos derechos.  Las legislaciones nacionales también deben contar con recursos “ágiles” para prevenir las infracciones, y con recursos que constituyan “un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones” (artículo 41 inciso 1).  De esta forma, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos por Costa Rica con el Acuerdo de la OMC, adoptado mediante Ley N.° 7475 del 26 de diciembre de 1994,  se emite la Ley N.° 8039 del 12 de octubre del 2000, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y la Ley N.° 7978 del 1 de febrero del 2000, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

 

            Para efectos de la consulta planteada ante esta Procuraduría, interesa reseñar las obligaciones de los Miembros de la OMC en torno a los principios que deben regir la protección de la propiedad intelectual.  El Acuerdo de los ADPIC dispone al efecto:

 

            “Artículo 41

            ….

2.-  Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos.  No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3.-  Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas.  Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos.  Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas…”

 

            Se consagra así el principio de informalismo, en el sentido de que los procedimientos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, en cada uno de los Estados Miembros, no deben ser gravosos ni complicados.  Igualmente, se establece el principio de eficiencia  -en tanto los procedimientos no deben comportar plazos injustificados ni retrasos innecesarios- y el derecho de defensa de los interesados  -ya que el Acuerdo dispone que los procedimientos serán justos y equitativos-.  Además, se consagra la obligación de que las decisiones de la Administración sean razonadas y se basen en pruebas sobre las cuales las partes tuvieron el derecho a ser oídas.

 

            El objetivo de los redactores del Acuerdo fue garantizar que los principios de justicia y razonabilidad guiaran los procedimientos nacionales para la protección de los derechos de propiedad intelectual.  Se trata de que los países Miembros adecuen su legislación a los estándares propios del Estado de Derecho y de protección de Derechos Humanos, de modo tal que cuenten con un mínimo de obligaciones que aseguren la efectiva protección de la propiedad intelectual.

 

            Ahora bien, estos principios resultan aplicables a los procedimientos de inscripción de marcas, por disposición expresa del mismo Acuerdo de los ADPIC.  El artículo 62 señala:

 

“Artículo 62

1.  Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual…, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables.  Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo…

4.  Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41” (el subrayado no es del original).

 

En el ámbito nacional, la Ley de Marcas regula los procedimientos de registro de las marcas, nombres comerciales y denominaciones de origen, entre otros.  En esta ley, emitida a la luz de los compromisos adquiridos por el país en la Ronda Uruguay, se encuentran implícitos los principios u obligaciones generales allí establecidos.  Sin embargo, valga señalar que no se trata en forma alguna de principios nuevos o desconocidos en el ordenamiento jurídico nacional.  Por el contrario, son principios de raigambre constitucional, rectores del funcionamiento de la Administración Pública. 

 

Así, la Ley General de la Administración Pública (LGAP) de 1978, que resulta aplicable supletoriamente a las leyes especiales en la materia (dictamen C-123-2004 del 23 de abril del 2004), consagra el principio del debido proceso al establecer, entre otros, el derecho de las partes a conocer el expediente y a alegar sobre lo actuado para hacer valer sus derechos e intereses, antes de la decisión final (artículos 217).  Igualmente, los principios de justicia y equidad se integran en el principio de verdad real que rige el procedimiento administrativo.  El artículo 221 de la LGAP dispone al efecto:

 

 “Artículo 221.-  En el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible, para lo cual el órgano que lo dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de éstas últimas.”

 

Norma ésta que se complementa con la obligación de que el acto administrativo debe expresarse por escrito, además de ser motivado en los términos exigidos por la ley (artículos 134 y 136).

 

Pero, además, los principios de oficialidad, celeridad e informalismo forman parte integral de los procedimientos administrativos.  Así, el impulso del procedimiento debe realizarse de oficio y la Administración debe conducirlo con la intención de lograr un máximo de celeridad y eficiencia, de modo tal que ante cualquier retardo grave e injustificado, surge la responsabilidad de la Administración y del servidor (artículos 222 y 225).  Por su parte, la LGAP establece que las normas deben interpretarse en forma favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los administrados, bajo el entendido de que el informalismo no puede servir para subsanar nulidades absolutas.  Lo anterior, en tanto únicamente causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento, o sea, de aquellas cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión (artículos 223 y 224).

 

            Visto lo anterior, a continuación se realiza una referencia genérica al procedimiento de registro de marcas en la legislación nacional.

 

2.-  El procedimiento de registro

 

El procedimiento para la inscripción de marcas se encuentra expresamente regulado en la Ley N.° 7978.  En el capítulo II del Título II de la Ley se establece el referido procedimiento y se complementa con las Normas Comunes establecidas en el Título IX, relativas a los procedimientos, registros, publicidad y clasificación.

 

Para efectos del asunto consultado a esta Procuraduría, interesa señalar que el procedimiento de registro de la marca se inicia con la solicitud respectiva, la cual será admitida para el trámite por el Registro de la Propiedad Industrial siempre y cuando se brinden los datos exactos que permitan identificar al solicitante, se señale una dirección o designe a un representante en el país, se muestre la marca cuyo registro se solicita, se indiquen los nombres de los productos o servicios para los que se usará (con señalamiento de la clase respectiva) y se adjunte el comprobante de pago de la tasa básica (artículo 10).

 

Ahora bien, el solicitante se encuentra facultado para modificar o corregir su solicitud en cualquier tiempo, siempre y cuando no se trate de un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial.  Igualmente, el interesado puede dividir su solicitud en cualquier momento del trámite -a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial- (artículo 11) o puede desistir de la misma (artículo 12).

 

El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley, para lo cual cuenta con un plazo de quince días.  En caso de que exista algún error u omisión, el Registro lo notificará al solicitante dentro de los quince días siguientes a fin de que realice las correcciones pertinentes y bajo el apercibimiento de tener por abandonada la solicitud (artículo 13).

 

Realizado el anterior examen de forma, el Registro procederá a analizar el fondo del asunto, para lo cual determinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8, entre las que se encuentra, por ejemplo, que el signo sea idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro que pueda causar confusión al público consumidor o si el signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente (artículo 14).  Si la solicitud es conforme a lo dispuesto en la ley, el Registro ordenará la publicación de un aviso a costa del interesado por tres veces, en el Diario Oficial (artículo 15).

Una vez publicado el aviso en el Diario Oficial se inicia el procedimiento de oposición al registro, regulado en los artículos 16 y ss.  Ahora bien, si se presentan oposiciones a la inscripción de la marca, la Administración deberá resolverlas junto con el principal, mediante resolución fundamentada.  Sin embargo, de no haberse presentado oposición alguna, el Registro procederá a registrar la marca previo pago de la tasa correspondiente (artículo 18).

B.-  SOBRE LA DECLARATORIA DEL “ABANDONO” EN LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS POR EL MINISTERIO

 

El Ministerio de Justicia cuestiona si conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 85 de la Ley de Marcas es factible declarar el abandono de la gestión cuando notificado el traslado de la oposición al solicitante del registro no la conteste, ni inste el curso del procedimiento dentro de los seis meses posteriores.  Igualmente se cuestiona si es posible decretar el abandono de la gestión cuando el solicitante no conteste las objeciones indicadas en el artículo 14 de la referida ley, ni inste el curso del procedimiento en el plazo de ley.

 

            Mientras en el primer caso nos encontramos frente al procedimiento de oposición al registro de la (o las) marca (s) (artículo 16), en el segundo se trata del procedimiento que debe seguir la Administración para realizar el análisis “de fondo” de la solicitud en el caso de que existan objeciones para la inscripción de la marca (artículo 14), de allí que a continuación se analiza la hipótesis sobre la aplicabilidad o no de la figura del abandono a cada uno de los procedimientos respectivos, en el entendido de que ambos forman parte integral del más amplio procedimiento de registro de las marcas regulado en la Ley N.° 8039.

 

1.-  El procedimiento de oposición

 

            De las consultas formuladas por el Ministerio se extrae que nos encontramos frente a un problema de interpretación.  Como bien se sabe, la interpretación de las normas jurídicas debe realizarse según el sentido propio de sus palabras, según lo dispone nuestro Código Civil (artículo 10).    Únicamente si el texto de la ley no es claro el operador jurídico deberá realizar un esfuerzo mayor a fin de descubrir la intención del legislador o, lo que es lo mismo, el espíritu de la ley.  Tal y como lo señalan Mouchet y Zorraquín:

 

“Si la norma jurídica es clara y rige con precisión el caso planteado, la cuestión se resuelve aplicándola.  Si la norma es oscura, se presta a confusiones o existe duda acerca de su aplicación a un caso dado o hay discrepancia entre varias normas que podrían solucionar el problema resulta indispensable interpretarla, es decir, desentrañar su verdadero sentido y alcance.  Y si, por último, no se encuentra una norma que resuelva directamente la cuestión, es necesario llenar esa laguna e integrar el derecho del modo ya previsto en cada sistema jurídico” (Introducción al Derecho, novena edición, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1984, p. 248).

 

            La figura del abandono y su aplicación a los casos planteados por el Ministerio debe, en primer término, ser analizada de conformidad con lo expresamente dispuesto en las normas en cuestión, ya que “cuando el sentido de la ley no es dudoso sino que resulta comprensible, sin mayor esfuerzo, no es lícito variarla, a título de interpretación” como lo ha señalado nuestro tratadista Brenes Córdoba (Tratado de las Personas, Editorial Juricentro, San José, pp. 42).  No debe olvidarse, además, que en el caso específico del ordenamiento administrativo la norma debe interpretarse en la forma que mejor garantice el fin público a que se dirige.  Se trata de una normativa cuya interpretación e integración debe realizarse tomando en cuenta las normas conexas, así como la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere (artículo 10 de la LGAP).

 

            Visto lo anterior, procede hacer referencia a los artículos 16 y 85 de la Ley de Marcas, que literalmente disponen:

 

“Artículo 16°- Oposición al registro. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud.  La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación.  Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.”  (el subrayado no es del original).

“Artículo 85°- Abandono de la gestión. Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados.”

 

            El artículo 16 de la Ley de Marcas regula detalladamente el procedimiento de oposición, así como la facultad del solicitante de referirse o no a la oposición u oposiciones que se presenten.  Dentro del procedimiento de oposición se establece la obligación del Registro de notificarle al solicitante la existencia de la oposición para que, si a bien lo tiene, presente los alegatos y pruebas respectivas.  Esta comunicación de la oposición es parte del derecho de defensa del interesado en tanto, una vez notificado, podrá presentar los alegatos y pruebas que considere pertinentes.  Sin embargo, es claro que la norma establece una facultad en torno a la contestación de la oposición y no una obligación legal a cargo del solicitante.  Esta facultad se deriva de las dos frases finales del último párrafo del artículo 16.  Así, en la primera se indica que el solicitante “podrá” responder la oposición (lo cual es facultativo), mientras que la segunda establece que el Registro de la Propiedad industrial “resolverá la solicitud, aun y cuando no se haya contestado la oposición” (lo cual es imperativo). 

 

            Obsérvese que la posibilidad con que cuenta el solicitante de no referirse a la oposición es expresa, como expresa es la obligación para la Administración de resolver la solicitud sometida a su conocimiento.

 

            Ante la claridad de la norma, debe entonces procederse a su aplicación.   La ausencia de duda en el texto del articulado imposibilita que a título de interpretación se modifique su contenido, como bien lo indica Brenes Córdoba.  La norma es imperativa para la Administración, de modo que no puede sustraerse de su obligación de resolver las solicitudes de inscripción de marcas. 

 

            En este sentido, no es jurídicamente factible aplicar la figura del “abandono”, si notificado de la oposición, el solicitante no la contesta ni insta el curso del procedimiento dentro de los seis meses siguientes (artículo 85 de la Ley).  Lo anterior en tanto el párrafo final del artículo 16 de la Ley de Marcas establece la obligación de la Administración de resolver toda solicitud de inscripción de marcas una vez vencido el periodo de dos meses otorgado al solicitante para referirse a la oposición -independientemente de que el solicitante la haya o no contestado-.  La aplicación de la figura del abandono, en esta hipótesis, constituiría una transgresión directa de la ley (el artículo 16) y, por ende, del principio de legalidad, base del Estado de Derecho

 

Por demás, la obligación de la Administración de resolver, con o sin la participación del solicitante en esa etapa de oposición, se ajusta a los principios consagrados en el Acuerdo de los ADPIC de que las decisiones sobre el fondo se pondrán a disposición de las partes “sin retrasos indebidos” y se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes “la oportunidad de ser oídas” (artículo 41 inciso 3).  En el caso que nos ocupa, el solicitante tiene el derecho de referirse a la oposición cuando se le notifica.  Sin embargo, el ejercicio o no de ese derecho no puede ni debe constituir un retraso innecesario a la resolución del fondo del asunto pues para ese momento procesal la autoridad administrativa ya cuenta con los elementos sustantivos necesarios y suficientes para determinar la procedencia o no de la inscripción respectiva.

 

            En el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ya existe jurisprudencia sobre la obligación de los Estados Miembros de no generar “retrasos indebidos” en los procedimientos para la protección de la propiedad intelectual.  El Grupo Especial encargado de investigar el asunto “Canadá - Período de protección mediante patente” (investigación iniciada a solicitud de los Estados Unidos) (WT/DS170/R del 5 de mayo del 2000) analizó diversas figuras jurídicas como el abandono, cuya errónea aplicación podía provocar la transgresión a los principios de que los procedimientos no deben ser complicados o gravosos, ni comportar retrasos innecesarios, según lo dispuesto en los artículos 41 inciso 2 y 62 inciso 4 del Acuerdo.  Al efecto se indicó:

 

“6.117    A nuestro juicio, exigir a los solicitantes que recurran a retrasos tales como el abandono, la nueva activación de la solicitud, la falta de pago de las tasas y la omisión de respuesta al informe del funcionario encargado del examen de las patentes sería incompatible con el principio general de que los procedimientos no deben ser innecesariamente complicados, según se expresa en el párrafo 2 del artículo 41, aplicable a los procedimientos de adquisición en virtud del párrafo 4 del artículo 62.  Por su propia naturaleza, esos retrasos, que no se vinculan a ninguna razón válida relacionada con el procedimiento de examen y concesión, serían incompatibles con el principio general de que los procedimientos no deben comportar ‘retrasos innecesarios’, según se expresa en el párrafo 2 del artículo 41, aplicable a los procedimientos de adquisición en virtud del párrafo 4 del artículo 62”  (el subrayado no es del original).

            La jurisprudencia establecida es conteste en establecer que figuras tales como el “abandono” no deben ser utilizadas para causar retrasos innecesarios en los procedimientos de adquisición o registro de los derechos de propiedad intelectual.  De allí que la legislación nacional, al regular el procedimiento de oposición al registro, se ajuste plenamente no sólo a la letra del Acuerdo sino al desarrollo jurisprudencial realizado en el marco de la OMC.

 

2.-  El examen de fondo de la solicitud

 

            El Ministerio cuestiona si es posible decretar el abandono de la gestión, cuando el solicitante no conteste las objeciones indicadas en el artículo 14 de la Ley de Marcas, ni inste el curso del proceso dentro de los seis meses posteriores a su notificación.  Esta norma, que establece el procedimiento a seguir por la Administración para el examen “de fondo” de la solicitud, dispone:

“Artículo 14°- Examen de fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.”

            Por su parte, los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas establecen las marcas que resultan inadmisibles por razones intrínsecas -tales como las que reproduzcan o imiten  el escudo o la bandera de cualquier Estado, así como las monedas o billetes de curso legal- y las inadmisibles por derechos de terceros –por ejemplo, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro que pueda causar confusión al público consumidor-.

           

            Ahora bien, el artículo 14 establece el procedimiento que debe seguir la Administración para el análisis de fondo de la solicitud sometida a su conocimiento.  De su lectura, se deriva que no admite la posibilidad de aplicar la figura del abandono regulada en el artículo 85.   El procedimiento del artículo 14 es específico y se encuentra detalladamente regulado; de modo tal que no sería lícito realizar una interpretación que varíe su sentido. 

 

            En efecto, la norma dispone que el Registro de la Propiedad Intelectual debe examinar si la marca cuya inscripción se solicita incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley.  En caso positivo, el Registro lo notificará al solicitante y le otorgará un plazo de 30 días para que conteste.  Ahora bien, la norma señala expresamente que si el Registro considera que subsisten las objeciones planteadas, y una vez transcurrido el plazo otorgado al solicitante, haya contestado o no las objeciones en cuestión, deberá proceder a denegar el registro “mediante resolución fundamentada.”

 

            Es claro, entonces, que no existe opción jurídica de aplicar la figura del abandono pues lo cierto es que la Administración siempre debe resolver la solicitud de registro mediante resolución fundamentada, aun y cuando el solicitante no haya ejercido su derecho de referirse a las objeciones en cuestión.

 

            No está por demás señalar que en este caso la norma legal también es fiel reflejo de los principios que rigen los procedimientos de inscripción de marcas establecidos en el Acuerdo de los ADPIC, ya que al establecerse la obligación de la Administración de resolver la solicitud mediante resolución fundamentada se cumple con el principio consagrado en el inciso 3 del artículo 41 del Acuerdo según el cual las decisiones sobre el fondo se deben “…formular, preferentemente, por escrito y serán razonadas”.

 

CONCLUSIONES

 

            Por lo antes expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República que:

 

1.-  El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado por Costa Rica mediante la Ley N.° 7475, establece los principios que deben regir los procedimientos de adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, entre los que se encuentra el procedimiento de registro de marcas.

 

2.-  En virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no es jurídicamente factible declarar el “abandono” de la solicitud cuando el interesado en la inscripción o registro de la marca no haya contestado las oposiciones que le hayan sido notificadas.   En este caso, el operador jurídico debe proceder conforme al texto de la ley que establece el deber de la Administración de pronunciarse sobre el fondo del asunto al señalar que “…el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición”.

 

3.-  Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Marcas no es legalmente posible declarar el “abandono” de la solicitud cuando el interesado no conteste las objeciones allí referidas, ya que el legislador estableció que independientemente de que el solicitante las haya contestado o no, el Registro de la Propiedad Industrial debe denegar la inscripción o registro de la marca “mediante resolución fundamentada”, si las mismas subsisten.

 

4.-  Los artículos 14 y 16 de la Ley de Marcas son plenamente compatibles con los principios de los procedimientos de registro de adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual establecidos en el Acuerdo de los ADPIC, en tanto reflejan procedimientos que no son “innecesariamente complicados o gravosos”, además de que consagran la obligación del Estado de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento mediante resoluciones fundamentadas, que deben basarse en pruebas sobre las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas (incisos 2 y 3 del Acuerdo).

 

            Sin otro particular, se suscribe muy atentamente,

 

 

Georgina Inés Chaves Olarte

PROCURADORA ADJUNTA

 

 

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