C-076-2008

11 de marzo de 2008

 

 

 

Licenciado

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Director del Registro de la Propiedad Industrial

 

 

Estimado señor:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta a su oficio n.° DRPI-557-2007, del 28 de noviembre del 2007, por medio del cual nos solicitó el dictamen a que se refiere el artículo 173, párrafo 1° de la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227, del 2 de mayo de 1978 (en lo sucesivo LGAP), para declarar en vía administrativa la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la inscripción del distintivo comercial “ELEMENT”, a nombre de CRAZY T-SHIRT S.A., bajo el número de registro 143723.

 

 

I.                               ANTECEDENTES.

 

De las fotocopias certificadas que componen el expediente administrativo n.° 03-2007 que se nos remitió con su gestión (66 folios en total), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

1)      El 5 de abril del 2002, la apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad BOGA K.B.U. S.A., cédula jurídica n.° 3-101-252761, solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “element”, en la clase 25 internacional, para proteger y distinguir ropa y zapatos, a la que se le asigna el número de expediente n.° 2386-2002 (folios 10 a 13 del expediente administrativo).

 

2)      La solicitud anterior quedó en suspenso mediante resolución del referido Registro de las 11:52 horas del 29 de mayo del 2002, al constatar del estudio de posibles antecedentes de marcas, realizado el 10 de abril de ese año, que existía una solicitud de inscripción previa para una marca igual por parte de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., tramitada bajo el expediente n.° 2001-7008. Lo anterior, de conformidad con los artículos 4 y 8.a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. No consta de la documentación que se nos remitió con su gestión las copias certificadas del expediente n.° 2001-7008; el cual, por distintas referencias que se hacen en el expediente administrativo bajo nuestro poder, parece que quedó archivado desde el 5 de noviembre del 2004 e incluso pudo haberlo sido antes (desde el 28 de noviembre de 2002), con motivo de que no fue publicado el edicto correspondiente, (folios 14 a 18 y 26 del expediente administrativo).

 

3)      El 10 de julio del 2003, el apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., cédula jurídica n.° 3-101-260804, y domiciliada en San José, solicita, nuevamente, la inscripción de la marca de comercio “ELEMENT”, en la clase 25 internacional para proteger y distinguir camisetas para hombre y mujer, a la que se le asigna el número de expediente n.° 2003-4360 (folio 1 del expediente administrativo).

 

4)      Luego de emitir el 22 de julio del 2003, el “Listado de posibles antecedentes de marcas” de la solicitud anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:45 horas del 30 de julio del 2003, resuelve que “por notarse que NO tiene relación con las causales previstas en los artículos 7, 8, 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y no aparece en trámite, ni inscrito distintivo o elemento figurativo alguno similar o idéntico al solicitado, se resuelve: De conformidad con el estudio realizado y por cumplir con los requisitos de Ley; Publíquese el aviso correspondiente” (folio 2 a 5 del expediente administrativo).

 

5)      Que la publicación de los avisos correspondientes fue hecha en las Gacetas n.° 179, 180 y 181 de los días 18, 19 y 22, respectivamente, del mes de setiembre del 2003 (folio 1 del expediente administrativo).

 

6)      La marca ELEMENT a favor de CRAZY T-SHIRT S.A. fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de enero del 2004, bajo el asiento n.° 143723 (folio 7 vuelto del expediente administrativo y la constante referencia que de dicho asiento registral se hace en el expediente).

 

7)      Mediante oficio del 5 de octubre del 2005, el Lic. Edgar Hernández Mora, registrador del Registro de la Propiedad Industrial, remite al Departamento de Asesoría Legal de ese Registro el expediente n.° 2386-2002, indicándose que “POR CUANTO EN LA CLASE 25 EN QUE SE DESEA PROTEGER LA MARCA ELEMENT SE INSCRIBIO LA MARCA ELEMENT CUYO EXPEDIENTE ES 2003-4360, NO TOMÁNDOSE EN CUENTA EL EXPEDIENTE 2002-2386, QUE NOS OCUPA” (folio 9 del expediente administrativo).

 

8)      En su oficio n º DRPI-308-2006, del 25 de julio del 2006, la Licda. Vanessa Cohen Jiménez, en ese entonces Directora del Registro de la Propiedad Industrial, informa a la Ministra de Justicia acerca de la irregularidad existente en relación con la inscripción de la marca ELEMENT, a favor de CRAZY T-SHIRT S.A., tramitada bajo el expediente n.° 2003-4360, que ameritó al parecer una investigación preeliminar que desembocó en el oficio AJ-RPI-428-2006 (ninguna de esa documentación aparece agregada al expediente remitido con su gestión); consistente, según se explica en el mismo oficio, en el irrespeto al principio de prioridad registral, debido a que BOGA K.B.U. S.A. había solicitado antes el registro de esa marca. Por lo que debió levantarse el suspenso decretado en la tramitación de esta última solicitud, luego de verificarse el archivo del expediente 2001-7008 por abandono de la gestión y haber procedido a la paralización del expediente n.° 2003-4360 hasta tanto se resolvieran las diligencias de BOGA K.B.U. S.A.  Al no haberse actuado de esa forma, recomienda la apertura de un procedimiento administrativo a fin de determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de la marca anterior, por violación al inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (folios 26 a 31 del expediente administrativo).

 

9)      En resolución de las 11:00 horas del 1° de agosto del 2007, el Director del Registro de la Propiedad Industrial, decide nombrar un órgano director integrado por los funcionarios Natasha Donoso Esquivel, en calidad de miembro propietaria, y Marjorie Franco Porras, como miembro suplente, para que verifique e instruya la verdad real de los hechos relacionados con la posible declaratoria de nulidad en el otorgamiento del registro de la marca ELEMENT, propiedad de CRAZY T-SHIRT, S.A., por violación a los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,  al estar previamente solicitada esa marca, en la misma clase, por la sociedad BOGA K.B.U. S.A. (folios 32 a 35 del expediente administrativo).

 

10)  El referido órgano director, a través de la resolución de las 9:30 horas del 27 de agosto del 2007, procede a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214 y 308 siguientes y concordantes de la LGAP, para declarar la posible nulidad absoluta y evidente en el otorgamiento del registro de la marca ELEMENT, propiedad de CRAZY T-SHIRT S.A., por los siguientes hechos: “I. SÉ PROCEDIÓ CON LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “ELEMENT” EN CLASE 25 INTERNACIONAL, EL 22 DE ENERO DEL 2004, A FAVOR DE CRAZY T-SHIRTT S.A., BAJO EL REGISTRO 146723 [sic], PESE A ENCONTRARSE PREVIAMENTE PRESENTADA LA SOLICITUD DESDE EL 05 DE ABRIL DE 2002, DE LA MARCA ELEMENTS EN LA MISMA CLASE POR PARTE DE LA EMPRESA BOGA K.B.U., S.A., LA CUÁL SE ENCONTRABA EN SUSPENSO EN RAZÓN DE UNA SOLICITUD ANTERIOR LLEVADA BAJO EL EXPEDIENTE 2001-7008, LA CUAL FUE ARCHIVADA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2004, LO CUAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, INFRINGE EL DERECHO DE PRIORIDAD DEL SOLICITANTE BOGA K.B.U. POR SER PRESENTADA SU SOLICITUD EN UNA FECHA ANTERIOR, ASIMISMO LA INSCRIPCIÓN CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 INCISOS A) Y B) DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.” A la vez, le hace saber a la parte interesada que le asiste el derecho a ser oída, para lo cual se puede hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer la prueba que considere pertinente y de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo. Entre los documentos enlistados en la resolución inicial y que se ponen a disposición de las partes no viene la investigación preliminar mencionada en el oficio n.º DRPI-308-2006 a que se hizo referencia en el punto 8 de los antecedentes. Finalmente, se indican los recursos que caben contra esa resolución de apertura. Dicha resolución le fue notificada al representante legal de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A. el 28 de agosto del 2007. No consta que se le haya notificado a la empresa BOGA K.B.U. S.A. (folios 36 a 41 del expediente administrativo).

 

11)  El órgano director mediante cédula de citación n.° AJ-RPI-325-2007, del mismo 27 de agosto del 2007, –en la que hace una relación sucinta de los hechos investigados en el punto anterior – citó a la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., en calidad de titular, a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:00 horas del 19 de setiembre del 2007. Dicha resolución le fue notificada al apoderado generalísimo de la citada empresa el día 28 siguiente (folio 42 y 42 vuelto del expediente administrativo).

 

12)  El referido órgano director mediante cédula de citación n.° AJ-RPI-326-2007, también del 27 de agosto del 2007, citó a la sociedad BOGA K.B.U. S.A., en los mismos términos descritos, pero en calidad de interesada, a la comparecencia indicada en el punto anterior. Dicha resolución le fue notificada el día 30 de ese mismo mes (folios 43 y 43 vuelto del expediente administrativo).

 

13)  De conformidad con el acta levantada al efecto, la audiencia oral y privada se celebra a las 9:13 horas del 19 de setiembre del 2007, con la presencia de la apoderada de la sociedad BOGA K.B.U S.A., el órgano director y su miembro suplente. En la audiencia, la representante de la referida empresa lleva a cabo su declaración, en la que solicita que se deje sin efecto la inscripción de la marca ELEMENT a nombre de CRAZY T-SHIRT S.A. y que se reactive la solicitud presentada el 5 de abril del 2002 por su representada hasta su efectiva inscripción, en virtud del derecho de prioridad que le asiste. La audiencia finaliza a las 9:35 horas. Asimismo, el órgano director y su miembro suplente levantan una nueva acta a las 9:37 horas de ese mismo día, para hacer constar que el representante de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A. no se presentó a la comparecencia (folios 44 y 45 del expediente administrativo).

 

14)  El Director del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 8:05 horas del 2 de octubre del 2007– notificada a la empresa expedientada el día 9 siguiente – resuelve: “I.- Se declara la nulidad absoluta y evidente del registro 143723 correspondiente al trámite de inscripción de la marca ELEMENT, a favor de CRAZY T-SHIRT S.A. II.- Se remite el expediente administrativo para el correspondiente dictamen de la Procuraduría General de la República”. No consta su notificación a la empresa BOGA K.B.U S.A. (folios 47 a 66 del expediente administrativo).

 

 

II.                            SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATIVO DE DERECHOS.

 

En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos, la Administración debe acudir a la vía judicial, y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 34 y 39 del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006), que entró en vigencia el pasado 1º de enero del año en curso.

 

La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos propios declaratorios de derechos, se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.

 

A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración, y es la contenida en el artículo 173 de la LGAP.  De conformidad con esa norma, la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta. Dicho artículo disponía  en la redacción que se encontraba vigente al momento que se inició este procedimiento administrativo ordinario, es decir, antes de que entrara en rigor la reforma introducida por el artículo 200, inciso 6), del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que sigue:

 

“Artículo 173.-

 

1. Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos fuere evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso de lesividad señalado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, No. 3667, de 12 de marzo de 1966, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República.  Cuando la nulidad versare sobre actos administrativos relacionados directamente con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen favorable.”

 

Esta Procuraduría, al explicitar los alcances de la potestad de revisión de oficio que contempla el citado artículo 173, indicó:

 

 

 

“II.- El artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y la potestad excepcional para anular o revisar de oficio los actos administrativos favorables o declarativos de derechos.

Toda actuación administrativa está sujeta al bloque de legalidad, comprensivo de las diferentes normas y principios que integran el ordenamiento jurídico. Por ende, la sujeción y la conformidad con aquel bloque de legalidad determinarán la validez del acto administrativo, pero también el deber de la Administración de velar por la regularidad de su propia actuación; un deber que, según hemos indicado, encuentra límites, especialmente en relación con los actos declarativos de derechos, porque si bien se considera que un acto absolutamente nulo no crea derechos y que la Administración está obligada a no aplicar dicho acto, debiendo anularlo, lo cierto es que la declaratoria de nulidad de un acto es excepcional, particularmente, cuando ese acto genera derechos a favor de un administrado.

En aras del principio de intangibilidad de las situaciones jurídicas subjetivas y de los derechos de los administrados, el ordenamiento prohíbe que la Administración pueda retirar libremente los actos declaratorios de derechos. En consecuencia, ese retiro resulta excepcional y debe fundarse además en la existencia de una nulidad absoluta, en los términos del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Lo cual implica que el vicio del acto debe ser de una gravedad tal que afecte el orden público, lo que a su vez origina el deber jurídico de retirar y de no ejecutar el acto así viciado. Y es por ello que se le permite a la Administración ejercer su potestad de autotutela. Fuera de ese supuesto, la Administración no es libre de revenir sobre sus propios actos. Antes bien, en caso de nulidad absoluta, pero no evidente y manifiesta debe acudir al proceso contencioso-administrativo, declarando previamente lesivo el acto. Por consiguiente, en vía administrativa, la declaratoria de nulidad está sujeta a límites y solo procede en el tanto en que la nulidad sea absoluta en los términos del artículo 173 de la Ley.” (Dictamen C-336-2005, del 7 de setiembre de 2005. En igual sentido, ver los pronunciamientos C-266-2006, del 30 de junio de 2006 y C-175-2007, del 1° de junio del 2007).

 

 

III.                         PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS DECLARATORIOS DE DERECHOS EMITIDOS POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

 

Ciertamente, tal y como se indica en este epígrafe, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.

 

La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista;[1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, del 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.° 25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

 

En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978). Así, por ejemplo, el párrafo primero del referido artículo 37 introduce una tercera vía para proceder a la eliminación de un acto viciado de ilegalidad, aparte de las ya conocidas formas previstas por el artículo 180 de la LGAP (de oficio y por la vía recursiva), a saber: la solicitud o gestión de parte.

En efecto, la norma de comentario establece que “Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley”. Nótese, que el párrafo trascrito no alude al típico supuesto de la instancia o gestión de parte a través de la interposición del recurso administrativo procedente contra la inscripción marcaría o el registro de un nombre comercial;[2] sino a la llamada acción de nulidad en sede administrativa, en términos similares, por cierto, a como lo hace el artículo 102 de la Ley española del Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (n.°30, de 26 de noviembre de 1992).[3]

 

Es decir, la solicitud o petición de parte supone para la Administración el deber de abrir un procedimiento administrativo dirigido a la constatación de la conformidad o disconformidad del acto con el ordenamiento jurídico. Puesto que el artículo de cita faculta a “cualquier persona con interés legítimo” a exigir la declaración de nulidad de la marca o nombre comercial así viciada – obsérvese el carácter imperativo y no potestativo de su redacción “declarará”, no dice, “podrá declarar” – cuya solicitud, en consecuencia, “resulta vinculante para la Administración, que se encuentra, así, obligada a declarar la nulidad de pleno derecho del acto administrativo que lo sea, resultando posible, en todo caso, la fiscalización de su decisión por los Tribunales de la Jurisdicción contencioso-administrativa.”[4]

 

Reiteramos, que esta solicitud de nulidad, como bien lo ha clarificado la doctrina, no es propiamente un recurso administrativo, aunque esté muy cerca de ellos. La noción de solicitud que recoge el artículo 37 de la Ley de marcas, como trámite capaz de iniciar un procedimiento que obliga a la Administración a seguirlo hasta recaer una resolución definitiva, es clara y perfectamente distinguible de la noción de recurso administrativo que la propia LGAP regula (artículos 342 y 343). Pues se trata de un procedimiento especial, una acción de régimen privilegiado, que instrumenta una suerte de tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio, para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa y que se pone en marcha a través de una solicitud.[5]  Tal y como, se puede constatar de los numerales 48 y 49 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), que contemplan el referido procedimiento en su Capítulo X:

 

“CAPÍTULO X

De las Cancelaciones y Nulidades de Registros

Artículo 48.—Solicitud de cancelación o nulidad. Toda solicitud de cancelación o nulidad de un registro o anotación de una licencia de uso, deberá ser dirigida al Registro y, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, deberá contener lo siguiente:

a) Identificación de la marca, signo distintivo o contrato de licencia cuya cancelación se solicita, indicando sus datos registrales y el número de expediente;

b) Nombre del titular del registro.

c) Expresar el interés del solicitante en promover la cancelación o nulidad.

d) Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa.

e) Las pruebas en que se funda la solicitud.

f) La petición en términos precisos.

En caso que la solicitud no cumpla los requisitos de forma correspondiente, el Registro procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley.

Artículo 49. —Procedimiento. Siempre que la solicitud de cancelación o nulidad se encuentre ajustada a lo prescrito en la Ley o este Reglamento, el Registro la admitirá a trámite y dará audiencia al titular del registro, por el plazo de un mes, para que haga valer sus derechos y, según el caso, aporte u ofrezca sus propios medios de prueba. Para tales efectos, la notificación correspondiente se realizará observando lo establecido en los artículos 3 inciso e) y 8 de este Reglamento.

Si fuere necesario recibir o practicar medios de prueba ofrecidos por el solicitante o el titular del registro, el Registro fija un plazo de quince días hábiles para recibir las pruebas ofrecidas.

Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la solicitud de cancelación o nulidad, o del vencimiento del período de prueba, según fuere el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud en forma razonada y valorando las pruebas correspondientes. Si la resolución fuere favorable a la solicitud, se ordenará proceder a realizar la anotación correspondiente en la base de datos donde constan sus antecedentes registrales, cuando la cancelación de un registro fuere solicitado por un tercero, este deberá publicar un aviso en el Diario Oficial, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley.

En todo caso, la resolución que se emita puede ser recurrida por medio de los recursos establecidos en este Reglamento.”

 

Las precisiones anteriores resultan pertinentes, como se verá de los apartados siguientes, para entender los dos principales rasgos que queremos destacar en este dictamen en relación con la potestad de revisión de oficio de actos emanados del Registro de la Propiedad Industrial: la falta de competencia del Director del referido Registro para proceder a su anulación y el plazo de prescripción de la acción de nulidad. 

 

 

A)                 Acerca de la competencia del Registro de la Propiedad Industrial para declarar de oficio la nulidad

 

El párrafo primero de las tantas veces citado artículo 37 de la Ley de marcas establece de forma genérica que será el Registro de la Propiedad Industrial quien declarará la nulidad del registro de una marca, y en virtud del artículo 68 de la misma ley, también de un nombre comercial. Sin embargo, el párrafo final del referido artículo 37 hace una remisión expresa al artículo 173 de la LGAP, cuando se trate de una nulidad declarada de oficio, en concreto a sus párrafos 1°, 2° y 3°. Esta remisión, como veremos de seguido, genera algunas dudas interpretativas que, lastimosamente, el examen del expediente legislativo de la Ley de marcas (n.° 13.641), no ayuda a esclarecer. En ese sentido, el texto original del artículo 37 del proyecto de dicha ley establecía:

 

“Artículo 37- Nulidad del Registro

 

1.- A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Intelectual declarará la nulidad del registro de una marca si éste se efectuó en contravención de alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8. Tratándose de un incumplimiento del artículo 7, la nulidad también puede ser pedida por una autoridad competente.

2.- No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hayan dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

3.- Un pedido de nulidad fundado en una contravención del artículo 8 deberá presentarse dentro de los 5 años posteriores a la fecha del registro impugnado. La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro impugnado se hubiese efectuado de mala fe. Una acción de nulidad fundada en el mejor derecho de un tercero para obtener el registro de una marca sólo puede ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho.

4.- No se declarará la nulidad del registro de una marca por razón de existir un registro anterior si se invocara la defensa prevista en el artículo 39 párrafo 2) y ella resultara fundada.

5.- El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional en cualquier acción por infracción de una marca registrada” (folios 44 y 45 del tomo I del expediente legislativo)

 

En relación con dicho numeral, los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en su minuta del 3 de noviembre de 1999 (visible a folio 252 del tomo I del expediente legislativo), hacen tan solo la observación que “debe precisarse la debida protección al principio del debido proceso en materia de nulidades.” 

 

Es mediante una moción de texto sustitutivo de todo el proyecto de ley presentada por el diputado Belisario Solano Solano, que al artículo 37 de referencia, se le da la redacción que prácticamente tiene en la actualidad (ver al efecto, el folio 310 del tomo I del expediente, correspondiente al acta de la sesión plenaria n.° 104, celebrada el 30 de noviembre de 1999). La cual fue presentada, dictaminada y aprobada sin explicación o discusión alguna sobre el punto de interés. Del mismo modo, el artículo 37 en cuestión, ni el tema de las nulidades, suscitó discusión alguna durante el trámite del proyecto en su primer y segundo debates.  Con lo que el referido numeral recibió la redacción vigente, que procedemos a transcribir de nuevo pero de forma íntegra:

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).

 

Conforme al último párrafo trascrito, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial debe regirse, por así disponerlo de forma expresa el legislador, por los incisos 1°, 2° y 3° del artículo 173 de la LGAP, según se indicó antes. El inciso 1° de marras, como se recordará del segundo epígrafe de este escrito, contempla el supuesto específico que faculta a la Administración pública para declarar en sede administrativa la nulidad de un acto declaratorio de derechos: la presencia de una nulidad absoluta que, además, debe ser “evidente y manifiesta”. Aspecto éste, que nada varía con la redacción actual del artículo 173 y que más bien se recalca con la adición de un párrafo adicional a dicho inciso 1° y la consiguiente supresión del antiguo inciso 4°.

 

En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con el artículo 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987.  En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).

 

Consecuentemente, si resulta que nos encontramos ante un vicio del acto registral que bien podría calificarse con el grado de nulidad absoluta, pero no “evidente y manifiesta”, la Administración necesariamente deberá acudir a la vía ordinaria para su anulación, a saber: el proceso contencioso de lesividad, al que se aludió antes también.

 

En ese sentido, el párrafo 3° del artículo 183 de la LGAP en su redacción actual reitera que: “Fuera de los casos previstos en el artículo 173 de este Código, la Administración no podrá anular de oficio los actos declaratorios de derechos en favor del administrado y para obtener su eliminación deberá acudir al proceso de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo.”

 

Para lo cual, tratándose de actos dictados por órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental, el superior jerárquico supremo respectivo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos que dichos organismos representan mediante resolución fundada, de conformidad con el artículo 34.4) del Código Procesal Contencioso Administrativo; pero sin que ello implique la necesidad de levantar un procedimiento administrativo al efecto.

 

En otro orden de consideraciones, el inciso 1° del artículo 173 bajo estudio, tanto en su redacción actual, como en la entonces vigente, contempla el momento – aspecto al que nos referiremos, más adelante, con detenimiento – en el cual podrá ser requerido nuestro dictamen; que en todo caso deberá hacerse antes de emitir el acto o la resolución final anulatoria. Ya que de esta forma, la Procuraduría podrá constatar de las piezas del expediente administrativo que se remita con la solicitud, el cumplimiento, de un lado, de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa del interesado o los interesados (a que se refiere el inciso 3° del numeral de cita) y de otro, que efectivamente nos encontramos ante un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, para su declaratoria en sede administrativa.

 

Asimismo, el recién citado inciso 3° del artículo 173 de la LGAP, reafirmaba en la redacción entonces vigente de forma más categórica que el texto actual, la primera parte del artículo 37 de la Ley de Marcas (“Siempre que se garanticen los principios del debido proceso”), cuando señalaba que: “Antes de anular los actos referidos en este artículo, el acto final debe estar precedido por un procedimiento administrativo ordinario, en el que se hayan observado los principios y las garantías del debido proceso y se haya brindado audiencia a todas las partes involucradas.”

 

Queda referirse, entonces, al inciso segundo del numeral de cita, al que también remite de forma expresa el artículo 37 de la Ley de Marcas. El cual, en la redacción que se encontraba vigente al momento que se inició el presente procedimiento contra la empresa UNIVERSIDAD CENTRAL UC S.A., determinaba con ciertas variantes respecto al texto actual, el órgano competente no solo para designar al órgano director del procedimiento administrativo y fijar su competencia, sino también para declarar la nulidad del acto o si se prefiere, dictar la resolución final. Decía al efecto, el inciso en cuestión:

 

“2.- Cuando se tratare de la administración del Estado, el órgano constitucional superior que emitió el respectivo acto deberá declarar la nulidad. En los actos del Poder Ejecutivo, el Ministro del ramo designará al órgano director del procedimiento administrativo. Si se tratare de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declarar la nulidad cada jerarca administrativo. Contra lo resuelto por ellos, solo cabrá recurso de reconsideración o reposición. Con la resolución de los recursos se dará por agotada la vía administrativa.” (el subrayado es nuestro)

 

De conformidad con el párrafo anterior, dentro de la administración del Estado, el órgano constitucional superior que emitió el respectivo acto era el competente para declarar la nulidad. Correspondiéndole, al Ministro del ramo el nombramiento del órgano director del procedimiento administrativo en los actos del Poder Ejecutivo. Esta disposición había que relacionarla, necesariamente, con el artículo 21, párrafo 1° de la LGAP que define a los órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado:

 

“TITULO SEGUNDO

De los Órganos de la Administración

CAPITULO PRIMERO

De los Órganos Constitucionales

Artículo 21.-

1. Los órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado serán: El Presidente de la República, los Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno.

2. El Poder Ejecutivo lo forman: El Presidente de la República y el Ministro del ramo.”

 

Pues bien, esta Procuraduría General con ocasión de la reforma operada al artículo 173 de la LGAP por la Ley n.° 7871, de 21 de abril de 1999, puso en conocimiento de los Jefes de los Departamentos Legales de la Administración pública central y descentralizada, la directriz PGR 1207-2000, de 16 de agosto de 2000, en la que se definía claramente las competencias en la materia a partir de los numerales 21 y 173.2 de la LGAP, antes citados, y de la que nos permitimos transcribir sus puntos 9 y 11:

 

“9. - De la relación de ambos artículos se desprende que lo únicos órganos competentes para declarar la nulidad absoluta evidente y manifiesta de un acto administrativo son: de un lado, el Presidente de la República, los Ministros, el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno (correspondientes a la denominada Administración del Estado), y por otro, los jerarcas, tanto de los Poderes del Estado como de los otros entes públicos; cada uno, obviamente, dentro sus propios ámbitos de competencia. Así, por ejemplo, si se tratase de un acto dictado por el Poder Ejecutivo (entendido como Presidente y respectivo Ministro) el órgano competente para iniciar el procedimiento administrativo tendente a la declaratoria de nulidad de un acto y dictar el acto final será el propio Poder Ejecutivo, correspondiéndole al Ministro el nombramiento del órgano director. En aquellos supuestos en que el acto cuya nulidad se pretende haya sido emitido por el Ministro, o bien un órgano que integra la estructura de ese Ministerio, será el Ministro el que puede decidir sobre el inicio del procedimiento y será a éste a quien le corresponda el dictado de la resolución final (…)

11. De la lectura de lo numerales citados, también se desprende que no se le otorgó competencia a los órganos desconcentrados para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de sus actos. Recuérdese que tal atribución, que se realiza en virtud de la autotutela administrativa, se trata de una potestad de imperio, y por tanto, se rige por el principio de reserva de ley (artículo 59 de la Ley General de la Administración Pública).

En este caso corresponderá al órgano superior constitucional del cual forma parte el órgano desconcentrado, declarar la nulidad.” (El subrayado no es del original).

 

A partir de las consideraciones anteriores, esta Procuraduría afianzó una línea jurisprudencial en el sentido de que el órgano constitucional superior a quien le correspondía nombrar al órgano director e iniciar así el procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta que tuviera como objeto un acto declaratorio emitido por un órgano desconcentrado era el Ministro a cuya cartera aquél estuviera adscrito, quien sería a su vez, el competente para requerir nuestro dictamen y tomar la decisión final (ver los pronunciamientos C-186-2000, del 16 de agosto del 2000; C-167-2001, del 5 de junio del 2001; C-219-2001, del 6 de agosto del 2001; C-220-2001, del 7 de agosto del 2001; C-158-2005, del 28 de abril del 2005; C-165-2005, del 04 de mayo del 2005; y C-471-2006, del 23 de noviembre del 2006).

 

A este respecto, resulta muy ilustrativo para el presente caso, la doctrina sentada en el citado dictamen C-219-2001, en el que se precisa la competencia del Ministro, como jerarca constitucional, para nombrar el órgano director, decidir la apertura del procedimiento y tomar la decisión final en relación con la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos emanados por un órgano de desconcentración máxima:

“De conformidad con el inciso 2) del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, doctrina y jurisprudencia que lo informan, para el caso en estudio corresponde únicamente al jerarca de la institución u órgano nombrar al órgano director del procedimiento.

Sobre el particular, la Procuraduría General de la República ha señalado mediante el dictamen N° C-186-2000 del 16 de agosto del 2000, el cual es retomado - en parte - en el oficio suscrito por el Procurador General de la República N° PGR-1207-2000 de fecha 16 de Agosto del 2000, el cual se remitió a todos los Departamentos Legales, que para poder interpretar la reforma que se realizó del artículo 173, mediante la ley N° 7871 del 21 de abril de 1999, debe relacionársela con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley General de la Administración Pública, en el siguiente sentido:

"(...)De la relación de ambos artículos se desprende que los únicos órganos competentes para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo son: de un lado, el Presidente de la República, los Ministros, el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno (correspondientes a la denominada Administración del Estado), y por otro, los jerarcas, tanto de los Poderes del Estado como de los otros entes públicos; cada uno, obviamente, dentro sus propios ámbitos de competencia. Así, por ejemplo, si se tratase de un acto dictado por el Poder Ejecutivo (entendido como Presidente y respectivo Ministro) el órgano competente para iniciar el procedimiento administrativo tendente a la declaratoria de nulidad de un acto y dictar el acto final será el propio Poder Ejecutivo, correspondiéndole al Ministro el nombramiento del órgano director. En aquellos supuestos en que el acto cuya nulidad se pretende haya sido emitido por el Ministro, o bien un órgano que integra la estructura de ese Ministerio, será el Ministro el que puede decidir sobre el inicio del procedimiento y será a este a quien le corresponda el dictado de la resolución final." (Lo subrayado no es del original).

De lo anterior se colige que, dependiendo del órgano o ente que dicte el acto administrativo, así será como deba determinarse el jerarca competente para nombrar al órgano director y constituirse en órgano decisor. Por consiguiente, va a ser diferente si quien dicta el acto administrativo es el Consejo de Gobierno, o un ente descentralizado o un órgano desconcentrado.

En el caso de marras, debe tenerse presente que la Comisión Nacional de Emergencias posee una desconcentración máxima, siendo un órgano desconcentrado del Ministerio de la Presidencia, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nacional de Emergencias, N° 7914 del 28 de setiembre de 1999. Lo anterior se desprende del citado artículo:

"Capítulo III

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos  y Atención de Emergencias

ARTÍCULO 13.-

Creación

Créase la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en adelante la Comisión, como órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica instrumental, patrimonio y presupuesto propios.

Su domicilio estará en la capital de la República, donde tendrá su sede principal y podrá establecer sedes locales y regionales."

Por consiguiente, al ser la Comisión Nacional de Emergencias un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de la Presidencia, no es otro sino el Ministro de esta cartera quien se considera como el jerarca constitucional para los efectos del artículo 173 y, por lo tanto, en el caso en estudio correspondía a este Ministro constituirse como órgano decisor y proceder a nombrar al órgano director del procedimiento. El supracitado oficio N° PGR-1207-2000 dispone al efecto:

"11. - De la lectura de lo numerales citados, también se desprende que no se le otorgó competencia a los órganos desconcentrados para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de sus actos. Recuérdese que tal atribución, que se realiza en virtud de la autotutela administrativa, se trata de una potestad de imperio, y por tanto, se rige por el principio de reserva de ley (artículo 59 de la Ley General de la Administración Pública). En este caso, corresponderá al órgano superior constitucional del cual forma parte el órgano desconcentrado, declarar la nulidad."(Lo subrayado es nuestro).

En virtud de lo expuesto, debe señalarse que al ser el Ministro de la Presidencia quien debía constituirse en órgano decisor, debió haber sido dicho Ministro quien remitiera el expediente administrativo a esta representación para solicitar el dictamen de ley.

En consecuencia, debemos indicar que en vista de que la designación del órgano director se hizo por un órgano distinto del Jerarca, sea por el Presidente de la Comisión, y no por el Ministro de la Presidencia (así puede constatarse al folio 22 del expediente administrativo), lo único procedente es que se anule lo actuado a partir de dicho nombramiento, y se realice el mismo conforme a Derecho.” (La negrita no es del original)

 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, y particularmente, la circunstancia, insistimos en ello, de que el procedimiento se inicia antes de la reforma operada por el Código Procesal Contencioso Administrativo – que en todo caso, como veremos, no cambia sustancialmente la situación entonces existente –  tenemos que en el caso bajo estudio, el Director del Registro de la Propiedad Industrial es quien nombra al órgano director y ordena, en consecuencia, la apertura del procedimiento administrativo ordinario dirigido a declarar la nulidad del registro de la marca ELEMENT, propiedad de CRAZY T-SHIRT, S.A., e incluso, llega a emitir la resolución final anulatoria (ver puntos 9° y 14° del apartado de antecedentes, respectivamente). Por fin, el referido Director es quien solicita nuestro dictamen.

 

De conformidad con los numerales 91 de la Ley de Marcas, 52 de su reglamento, y 2 de la Ley de protección a los sistemas de trazados de los circuitos integrados (n.° 7961, del 17 de diciembre de 1991) el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra adscrito al Registro Nacional. 

 

Por su parte, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Creación del Registro Nacional (n.° 5695, del 28 de mayo de 1975), crean el Registro Nacional como un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, conformado entre otros registros, por el Registro de la Propiedad Industrial. Siendo que, su director dependerá jerárquicamente, para efectos administrativos, del Director General del Registro Nacional. En efecto, las normas citadas, en el orden indicado, disponen:   

 

“ARTÍCULO 1º.- Créase el Registro Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, el cual integrará bajo un solo organismo los registros y dependencias que señala el artículo siguiente. Sus fines serán: Unificar criterios en materia de registro, coordinar las funciones, facilitar los trámites a los usuarios, agilizar las labores y mejorar las técnicas de inscripción; para todo lo cual se modernizarán los sistemas. (Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 6934 de 28 de noviembre de 1983).

ARTÍCULO 2º.- Conforman el Registro Nacional, además de los que se adscriban por otras leyes, los siguientes registros: el Registro Público, que incluye los siguiente: Propiedad inmueble, hipotecas, cédulas hipotecarias, propiedad horizontal, arrendamientos, personas, mercantil, asociaciones, medios de difusión y agencias de publicidad; el Registro de Bienes Muebles, que incluye lo relativo a prendas y a vehículos; el Registro de la propiedad Industrial, que comprende, además, lo concerniente a patentes de invención y marcas de ganado; y el Catastro Nacional. (Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 6934 de 28 de noviembre de 1983 ).

ARTÍCULO 6º.- Habrá un Director General, de quien dependerán jerárquicamente, para efectos administrativos, los directores de las diversas dependencias integradas del Registro Nacional.

El Director General deberá ser licenciado en Derecho y notario público, incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica y por lo menos con cinco años de ejercicio profesional. (Así reformado este párrafo segundo por el artículo 173 del Código Notarial No.7764 de 17 de abril de 1998)

Finalmente, el artículo 3 inciso b) de la Ley orgánica del Ministerio de Justicia (n.° 6739 del 28 de abril de 1982), reconoce como una de las dependencias principales de dicha cartera a la Dirección General del Registro Nacional, en tanto que el artículo 6 inciso b), tiene a la Junta Administrativa del Registro Nacional como uno de sus organismos adscritos.

 

Partiendo de este marco legal organizacional y con fundamento en la remisión expresa que el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Marcas hace al inciso 2° del numeral 173 de la LGAP; que repetimos, regula los órganos legitimados para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto declaratorio de derechos en sede administrativa; tenemos, que en la redacción anterior de dicho inciso, dada la pertenencia del Registro de la Propiedad Industrial, independientemente de su grado de desconcentración,[6] al Registro Nacional, y la de este último al Ministerio de Justicia, el órgano constitucional superior competente para nombrar el órgano director, decidir acerca del inicio del procedimiento, requerir nuestro dictamen y tomar la decisión final es la señora Ministra de esa cartera, por así disponerlo de forma expresa el artículo 21 de la LGAP, y no el Director del Registro de la Propiedad Industrial, como en efecto ha procedido, según hemos podido comprobar del examen del expediente administrativo que nos fue remitido.

 

Pues, tal y como se indicó por esta Procuraduría ante una consulta de la entonces Ministra de Justicia y Gracia acerca de la legitimación de la Dirección del Registro Público de la Propiedad Inmueble para dar inicio y trámite a este tipo procedimientos:

 

“(…) en el evento de que se vaya a aplicar el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública a asientos registrales, el órgano competente para decidir si se inicia el procedimiento y para resolverlo es el Ministro de Justicia. Eso sí, conforme con nuestra jurisprudencia administrativa, dicho jerarca máximo podría delegar la instrucción de éste” (Dictamen C-167-2001, ya citado). El destacado es nuestro.

 

Ciertamente, pudiera pensarse que existe una cierta antinomia jurídica entre la primera parte del artículo 37 de la Ley de Marcas, que indica que el Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de parte o de oficio, declarará la nulidad del registro de una marca y la última parte del mismo numeral, que arroja la conclusión a la que acabamos de llegar, en la que es la Ministra de Justicia quien llevaría a cabo tal declaratoria.

 

En nuestro criterio, esa supuesta contradicción se resuelve, en primer lugar, partiendo de una interpretación funcional de la primera parte de la norma, en el sentido, de que es al Registro de la Propiedad Industrial como organismo, y no a su Director, a quien se le faculta para anular el registro de una marca, tomando en cuenta que es a dicho Registro al que se le confiere en virtud del citado artículo 93 de la Ley de Marcas, “la administración de la propiedad intelectual”. Por lo que sería a dicho órgano al que le correspondería ejecutar la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta que al efecto hiciera la Ministra de Justicia, anulando la inscripción marcaria o registro respectivo.

 

En segundo término, no debe olvidarse de lo explicado líneas atrás, que a la par de la declaratoria de oficio que se rige por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Marcas, existe la solicitud de nulidad, incoada por cualquier persona con interés legítimo, en la que aquí sí, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve directamente acerca de su procedencia o improcedencia, de conformidad con los numerales 48 y 49 del Reglamento a la Ley de Marcas ya mencionados. Con lo cual, la gestión de parte engarza de forma perfecta con ese primer párrafo del artículo 37 de repetida cita, que establece que será el referido Registro quien declare la nulidad del registro, concretizando en las líneas siguientes, que en los supuestos de la potestad de revisión de oficio, se estará a lo dispuesto por el artículo 173, incisos 1) al 3) de la LGAP. Lo que explica también el trato diferenciado que realiza el referido Reglamento a la Ley de Marcas, cuyo artículo 50 establece que, “Tratándose de un caso de nulidad en que el Registro proceda de oficio, se procederá conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 de la Ley.”

 

En realidad, el artículo 37 de la Ley de Marcas recoge en cierta forma la redacción primigenia del proyecto de ley original que fue presentado a la Asamblea Legislativa, que como se recordará, facultaba en dicha versión al Registro de la Propiedad Intelectual para declarar la nulidad del registro de una marca a pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la marca. Procedimiento éste, que a su vez adaptaba en sede administrativa, el trámite de la vía jurisdiccional de extinción del derecho de propiedad de una marca o nombre comercial, previsto en la legislación anterior, en el que una persona con un interés legítimo tenía que acudir ante la autoridad judicial a fin de obtener una “sentencia ejecutoria del Tribunal de Justicia competente que declare la nulidad u ordene la cancelación del registro” (artículos 42 inciso c y 55 inciso c del entonces vigente Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley n.° 4543, del 18 de marzo de 1970).[7] Actualmente, como hemos podido comprobar, la parte interesada puede solicitar directamente al propio Registro de la Propiedad Industrial la anulación en sede administrativa de la inscripción marcaria o del registro del nombre comercial.

 

Sin embargo, tomando en cuenta la singularidad de la potestad de revisión de oficio, en sede administrativa, de los actos declaratorios de derechos – pues como ha dicho la propia Sala Constitucional implica “una excepción calificada a la doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables para el administrado o del principio de intangibilidad de los actos propios, al que (…) le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución Política” (ver las resoluciones ya citadas n.° 2005-03004, n.° 2005-12324, n.° 2006-8767, y n.° 2006-8960)–, se comprende que el ordenamiento jurídico confiera la competencia para decidir el inicio del procedimiento y declarar la nulidad al órgano constitucional superior de la Administración del Estado al que pertenece el órgano que lo dictó (o en los términos en que se encuentra redactado actualmente el inciso 2° de dicho numeral que lo atribuye expresamente al Ministro del Ramo). Debido a que en este supuesto no nos encontramos con una persona que en defensa de sus intereses patrimoniales gestiona ante la Administración la nulidad del acto declaratorio de derechos a favor de otro sujeto; sino que es la misma Administración la que decide de oficio volver sobre sus propios actos firmes que otorgan un beneficio o ventaja a una persona, y de ahí, que este procedimiento sea más gravoso a fin de garantizar los derechos de este último.

 

Con fundamento en las consideraciones anteriores y luego del análisis del expediente administrativo remitido con su gestión, se obtiene que el procedimiento llevado a cabo para este fin, fue conducido por un órgano director nombrado por un órgano incompetente para ser el órgano decisor (el Registro de la Propiedad Industrial), es decir, distinto al jerarca constitucional ( la Ministra de Justicia); el cual no estaba legitimado para realizar ese nombramiento – según se explicó antes – y menos para dictar la resolución final, prematuramente por cierto, como se comentará en los apartados siguientes.

 

Por ende, existe un vicio sustancial en la designación del órgano director, como así se ha calibrado por la jurisprudencia de esta Procuraduría, que conlleva a la nulidad absoluta de todo lo actuado por él a partir de su nombramiento. Sirva de referencia el citado dictamen C-219-2001, en el que se dijo:

 

“Finalmente es importante reiterar lo establecido por esta Procuraduría General de la República, mediante el dictamen N° C-065-2000 de 4 de abril de 2000, en el cual se determinó:

"Análisis de lo solicitado

Lamentablemente, por existir vicios graves dentro del citado expediente, no puede procederse a la emisión del dictamen por usted requerido.

En primer término, el artículo 173 establece que en tratándose de los entes públicos la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta debe ser declarada por el jerarca administrativo.

Este Organo Asesor, ha insistido a través de su jurisprudencia, que el órgano decisor debe ser el que ordene el inicio del procedimiento y también quien lo resuelve.

En este sentido se ha señalado:

(…)

"Es criterio de este Despacho que el Organo Director del Procedimiento debe ser designado por el órgano competente para emitir el acto final. Igualmente hemos considerado que una vez instruido el procedimiento el órgano director debe remitir el expediente respectivo al órgano con competencia para resolver sobre el fondo del asunto para que éste requiera los dictámenes que la ley exija."(2)

 ² Procuraduría General de la República, dictamen N° C-166-85, del 22 de julio de 1985, dirigido al Consejo de Gobierno.

A mayor abundamiento, téngase también en cuenta lo indicado en el dictamen N° C-115-2000 del 18 de mayo del 2000, el cual cita además el dictamen N° C-055-96 de 12 de abril de 1996:

"(...) No obstante lo anterior, el procedimiento administrativo llevado a cabo para este fin, fue conducido por un órgano director nombrado por un órgano distinto al jerarca, el cual no era el competente para realizar ese nombramiento.

(...) Cabe concluir que el error indicado se traduce en un conjunto de actuaciones procedimentales ordenadas por órganos incompetentes, lo cual provoca la nulidad absoluta de todo lo actuado.-

En relación con estas últimas afirmaciones, nótese que se ha omitido una formalidad del procedimiento que no puede ser calificada de insustancial, por la eventual indefensión que dicho error puede causar o inducido. Asimismo, que el informalismo propio del procedimiento administrativo en general, no puede invocarse para subsanar nulidades absolutas acaecidas en su seno (doctrina de los artículos 223 y 224 de la Ley General de la Administración Pública)".

En consecuencia, al aplicar lo recién transcrito al caso que se nos plantea, debemos indicar que en vista que la designación del órgano director se hizo por un órgano distinto del Jerarca… lo único procedente es que se anule lo actuado a partir de dicho nombramiento, y se realice el mismo conforme a Derecho."

A mayor abundamiento, debemos indicar de forma preliminar y aclaratoria, y sin perjuicio de las consideraciones anteriores – que no nos cansamos de repetir, resultan pertinentes en la medida que este procedimiento se inicia estando vigente  el texto anterior del artículo 173 de la LGAP – que a juicio de esta Procuraduría la reforma operada por el Código Procesal Contencioso Administrativo no comporta en este punto un cambio de criterio del expuesto líneas atrás. 

Pues según dispone el actual inciso 2) del artículo de cita: “Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano supremo de la jerarquía administrativa”.

En dicho inciso se fija claramente la competencia de la Administración Pública para declarar la nulidad según se trate de la Administración central del Estado o de otros entes públicos o Poderes estatales. Cuando se trate de la primera le corresponderá al ministro del ramo o cartera al que pertenezca el órgano que dictó el acto en cuestión emitir el acto final. Otra interpretación no es posible pues el legislador es consciente que el Ministro del ramo no emite todos los actos que emanan de los distintos organismos que integran un Ministerio y restringir el enunciado a tan sólo los actos que estrictamente dicta el Ministro dejaría por fuera de la potestad de revisión de oficio a una gran parte, sino la mayoría, de los actos administrativos declaratorios de derechos que provienen de órganos de la Administración central distintos al jerarca ministerial.

Los cuales no entrarían dentro del supuesto que contempla la segunda parte del inciso 2 de referencia: los actos dictados por los otros Poderes del Estado y por los entes públicos, en donde es el respectivo órgano supremo de la jerarquía administrativa a quien le corresponde declarar la nulidad. 

Baste recordar, por sí aún así hubiera alguna duda al respecto, la sistematización  que el artículo 1° de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (n.° 8131, del 18 de setiembre del 2001) hace de la Administración pública en términos similares a como lo hace el párrafo 3° del artículo 1° del Código Procesal Contencioso Administrativo, al indicar que la Administración central está constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias. La que diferencia con claridad en su inciso b) de los otros poderes del Estado (a saber, los “Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares”) y de los otros entes públicos en sus incisos finales (Administración Descentralizada, las empresas públicas del Estado, municipalidades, entre otras).

A tenor de lo expuesto, tomando en cuenta que el Registro de la Propiedad Industrial pertenece al Registro Nacional, que tal y como se indicó líneas atrás, se encuentra integrado dentro de la Cartera de Justicia, es a la actual Ministra de este ramo a quien le compete emitir la resolución anulatoria final en estricta aplicación del texto vigente del inciso segundo del artículo 173 de la LGAP. Por cuanto es claro que ni nos encontramos con un ente público en el estricto sentido del término – por más que la Junta Administrativa del Registro Nacional goce de personalidad jurídica instrumental y de ahí que la Procuraduría no lo haya considerado así con la redacción anterior que prácticamente se mantiene igual a la actual – ni mucho menos con otro Poder Público.   

En ese sentido, si bien la Ministra de Justicia no fue quien emitió directamente el acto que se pretende anular, pues evidentemente el Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa en la cual se delegaron legalmente las funciones de inscripción y registro de los derechos  esta materia (marcas de ganado, patentes de invención, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, marcas comerciales, expresiones o señales de publicidad comerciales, y otros signos distintivos); ello no modifica ni altera en nada  la competencia para declarar la nulidad que establece la ley.

 

B)                 El plazo de prescripción para declarar de oficio la nulidad del registro de la marca o nombre comercial.

 

La otra particularidad importante sobre la cual queríamos llamar la atención, ya lo adelantábamos, era el plazo de prescripción que, como se recordará, introduce el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas, al señalar: 

“La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.” (El subrayado no es del original).

Decimos que se trata de una particularidad, por la distinta naturaleza del plazo que, de conformidad con el inciso 5° del artículo 173 la LGAP en su redacción anterior – la cual mantiene el actual inciso 4) de dicho numeral con la reforma operada por el Código Procesal Contencioso Administrativo –,  tiene la Administración para declarar la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos, en sede administrativa, que en este último es de caducidad. Así el inciso 5 del artículo 173 establecía:

 

“Artículo 173.-

(…)

 

5.- La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo caducará en cuatro años (…)”  (El subrayado no es del original).

 

Mientras que con la referida reforma, el párrafo anterior pasó a ser el inciso 4) con la siguiente redacción:

 

“Artículo 173.-

(…)

4) La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo,  caducará en un año, a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren” (El subrayado no es del original).

 

No vemos necesario entrar en un estudio dogmático acerca de las diferencias entre ambas figuras básicas del Derecho, interesa tan solo retener que mientras en la prescripción el plazo es susceptible de reproducirse indefinidamente mediante su interrupción y ampliarse mediante la suspensión (artículos 876, 878, 879 y 880 del Código Civil); en la caducidad es rígido, por lo que solo cabe el ejercicio concreto y específico de la acción correspondiente para detener el término,[8] como así lo ha puesto de manifiesto con claridad la Sala Constitucional, precisamente, en la materia de interés:

 

“VII.- CADUCIDAD DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS DECLARATORIOS DE DERECHOS. La potestad de revisión o anulación de oficio de los actos favorables, le caduca a la administración pública interesada y respectiva en el plazo de cuatro años (artículo 173, párrafo 5°, LGAP). Se trata, de un plazo rígido y fatal de caducidad aceleratorio y perentorio que no admite interrupciones o suspensiones en aras de la seguridad y certeza jurídicas de los administrados que derivan derechos subjetivos del acto administrativo que se pretende revisar y anular. Bajo esta inteligencia, la apertura del procedimiento administrativo ordinario y la solicitud del dictamen a la Procuraduría o Contraloría Generales de la República no interrumpen o suspenden el plazo”.” (Resolución n.° 2004-08152, de las 10:44 horas del 23 de julio del 2004).

Sucede, sin embargo, que tratándose del Derecho de la Propiedad Industrial, en la especialidad que nos interesa, lo normal es el establecimiento de plazos de prescripción en lugar de caducidad; debido a que están en juego derechos e intereses legítimos de terceros que pueden verse afectados con el derecho que ha sido reconocido registralmente por la Administración a favor de una persona.

 

Así, por ejemplo, el artículo 227 del entonces vigente Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establecía un plazo de prescripción de tres años para las acciones civiles derivadas de dicho instrumento, en las que se incluía la misma acción de nulidad, como así lo indicó la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su resolución n.° 000038-F-2001, de las 15:50 horas del 10 de enero del 2001:

 

“V.- El artículo 17 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial establecía, que "La propiedad de una marca se adquiere con el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificación de Registro, extendida por la autoridad competente". Es claro, entonces, que la sociedad demandada adquirió la propiedad de la marca al momento de la inscripción, de acuerdo con la legislación vigente en ese entonces, sea el convenio de cita. Dicha sociedad inscribió la marca de fábrica y de comercio "Scope", en la clase 3 de la nomenclatura internacional, bajo el registro Nº61328 del Registro de la Propiedad Industrial, el día 18 de octubre de 1982, sin que mediara oposición de los actores. La inscripción se realizó bajo la vigencia del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en cuyo artículo 227 se estipuló que "Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años". Con base en la normativa citada, la accionada consolidó su derecho de propiedad, sobre la marca en cuestión, el 18 de octubre de 1995, al haber transcurrido el plazo de tres años.  En consecuencia, la demandada está legitimada para interponer la excepción de prescripción a cualquier acción civil, entre ellas la de nulidad, interpuesta posteriormente a esa fecha. El plazo de prescripción se llegó a cumplir y ello justifica la declaratoria con lugar de la correspondiente defensa previa, tal y como lo resolvieron los juzgadores de instancia. En todo caso, a mayor abundamiento de razones, aunque no hubiere resultado aplicable el artículo 227 referido, las acciones de nulidad, tal y como lo ha dicho esta Sala, no son imprescriptibles, y por lo tanto están afectas a la prescripción ordinaria, que para la nulidad relativa es de cuatro años y para la absoluta es de diez años, conforme lo disponen expresamente los artículos 837, 838, 841, 842 868 del Código Civil (En ese sentido ver las sentencia Nº 311 de las 15:30 hrs. del 31 de octubre de 1990, la Nº 155 de las 14:30 hrs. del 25 de noviembre de 1992, la N° 8 de las las 14:50 horas del 6 de febrero de 1998 y la N° 634 de las 15:30 horas del 30 de agosto del 2000). En la especie, la demanda se notificó a la accionada el día 5 de noviembre de 1999, es decir, 17 años   después de la referida inscripción, por lo que aún en este supuesto, la prescripción habría operado de sobra.” (Ver en el mismo sentido, la resolución n.° 8 de las 14:50 horas del 6 de febrero de 1998 de esa misma Sala) El subrayado no es del original.

 

Esa misma naturaleza del plazo, que como vimos, recogía en cierta forma el texto del inciso 3° del artículo 37 del proyecto de ley original (disponiendo un plazo de 5 años), se mantuvo en la redacción actual de dicho numeral, con un plazo también de prescripción de la acción de nulidad de 4 años. 

 

Se entiende, entonces, que la naturaleza del plazo para ejercitar la acción de nulidad en esta materia no sea tan rígida o gravosa, ante la existencia de la solicitud o instancia de parte a la par de la potestad de revisión de oficio de la Administración. La doctrina ha explicado el fundamento de la prescripción en el Derecho de Marcas, en los siguientes términos: "El establecimiento de estos plazos de prescripción obedece al principio de seguridad jurídica, dado que, de no ser así, se estaría produciendo en exceso un decantamiento en favor del principio de justicia (que acuñaría el derecho de la persona lesionada a acudir, cuando quisiera y le fuera más conveniente, a exigir por vía procesal el reconocimiento de su derecho así como el de la violación del mismo y la consecuente condena al sujeta que ha lesionado su derecho) en detrimento del principio de seguridad jurídica. De ahí que la fijación de este plazo intenta compaginar ambos principios con el fin de armonizarlos."[9]

 

Estas mismas observaciones podrían servir de base para considerar que el plazo de prescripción que establece el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Marcas resulta aplicable únicamente a las acciones de nulidad propiamente dichas, que según lo explicamos al principio de este dictamen, serían las solicitudes de nulidad planteadas por una persona con interés legítimo. Mientras que al Registro de la Propiedad Industrial le regiría el plazo común de caducidad que prescribe el citado artículo 173, inciso 5°, de la LGAP – actualmente el inciso 4), según se indicó líneas atrás –, cuando haga ejercicio de su potestad de revisión de oficio.[10]

 

Sin embargo, a riesgo de incurrir en un prurito dogmático de seguir esa postura, al distinguir donde la norma no lo hace – pues nótese, a manera de ejemplo, que el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, (Ley n.° 4755, del 3 de mayo de 1971) habla también de la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, la cual prescribe a los tres años –  y siendo coherentes con la tesis expuesta en el epígrafe anterior, habría que decir que a la Administración también le corre un plazo de prescripción cuatrienal para ejercer de oficio la acción de nulidad absoluta contra sus asientos registrales de marcas y nombres comerciales inválidos.

 

Por cuanto el legislador decidió, que tratándose de las nulidades declaradas de oficio, solo serían aplicables los tres primeros incisos del artículo 173 de la LGAP, no así el resto de ellos, incluido el referido inciso 5 – y el actual inciso 4) – que establece el plazo de caducidad de la potestad de revisión. En efecto, notemos que el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Marcas no hace una remisión general al texto íntegro del artículo 173 de la LGAP, sino que únicamente a lo dispuesto en los “incisos 1) al 3).” Lo cual se explica tomando en consideración que el referido artículo 37 contiene un plazo especial, cuatrienal, de naturaleza diametralmente distinta, ya que no es de caducidad, sino de prescripción (ver en ese sentido, nuestro dictamen C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).

 

Como se podrá imaginar, la situación anterior es muy particular, pues el artículo 37 de la Ley de Marcas condensa la tradición ius privatista en la anulación de asientos registrales a instancia de parte, con la corriente más moderna ius administrativista, que acepta que la Administración pueda revisarlos de oficio en vía gubernativa derivada de su consideración como actos administrativos.

En todo caso, de lo que no cabe duda es de la intención del legislador de no aplicar al supuesto de la declaratoria de oficio de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un registro de marca o nombre comercial, el plazo general de caducidad que se encontraba regulado en el inciso 5) del artículo 173 de la LGAP.

 

Con lo cual, debemos entender que con la notificación al titular de la marca ELEMENT, a saber la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., de la apertura del procedimiento en su contra (ver punto 10 de los Antecedentes), se interrumpió el curso del plazo de prescripción que habría expirado el 22 de enero del 2008. Lo anterior en relación con el artículo 85 de la referida Ley de Marcas, que fija la notificación a los interesados como el acto procesal determinante del dies a quo de la caducidad de las acciones incoadas al amparo de dicha ley que no han sido gestionadas en seis meses.[11]

En ese sentido, la Sala Constitucional en su resolución n.° 2003-06320, de las 14:12 horas del 3 de julio del 2003, afirmó:

 

“III.- CARÁCTER IMPRESCRIPTIBLE DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS (…) Las potestades administrativas, por esencia, son imprescriptibles, irrenunciables e intransferibles (artículo 66, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública), consecuentemente, la regla general es su carácter inextinguible. Al respecto, es preciso recordar que las competencias o potestades de imperio, esto es, en cuanto repercuten negativamente –mediante actos administrativos de gravamen o desfavorables- en la esfera del administrado o de un funcionario público sometido a una relación de sujeción especial, son reserva de ley (artículo 59, párrafo primero, de la Ley General de la Administración Pública), de modo que su extinción por el transcurso del tiempo, ya sea por caducidad o prescripción, debe ser, también, un asunto reservado a la ley (artículo 63, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración Pública)…

IV.- FORMAS DE INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCIÓN. La interrupción de la prescripción de una potestad o competencia pública cuando ha sido establecida a texto expreso, puede obedecer a actos que se agotan con su sola producción o de efectos continuados o continuos. Una hipótesis de la interrupción de efectos continuados lo constituye el establecimiento e inicio de un procedimiento administrativo, por lo que debe entenderse que desde el momento de ser entablado hasta que sea resuelto por acto administrativo final firme se tiene por interrumpida la prescripción. Lo anterior no releva al órgano administrativo de observar los principios de eficacia, eficiencia, celeridad, economía procedimental y de impulsión de oficio, esto es, no es razón o motivo suficiente para que el órgano encargado de instruirlo propicie retardos o dilaciones indebidas en su tramitación, puesto que, de acontecer de esa forma se estaría transgrediendo el derecho fundamental de las partes interesadas a un procedimiento administrativo pronto y cumplido (artículo 41 de la Constitución Política).” [El subrayado no es del original].

 

Siendo que, de conformidad con el artículo 878 del Código Civil en relación con el artículo 9 inciso 1° de la LGAP, el “efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido anteriormente.”

 

 

IV.                          INOBSERVANCIA DEL INCISO 1° DEL ARTÍCULO 173 DE LA LGAP, EN CUANTO AL MOMENTO PROCEDIMENTAL PARA SOLICITAR EL DICTAMEN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

 

Aclarados los puntos anteriores, debemos añadir a los vicios detectados en relación con la falta de competencia del Director del Registro de la Propiedad Industrial para ordenar la apertura del procedimiento ordinario, nombrar al órgano director y dictar la resolución final, la nulidad adicional de este último acto pero por la flagrante contravención al ya mencionado inciso 1° del artículo 173 de la LGAP.

 

Pues como se recordará del texto trascrito de dicho inciso – que mantiene el texto vigente – la nulidad absoluta evidente y manifiesta de un acto declaratorio de derechos “podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa… previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República”.

 

Sin embargo, en el presente caso, según se indicó en el punto 14° del epígrafe de Antecedentes, el Director del Registro de la Propiedad Industrial emitió la resolución final de las 8:05 horas del 2 de octubre del 2007, que declaró la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro n.° 143723, correspondiente a la marca ELEMENT, sin haber requerido antes el dictamen preceptivo de la Procuraduría General de la República. Incurriendo de esa forma en una irregularidad sustancial que invalida todo el procedimiento, al dictarse el acto final de forma prematura, obviando con ello el control de legalidad que debe ejercer este órgano sobre la actuación desplegada por la Administración dictaminada. 

 

Debemos aclarar, que las nulidades procedimentales acerca de las cuales llamamos la atención no derivan solo y necesariamente del inciso 6° del artículo 173 de la LGAP – actual inciso 5° según la reforma introducida por el Código Procesal Contencioso Administrativo – que dispone que la anulación administrativa de un acto que omita las formalidades previstas en dicho numeral será absolutamente nula; pues podría pensarse, que en coherencia con la línea de pensamiento explicada antes, este inciso tampoco resultaría aplicable por no estar contemplado de forma expresa por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Marcas.

 

Empero, la sanción de nulidad absoluta que advertimos en el procedimiento bajo estudio, viene dada del régimen general de nulidades previsto en la LGAP, particularmente, sus numerales 166 – que castiga con la nulidad absoluta, la ausencia de uno o más de los elementos constitutivos del acto administrativo, en este caso la competencia, el motivo, el contenido y su mismo fin – y 223 – que indica que causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento – que se recogía y reiteraba en el citado inciso 6° del artículo 173 y ahora en su inciso 5°, para el supuesto de la potestad de revisión de oficio, así como de la propia doctrina emanada de la jurisprudencia de la Sala Constitucional al respecto:

 

“La nulidad absoluta evidente y manifiesta debe ser dictaminada, previa y favorablemente, por la Procuraduría o la Contraloría   Generales de la República acto preparatorio del acto anulatorio final. Le corresponderá a la Contraloría cuando la nulidad verse sobre actos administrativos relacionados directamente con el proceso presupuestario o la contratación administrativa (Hacienda Pública). Ese dictamen es indispensable, a tal punto que esta Sala en el Voto No. 1563-91 de las 15 hrs. del 14 de agosto de 1991 estimó que “ ... Es evidente, entonces, que a partir de la vigencia de la Ley General de la Administración Pública , la competencia de anular en sede administrativa solamente puede ser admitida si se cumple con el deber de allegar un criterio experto y externo al órgano que va a dictar el acto final. ”. Se trata de un dictamen de carácter vinculante del que no puede apartarse el órgano o ente consultante, puesto que, el ordinal 2° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que es de acatamiento obligatorio, a través del cual se ejerce una suerte de control previo o preventivo de legalidad, en cuanto debe anteceder el acto final del procedimiento ordinario incoado para decretar la anulación oficiosa,   que no riñe con ninguno de los grados de autonomía administrativa, por ser manifestación específica de la potestad de control inherente a la dirección intersubjetiva o tutela administrativa. Resulta lógico que tal dictamen debe ser favorable a la pretensión anulatoria de la administración consultante, y sobre todo que constate, positivamente, la gravedad y entidad de los vicios que justifican el ejercicio de la potestad de revisión o anulación oficiosa. La Administración pública respectiva está inhibida por el ordenamiento infraconstitucional de determinar cuándo hay una nulidad evidente y manifiesta, puesto que, ese extremo le está reservado al órgano técnico-jurídico y consultivo denominado Procuraduría General de la República, como órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia… Durante la sustanciación del procedimiento ordinario, resulta indispensable recabar el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría siendo un acto de trámite del mismo.” (Resoluciones n.° 2005-03004, 2005-12324, 2006-8767, y 2006-8960, ya citadas). El subrayado no es del original.  

 

A mayor abundamiento, conviene citar la jurisprudencia de este órgano asesor derivada de la interpretación sistemática de los incisos 1, 3 y 6 del artículo 173 de la LGAP, por su pertinencia para el caso sometido a consideración:

 “La interpretación armónica de tales disposiciones llega a determinar que, luego de haberse tramitado el procedimiento administrativo ordinario, el resultado del mismo es puesto en conocimiento por parte del órgano director al órgano con competencia para dictar el acto final.  Sin embargo, previo a que éste último lo emita, debe consultar el criterio de la Procuraduría General, con el fin de que se de el contralor de legalidad que esta llamada a desarrollar esta institución. No será sino con la emisión del dictamen favorable que, posteriormente, el órgano decisor proceda, efectivamente, a tomar la decisión final, misma que deberá ser comunicada al administrado que tuvo la condición de parte durante la tramitación del procedimiento.   Ese procedimiento, por lo que indica el inciso 6) supra citado, deviene de absoluta observancia, pues lo contrario, acarrearía la nulidad absoluta de lo que se decida.

El tema del momento en que se solicita el dictamen de la Procuraduría General en estos casos ha sido analizado de la siguiente manera en nuestros dictámenes:

“En segundo lugar, también debemos reseñar la importancia de lo que se ha venido perfilando como una competencia atribuible al órgano administrativo que, en definitiva, se pronunciará sobre el motivo de nulidad que afecta al acto.  Nos referimos específicamente al momento en que se deba requerir el pronunciamiento del órgano que realiza el control de legalidad –inciso 1 del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública-.   Al respecto, hemos puntualizado:

“IV.- Sobre el órgano competente para solicitar el dictamen.-

Es importante señalar que “... el Órgano Director del Procedimiento no puede instruir el procedimiento si no ha sido nombrado por el órgano competente para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Igualmente, el órgano competente para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, en sede administrativa, es el que tiene la competencia para decidir el envío del expediente (mediante el cual se ha documentado la investigación instruida) a este Despacho. Esta interpretación se ha consolidado según la jurisprudencia de este órgano; pueden consultarse, entre otros: dictámenes números C-166-85 de 22 de julio de 1985 y C-173-95 de 7 de agosto de 1995 y, especialmente, la directriz emitida según Oficio Nº PGR 1207-2000, de 16 de agosto de 2000 ...” (dictamen C-157-2001). (Dictamen C-140-2004 del 7 de mayo del 2004.   En igual sentido, dictamen C-372-2004 del 10 de diciembre del 2004)

En otras palabras, luego de que el órgano director ha terminado la instrucción del procedimiento, debe comunicarlo así al órgano decisor, con la finalidad de que sea éste el que tome el acuerdo correspondiente a la remisión del asunto ante la Procuraduría General, o a la Contraloría General, según corresponda.   Sobra decir que este aspecto se echa de menos en la gestión que nos ocupa, aspecto que se recomienda subsanar al igual que lo oportunamente mencionado sobre el expediente administrativo en donde conste la realización del procedimiento ordinario.” (Dictamen C-109-2005 del 14 de marzo del 2005)” Dictamen C-313-2006, del 4 de agosto del 2006. Reiterado en los recientes pronunciamientos C-054-2007, del 22 de febrero, C-175-2007, del 1° de junio, C-223-2007, del 5 de julio, y C-240-2007, del 1° de julio,  del año en curso).El subrayado no es del original.

 

 

V.                             CONSIDERACIONES ADICIONALES EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS.

 

La primera consideración que debemos hacer, tal y como se indica en el presente epígrafe, se refiere a la importancia de que el Registro de la Propiedad Industrial, en futuros procedimientos dirigidos a la anulación de la inscripción de una marca o nombre comercial, proceda a remitirnos la documentación completa que tenga relación con ella.

Hacemos esta observación, pues según lo destacamos en el punto 2) del apartado de Antecedentes, no constan las copias certificadas del expediente n.° 2001-7008, que corresponde a la solicitud previa presentada por la empresa CRAZY T-SHIRT S.A. para la inscripción de la marca ELEMENT, cuyo aparente archivo propició el Derecho de prioridad de la sociedad BOGA K.B.U. S.A. para el registro de la misma marca. Hablamos de aparente, pues la Procuraduría, no puede basarse en la referencia que a ese expediente se haga en otras partes de la documentación que se nos remitió con su gestión para poder emitir el dictamen requerido, sino que es necesario que lo podamos constatar por nosotros mismos. Máxime, cuando se trata de una pieza fundamental en la determinación de la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la marca registral, como lo es, el orden de prelación entre las partes interesadas y la subsiguiente infracción a los numerales 5 y 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.    

Recuérdese en ese sentido el criterio ampliamente reiterado por esta Procuraduría en sus pronunciamientos, que dada  la posición exógena en la que se ésta se encuentra respecto a la pluralidad de Administraciones públicas – lo que le garantiza la objetividad de criterio – el expediente administrativo constituye el medio probatorio por antonomasia para el debido ejercicio del control de legalidad que el artículo 173 de repetida cita nos encomienda a través del dictamen preceptivo y vinculante que debe preceder a la resolución final. Pues, el expediente administrativo es que el nos permite comprobar que la voluntad administrativa ha discurrido debidamente por el cauce formal previsto en el ordenamiento jurídico. Razón por la cual, de no contar con el expediente íntegro y todos los documentos relevantes, resulta imposible para éste órgano asesor rendir informe alguno, pues no se podría acreditar las actuaciones de las partes, la observancia de las formalidades de índole procedimental, la constancia documental de la incidencias del procedimiento y demás documentos atinentes al procedimiento que se lleva a cabo, así como su proceso de reflexión y valoración por parte de los que han intervenido en el procedimiento administrativo, particularmente de quienes lo instruyen o excitan, todo lo cual sirve de base al acto final.

Lo anterior explica la férrea línea jurisprudencial de esta Procuraduría respecto a la obligación de la Administración pública consultante de remitir el expediente administrativo (original o su copia debidamente certificada) de forma completa, ordenado y foliado cronológicamente, como requisito sine qua non para poder emitir el dictamen favorable que se solicita. La cual se ha reafirmado en varios dictámenes recientes, como lo son el C-054-2007, del 22 de febrero, C-103-2007, del 10 de abril, C-110-2007, de 11 de abril, y el ya citado C-138-2007, todos del año 2007. Precisamente, del pronunciamiento C-103-2007, nos permitimos extraer el siguiente extracto:

“El artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública establece que antes de declarar la nulidad de un acto por medio del procedimiento previsto en esa norma, es necesario que se haya seguido un procedimiento administrativo ordinario, en el cual se hayan cumplido los principios constitucionales de debido proceso y de defensa (…) La garantía del debido proceso permite que el procedimiento funcione como un medio idóneo para la producción de una voluntad administrativa que, efectivamente, sea justa, tanto para los fines que persigue la Administración en sí misma, como para la protección de los derechos constitucionales del administrado. Parte de esa garantía de debido proceso radica en el hecho de que el expediente cumpla con ciertos requisitos físicos, tales como estar compilado en fólder, ampo o carpeta; que en él consten, en orden cronológico, todos los documentos que se presentaron por parte del administrado o hayan sido agregados por la Administración; entre otros. El incumplimiento de esos requisitos, tal y como lo ha señalado en otras oportunidades esta Procuraduría, puede aparejar la violación a los principios del debido proceso. A manera de ejemplo, en nuestro dictamen C-158-2005 del 28 de abril de 2005, indicamos que el expediente administrativo debe contener toda la documentación relativa al caso que se investiga y que, además, debe responder a un estricto orden cronológico. Ello forma parte de la garantía constitucional a un debido proceso y derecho de defensa, pues si el expediente está incompleto o desordenado, su análisis se dificulta y puede provocar confusiones o equivocaciones en perjuicio del administrado. En otras palabras, esos requerimientos trascienden el aspecto del orden.”

Tampoco consta dentro del expediente que se nos hizo llegar el oficio n.° AJ-RPI-428-2006 de la Asesoría Jurídica, en donde al parecer se rinden las conclusiones de una investigación preeliminar que la entonces Directora del Registro de la Propiedad Industrial ordenó en relación con la aparente irregularidad en la inscripción de la marca ELEMENT, a favor de CRAZY T-SHIRT S.A.,  y que se menciona en su oficio DRPI-308-2006 (ver punto 8) del apartado de Antecedentes).

Aparte de las consideraciones señaladas antes en relación con la importancia de contar con el expediente administrativo completo como garantía del debido proceso, debemos agregar como parte sustantiva también de esa garantía y del mismo Derecho de Defensa de quienes figuren como interesados en el procedimiento, que si bien es perfectamente legítimo y conveniente la realización de este tipo investigaciones preliminares por parte de la Administración de forma que le permita tomar una decisión mejor fundamentada en torno a si inicia o no un procedimiento administrativo, en las cuales, no es necesario la participación de las partes, sí es imperativo, como así lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia constitucional y administrativa (de la Sala Constitucional se puede ver su voto n.°2003-0915, de las 9:21 horas del 29 de agosto de 2003 y de esta Procuraduría, el dictamen C-082-2005, del 24 de febrero del 2005), que el resultado de esa investigación, así como la prueba documental recabada en ella, se ponga disposición de los interesados en el caso de que se decida iniciar el procedimiento administrativo en cuestión.  Lo cual, según se indicó en el punto 10) de los Antecedentes, no consta que se haya hecho en el presente caso. 

Es pertinente recordar, a este respecto, lo señalado en el dictamen C-391-2005, del 15 de noviembre del 2005, en el sentido de que, “esta Procuraduría General en su función de órgano contralor de legalidad en casos como el presente, para efectos de rendir el dictamen preceptivo que dispone el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, únicamente puede valorar los documentos que obren en el expediente administrativo levantado al efecto por la respectiva Administración, y que conste fehacientemente que de los mismos tuvo conocimiento el administrado en aras de salvaguardar su derecho de defensa y del debido proceso.” [12]

Finalmente, debemos llamar la atención para que se notifiquen a todos los que aparecen como interesados en el procedimiento administrativo, en los mismos términos a como se hizo con el titular del derecho que se pretendía anular en este caso. Ello, por cuanto, según se indicó en los puntos  10 y 12 de los Antecedentes, a la representante de la sociedad BOGA K.B.U. S.A., al parecer, solamente se le notifica la cédula de citación n.° AJ-RPI-326-2007, en la que se le comunica de forma suscinta los hechos investigados y la fecha para la comparencia oral y privada, omitiéndose con ello, el resto de previsiones que debe contener el acto de apertura y que vienen indicadas en la resolución de las 9:30 horas del 27 de agosto del 2007 del órgano director. Adicionalmente, esa notificación se realiza sin respetar los 15 días hábiles de antelación que prescribe el artículo 311 de la LGAP; con lo cual se le coloca en un eventual estado de indefensión en perjuicio de sus intereses en sede administrativa. Ya que si bien el procedimiento administrativo no se abre en contra de esa empresa, su resultado final sí que la podría afectar de resolverse a favor de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A. Lo cual es de destacar en el presente caso, ya que tampoco consta en el expediente administrativo remitido, que la resolución final de las 8:05 horas del 2 de octubre del 2007, del Director del Registro de la Propiedad Industrial se haya notificado a la apoderada de BOGA K.B.U. S.A.    

 

En todo caso, es importante llamar la atención de ese Despacho, para que en futuros procedimientos se proceda a notificar debidamente a todas las partes interesadas, y que esa notificación deba constar y poder verificarse en el expediente administrativo que se nos remite como presupuesto necesario para poder la emisión del dictamen favorable requerido. Pues con ello comprobamos el cumplimiento al principio del debido proceso y el respeto al Derecho de defensa de los administrados. De ahí, que el artículo 247 de la LGAP sancione con la nulidad absoluta los vicios en la notificación de los actos de procedimiento. 

 

 

VI.                          CONCLUSIÓN.

 

Con fundamento en lo expuesto, este Despacho devuelve sin el dictamen favorable solicitado, la gestión dirigida a la anulación administrativa del registro n.° 143723, correspondiente a la marca ELEMENT, propiedad de la empresa CRAZY T-SHIRT S.A., por los vicios señalados en la competencia y en la tramitación del procedimiento ordinario abierto al efecto.

 

Se devuelve, adjunto a este dictamen, el expediente administrativo remitido en su momento.

 

Del señor Director del Registro de la Propiedad Industrial, atento se suscribe;

 

 

 

 

 

 

            Alonso Arnesto Moya                                   María Gabriela Pérez López

            Procurador Adjunto                                      Abogada de Procuraduría

 

 

 

AAM/MGPL/acz