28 de febrero, 2011

C-44-2011

 

Licenciado

Hernando París Rodríguez

Ministro de Justicia

 

Estimado señor Ministro:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta al oficio n.° DMJ-2919-12-09, del 17 de diciembre del 2009, por medio del cual solicitó el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro n.°177179 de la marca “CHOCO CRISPS”, propiedad de la empresa ALIMENTOS COOK S.A.

 

Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.

 

I.                   ANTECEDENTES.

 

De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 02-2009 que se nos remitió con su gestión (77 folios en total), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

1)      El 9 de abril del 2007, el apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad ALIMENTOS COOK S.A., cédula jurídica n.° 3-101-232712, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHOCO CRISPS”  en la clase 30 internacional, para proteger y distinguir “…la fabricación de productos alimenticios, especialmente preparaciones hechas con cereales de diversos sabores”, solicitud a la que se le asigna el número de expediente n.° 2007-3059 (folios 1 y 2 del expediente administrativo).

 

2)      Luego de emitir el 3 de mayo del 2007, el Listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior que pudieran impedir su inscripción (estudio de novedad) y de prevenir al representante de la sociedad interesada indicar su domicilio exacto, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 9:01 horas del 26 de febrero del 2008, resuelve que “por notarse que NO tiene relación con las causales previstas en los artículos 7, 8, 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y no aparece en trámite, ni inscrito distintivo o elemento figurativo alguno similar o idéntico al solicitado, se resuelve: De conformidad con el estudio realizado y por cumplir con los requisitos de Ley; Publíquese el aviso correspondiente” (folios 4 a 14 del expediente administrativo).

 

3)      Que la publicación de los edictos correspondientes fue hecha en las Gacetas números 62, 63 y 64 de los días 31 de marzo y 1 y 2 de abril del 2008 (folios 1 y 15 del expediente administrativo).

 

4)      El 2 de junio del 2008 el apoderado especial de KELLOGG COMPANY de Estados Unidos de América interpuso una oposición contra la solicitud de registro anterior, alegando que su representada es la empresa propietaria de las marcas notoriamente conocidas: KRISPIES y CHOCOKRISPIS, en el mercado específico de los cereales, con las que la marca “CHOCO CRISPS” presenta una similitud gráfica, fonética e ideológica, la cual, además, carece de novedad; por lo que goza de un derecho de exclusión frente a la gestión de ALIMENTOS COOK S.A. ante el riesgo de confusión en el público consumidor. Esta oposición fue adjuntada al expediente n.° 2007-3059 hasta el 6 de octubre siguiente (folios 22 a 29 del expediente administrativo).    

 

5)      Por lo que a pesar de la gestión de oposición anterior la marca “CHOCO CRISPS”, a favor de ALIMENTOS COOK S.A.,  fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el día 26 de junio del 2008, bajo el número de registro: 177179  (folio 21 del expediente administrativo).

 

6)      El 14 de octubre del 2009, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial elaboró un informe de actividad procesal defectuosa, en el que indicó que la inscripción de la marca “CHOCO CRISPS”, propiedad de ALIMENTOS COOK S.A., se realizó de forma errónea “por no haberse hecho el examen de admisibilidad a la oposición de la empresa Kellogg Company, la cual fue presentada dentro del plazo de dos meses posteriores a la primera publicación del Edicto, el cual está establecido por el artículo 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De lo anteriormente expuesto, se evidencia que el presente trámite se fundamenta en un registro otorgado de manera irregular, al no respetarse el procedimiento establecido por el artículo 16 y 18 de la Ley 7978 que rige esta materia, ni el debido proceso.” Por lo que recomendó seguir el trámite previsto en el párrafo último del artículo 37 de la Ley n.°7978 a fin de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro del signo marcario“CHOCO CRISPS”, para luego entrar al examen correspondiente de la oposición a dicha inscripción (folios 42 a 45 del expediente administrativo).

 

7)      El señor Ministro de Justicia, mediante resolución n.°648-2009 de las 11:15 horas del 19 de octubre del 2009 y con fundamento en el informe anterior, nombró como órgano director al Lic. Álvaro R. Valverde Mora, como miembro propietario, y al Lic. Mauricio Granados Morales, como miembro suplente, a fin de tramitar un procedimiento ordinario dirigido a declarar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la inscripción de la marca CHOCO CRISPS, registro n.°177179, por infracción a los artículos 16 y 18 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (folios 47 a 49 del expediente administrativo).

 

8)      El referido órgano director, por resolución de las 8:00 horas del 13 de noviembre del 2009, procede a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214, 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, para declarar la posible nulidad absoluta y evidente en el otorgamiento del registro n.° 177179, de la marca CHOCO CRISPS, a favor de la empresa ALIMENTOS COOK S.A., por los siguientes hechos: “l. SÉ PROCEDIÓ CON LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA CHOCO CRISPS, EN CLASE 30 INTERNACIONAL, PRESENTADA EL 9 DE ABRIL DE 2007 E INSCRITA EL 26 DE JUNIO DE 2008, A FAVOR DE ALIMENTOS COOK S.A., BAJO EL REGISTRO 177179, PESE A QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY Y EN ESCRITO RECIBIDO EN FECHA 2 DE JUNIO DE 2008, EL SEÑOR AARÓN MONTERO SEQUEIRA, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO ESPECIAL DE KELLOGG COMPANY DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PRESENTÓ OPOSICIÓN CONTRA LA MARCA CHOCO CRISPS, CON BASE EN LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS KRISPIES Y CHOCOKRISPIS PROPIEDAD DE SU REPRESENTADA. ASIMISMO INDICA EN SU ESCRITO DE OPOSICIÓN QUE LA MARCA “CHOCO CRISPS” SOLICITADA POR LA EMPRESA ALIMENTOS COOK S.A. POSEE SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA CON LOS SIGNOS KRISPIES Y CHOCOKRISPIS Y CARECE DE NOVEDAD, LO CUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, INFRINGE EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL CORRECTO, EN EL ENTENDIDO QUE DEBIÓ HACÉRSELE PRIMERO EL EXAMEN DE ADMISIBILIDAD A LA OPOSICIÓN DE LA EMPRESA KELLOGG COMPANY, ANTES QUE PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.” A tal efecto, cita a los representantes legales de las empresas ALIMENTOS COOK S.A. y KELLOGG COMPANY a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:00 horas del 8 de diciembre de 2009 en la sede de ese órgano director. En el mismo acto, se les hace saber a las partes interesadas que les asiste el derecho a ser oídas, para lo cual se puede hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer la prueba que consideren pertinente, de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo y de los recursos que caben contra esa resolución de apertura. La cual fue notificada a la empresa ALIMENTOS COOK S.A., a través de su agente residente, y a KELLOGG COMPANY, como tercero interesado, el 16 de noviembre del 2009 (folios 50 a 60 del expediente administrativo).

 

9)      El 4 de diciembre de 2009 el representante legal de la empresa ALIMENTOS COOK S.A. se apersonó al procedimiento para únicamente señalar lugar para futuras notificaciones al número de fax: 25739500 (folio 67 del expediente administrativo).

 

10)  De conformidad con el acta levantada al efecto, la audiencia oral y privada se celebró a las 9:07 horas del 8 de diciembre del 2009 en el Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial con la presencia únicamente del apoderado de KELLOGG COMPANY y el órgano director. En la audiencia, el representante de la referida empresa manifestó el estado de indefensión que se le causó a su representada con el registro de la marca CHOCO CRISPS y solicitó la anulación de su inscripción, de forma que se conozca por el fondo la oposición que interpusieron en su momento. La audiencia finalizó a las 9:30 horas. Seguidamente, el órgano director levantó una nueva acta a las 9:35 horas de ese mismo día para hacer constar que el representante de la empresa ALIMENTOS COOK S.A. no se presentó a la comparecencia (folios 68 a 70 del expediente administrativo).

 

11)  A través de la resolución de las 8:30 horas del 15 de diciembre del 2009 el órgano director rindió su informe final en el que manifiesta la pertinencia de declarar la nulidad absoluta y evidente de la inscripción de la marca CHOCO CRISPS, a favor de ALIMENTOS COOK S.A., al constatar del expediente administrativo que la oposición contra dicho registro por parte de la empresa KELLOGG COMPANY se encontraba presentada en el plazo de Ley, infringiéndose así lo dispuesto por los artículos 8, incisos a y b, 16 y 18 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (folios 71 a 77 del expediente administrativo).

 

II.                SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS.

 

En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos, la Administración debe acudir a la vía judicial, y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 10.5, 34 y 39.1.e) del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006) – en lo sucesivo CPCA – que entró en vigencia desde el 1 de enero del 2008.

 

La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declaratorios de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.

 

A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración y es la contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (n.°6227, del 2 de mayo de 1978) – en lo sucesivo LGAP –.  De conformidad con esta norma la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta.

 

 Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, el legislador dispuso que antes de declarar la nulidad debe seguirse un procedimiento administrativo ordinario y obtenerse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto verse sobre materias propias de su competencia) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad invocada.

 

 

III.             PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES.

 

Ya en otras ocasiones nos hemos referido con detalle (ver en ese sentido, nuestro dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008) a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales del régimen general que contempla la LGPA, y en particular su artículo 173, para los actos administrativos declaratorios de derechos, derivadas del artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000). Para mayor claridad procedemos a transcribir el numeral en cuestión:

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

 

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

 

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

 

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

 

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

 

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

 

Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).

 

Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).

 

A propósito de esta última consideración, el examen de la nulidad que se alega del registro de la marca “CHOCO CRISPS”, a favor de la empresa ALIMENTOS COOK S.A., implica entonces que en la especie se deban cumplir efectivamente cada uno de los apartados de esa remisión normativa.

 

En ese entendido, tenemos que la nueva redacción del inciso 1) del artículo 173 de comentario – aplicable a este procedimiento –,  además de referirse a la posibilidad para la Administración de anular un acto suyo declaratorio de derechos en vía administrativa si cuenta previamente con el dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría, según sea el caso y como así se explicó en el epígrafe anterior, advierte del carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada:

 

“Artículo 173.-

 

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante.  Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.

 

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.” (El subrayado no es del original).

 

De conformidad con la norma transcrita no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino sólo aquella que pueda ser constatada de forma clara, palmaria, notoria, ostensible, dada la gravedad o lo grosero del quebranto legal en cuestión:

 

“En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. 

 

En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).

 

La verificación de las condiciones anteriores respecto al acto registral cuestionado se analizará en el apartado siguiente. El inciso 2) del artículo 173 de comentario, por su parte, determina el órgano competente no sólo para declarar la nulidad del acto cuestionado sino también para decidir el inicio del procedimiento administrativo y, eventualmente, delegar su instrucción en el órgano director, que tal y como se analizó en los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008, cuando se trata de actos del Registro de la Propiedad Industrial y, en general, del Registro Nacional, el órgano legitimado a tal efecto es el Ministro de Justicia (ver también los dictámenes C-167-2001, del 5 de junio y C-219-2001, del 6 de agosto, ambos del 2001). Dice a este respecto la norma:

 

“Artículo 173.-

 

(…)

 

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa.  Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.”

 

En el caso bajo estudio el requisito anterior fue debidamente observado, pues se trató del señor Ministro de Justicia quien decidió el inicio del procedimiento, designó al órgano director, fijándole de paso su competencia, y requirió de nuestro dictamen (ver antecedente n.°7).   

 

Finalmente, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, celeridad, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado (ver en ese sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números 15-1990, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 1994-2360, de las 15:06 horas del 17 de mayo, 1994-2945, de las 8:12 horas del 17 de junio, ambas de 1994, 2005-05306, de las 15:03 horas del 4 de mayo, 2005-07272, de las 9:11 horas del 10 de junio, ambas del 2005 y los dictámenes C-034-1999, del 5 de febrero, C-037-1999, del 11 de febrero, ambos de 1999, C-112-2000, del 17 de mayo del 2000, C-300-2004, del 21 de octubre y C-372-2004, del 10 de diciembre, los dos del 2004).

 

En efecto, el texto vigente de la disposición de cita señala:

 

“Artículo 173.-

 

(…)

 

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley” (el destacado es nuestro).

 

Luego del estudio detallado de las actuaciones que se dieron en el presente procedimiento administrativo, no encontramos ninguna irregularidad u omisión sustancial en su tramitación en perjuicio de la empresa expedientada, ALIMENTOS COOK S.A., que pudiera atentar contra su derecho de defensa y con la garantía fundamental del debido proceso que la disposición transcrita indefectiblemente ordena respetar.

 

En ese sentido y según se indicó en los puntos 7, 8, 9, 10 y 11 del apartado de Antecedentes, a la referida empresa se le puso en conocimiento del carácter, objeto y fines del procedimiento a través de la notificación del traslado de cargos, incluso se apersonó al procedimiento dándose por enterada de todo lo actuado hasta ese momento; en consecuencia, contó con tiempo suficiente para preparar su defensa, así como de presentar sus argumentos y prueba de descargo – derecho del que no hizo uso –, también se puso a su disposición los documentos que componen el expediente administrativo y tanto a ella, como a KELLOGG COMPANY en su condición de parte interesada, se les brindó la oportunidad para ser oídas durante la celebración de la audiencia oral y privada a través de su abogados o representantes, lo que también desaprovechó la sociedad ALIMENTOS COOK S.A..

 

 

IV.             SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN EL CASO BAJO ESTUDIO.

 

Hechas las consideraciones anteriores pasamos al análisis del vicio que se atribuye al registro n.°177179, correspondiente a la marca CHOCO CRISPS, cuyo titular es la empresa ALIMENTOS COOK S.A., que tal y como se consignó en el informe de actividad procesal defectuosa de la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución de nombramiento del órgano director por el señor Ministro y en el traslado de cargos (antecedentes 6, 7 y 8), consiste en el incumplimiento del trámite de inscripción previsto por los artículos 16 y 18 de la Ley n.°7978 por cuanto: “…debió hacérsele primero el examen de admisibilidad a la oposición de la empresa KELLOGG COMPANY, antes que proceder a la inscripción del signo solicitado. No obstante ello, una vez vencido el plazo de dos meses establecido por el Edicto de Ley, el registrador a cargo del expediente número 2007-3059 procedió en fecha 26 de junio de 2008 a realizar la inscripción del signo “CHOCO CRISPS” y otorgarle el número de registro 177179, lo anterior contraviniendo lo establecido por los artículos 16 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos” (resolución n.°648-2009 del Ministro de Justicia, antecedente n.° 7, folios 47 y 48 del expediente).   

 

En consecuencia, el cuestionamiento legal del registro anterior es por razones procedimentales, no de fondo, siendo los numerales que regulan el respectivo procedimiento, y que se consideran conculcados, los que se transcriben a continuación:

 

“Artículo 16°- Oposición al registro. Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.

 

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.

 

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición. (El subrayado no es del original).

 

“Artículo 18°- Resolución. Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada.

 

Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.

 

No se denegará el registro de una marca por la existencia de un registro anterior si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de la presente ley y resulta fundada.

 

De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.

 

Si se resuelve la concesión del registro, el Registro de la Propiedad Industrial notificará la resolución al solicitante a fin de que pague la tasa complementaria dispuesta. Si, dentro del mes siguiente a la fecha en que se notificó la resolución, el solicitante no ha pagado la tasa, la resolución quedará sin efecto y el expediente se archivará sin más trámite.” (El subrayado no es del original).

 

Cabe aclarar que la redacción del artículo 18 responde a la versión que se encontraba vigente al momento de que se presentó la gestión de registro por parte de la empresa ALIMENTOS COOK S.A., cuya única diferencia con el texto actual de la norma es la supresión de su último párrafo dispuesta por el artículo 1.h) de la Ley n.°8632 del 28 de marzo de 2008.

 

Pues bien, de conformidad con las disposiciones anteriores, el Registro de la Propiedad Industrial no puede proceder a la inscripción de una marca si se ha presentado una o más oposiciones a su registro dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso correspondiente. Antes debe dar traslado de la oposición al solicitante del registro por un plazo de dos meses para que se refiera a ella y luego, con fundamento en los argumentos de todos los interesados, resolver de forma conjunta concediendo o negando total o parcialmente el registro de la marca.

 

Sin embargo, en el caso bajo estudio no se procedió de esa manera. Veamos. Tal y como se indicó en el punto 3 del epígrafe de Antecedentes el primer edicto avisando de la solicitud de registro de la marca “CHOCO CRISPS” a favor de ALIMENTOS COOK S.A., salió publicado en la Gaceta n.°62 del 31 de marzo del 2008. El plazo de dos meses se cumplió entonces el 31 de mayo del 2008, no obstante, al ser este día inhábil, a tenor de la regla contenida en el artículo 147 del Código Procesal Civil – de aplicación supletoria por virtud del artículo 229.2 de la LGAP – el plazo se tiene por prorrogado hasta el día hábil siguiente que fue precisamente el 2 de junio del 2008. Como se explicó en el antecedente n.°4 justo ese día el representante de KELLOGG COMPANY interpuso una oposición contra la gestión de inscripción anterior, haciendo una exposición de sus argumentos de hecho y de Derecho  y que se resumen en la notoriedad de las marcas de su representada KRISPIES y CHOCOKRISPIS en el mercado específico de los cereales, con las que la marca “CHOCO CRISPS” presenta una similitud gráfica, fonética e ideológica.

 

De manera que el Registro de la Propiedad Industrial en lugar de seguir el trámite antes descrito del artículo 16 de la Ley de Marcas hizo caso omiso de la oposición de KELLOGG COMPANY y procedió a la inscripción de la marca “CHOCO CRISPS” a favor de ALIMENTOS COOK S.A. el 26 de junio del 2008 (antecedente n.°5).

 

La situación anterior evidencia efectivamente un vicio en el trámite de inscripción de la referida marca, comprobándose los hechos que fueron intimados en su momento por el órgano director y sobre todo, la nulidad absoluta del registro n.°177179. 

 

 

Recordemos que de acuerdo a la Teoría del acto administrativo la existencia y validez del acto administrativo depende de la concurrencia simultánea de ciertos elementos esenciales impuestos por el ordenamiento jurídico y que doctrinariamente se han clasificado en subjetivos, objetivos y formales.[1] Entre estos últimos tenemos el procedimiento administrativo, entendido como el cauce formal por el que debe discurrir la voluntad administrativa y que sirve como garantía del interés público y de los derechos de los particulares (artículo 214.2 LGAP).[2]   

 

  Por otra parte, habrá nulidad absoluta de un acto administrativo a tenor de los artículos 166 y 167 de la LGAP cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos (entre ellos el procedimiento) o presenten una imperfección que impida la realización del fin.

 

Tratándose del procedimiento administrativo la forma en que se determina su grado de imperfección – y consecuentemente su repercusión en la validez del acto administrativo final – es a través del artículo 223 de la LGAP, de plena aplicación a la materia dado su carácter de ley principista, como así lo definió la Sala Constitucional en la resolución n.° 2006-011543 de las 15:11 horas del 9 de agosto del 2006, “en tanto, en ausencia de norma específica de un procedimiento especial, son de aplicación las normas y principios de esta ley”. De forma que el incumplimiento o la omisión de una formalidad sustancial del procedimiento causará la nulidad de todo lo actuado, entendiéndose como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión.

 

En el presente caso es claro que la omisión del Registro de la Propiedad Industrial de tomar en cuenta la oposición de KELLOGG COMPANY al momento de inscribir la marca “CHOCO CRISPS” implicó el quebranto de una formalidad sustancial del procedimiento que acarrea su nulidad. Pues no solo colocó a dicha compañía en un estado de indefensión, al ni siquiera valorarse sus argumentos respecto a que el registro de esa marca le causa un perjuicio debido al riesgo de confusión y asociación en el público consumidor en el mercado de los cereales; sino que de haberse observado esa formalidad con el examen oportuno de la oposición el curso del procedimiento bien podría haber tomado un rumbo distinto, llegándose incluso a negar el registro de la marca “CHOCO CRISPS” de comprobarse el mejor derecho de KELLOGG COMPANY. 

 

La invalidez del procedimiento supone, por tanto, la nulidad absoluta del registro n.°177179, correspondiente a la marca “CHOCO CRISPS”, como consecuencia de la imperfección de ese elemento formal que impide la realización del fin último del acto registral: garantizar la seguridad registral y la protección de los derechos de la marca frente a terceros mediante la determinación de su legítimo titular.   

 

Se trata, finalmente, de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesto, pues la violación al trámite de inscripción previsto por los  artículos 16 y 18 de la Ley de Marcas con el registro de la marca “CHOCO CRISPS” es flagrante y salta a la vista sin necesidad de mayor labor exegética. Basta al efecto la mera constatación de la omisión procedimental del Registro de la Propiedad Industrial con vista del expediente administrativo para percatarse de que el acto registral en cuestión presenta un vicio grave y grosero que claramente encaja dentro del supuesto del artículo 173.1 de la LGAP.  

 

 

V.                CONCLUSIÓN.

 

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro n.°177179, correspondiente a la marca “CHOCO CRISPS”, propiedad de la empresa ALIMENTOS COOK S.A., dado el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad.

 

Se devuelve, adjunto a este dictamen, el expediente administrativo remitido en su momento.

 

Del señor Ministro, atento se suscribe;

 

 

Alonso Arnesto Moya

Procurador

 

AAM/msch