31 de enero, 2012

C-034-2012

 

Licenciado

Hernando París Rodríguez

Ministro

Ministerio de Justicia y Paz

 

Estimado señor:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta al oficio n.° MJP-584-08-2011, del 9 de agosto del 2011, por medio del cual solicitó el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro n.° 168968, correspondiente a la marca “FINESSE”, propiedad de la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A.

 

Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.

 

 

I.                               ANTECEDENTES

 

De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 01-2011 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de dos tomos, el primero con 41 folios y el segundo, identificado como Legajo de Prueba, de 107 folios, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

1)                                          El 20 de enero del 2006, el representante de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., de origen suizo, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción la marca “FINEZZO” en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “CAFÉ, EXTRACTOS DE CAFÉ, PREPARACIONES Y BEBIDAS A BASE DE CAFÉ, CAFÉ HELADO, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ, EXTRACTOS DE SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ, PREPARACIONES Y BEBIDAS A BASE DE SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ, ACHICORIA, TÉ, EXTRACTOS DE TÉ, PREPARACIONES Y BEBIDAS A BASE DE TÉ, TÉ HELADO, PREPARACIONES ELABORADAS CON MALTA PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA, CACAO Y PREPARACIONES Y BEBIDAS A BASE DE CACAO, CHOCOLATE, PRODUCTOS DE CHOCOLATE, PREPARACIONES Y BEBIDAS A BASE DE CHOCOLATE”; gestión a la que se le asignó el número de expediente 2006-636 (folios 22 a 24 del Legajo de Prueba).

 

2)                                          Luego de emitir el 26 de enero del 2006, el Listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior que pudieran impedir su inscripción (estudio de novedad), el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:48 horas del 2 de febrero del 2006, resolvió que “por notarse que NO tiene relación con las causales previstas en los artículos 7, 8, 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y no aparece en trámite, ni inscrito distintivo o elemento figurativo alguno similar o idéntico al solicitado, se resuelve: De conformidad con el estudio realizado y por cumplir con los requisitos de Ley; Publíquese el aviso correspondiente” (folios 25 a 28 y 31 del Legajo de Prueba).

 

3)                                          No consta del expediente remitido la publicación de los edictos correspondientes a la gestión anterior.

 

4)                                          No obstante, el 29 de mayo de 2006 se presentó una oposición por parte de la  compañía Alpina Productos Alimenticios S.A., constituida bajo las leyes de la República de Colombia, a la solicitud de registro de la marca anterior – cuyo edicto, según se indica en el mismo escrito, fue publicado el 27 de marzo anterior –, alegando que ella es la titular de múltiples registros de las marcas FINESSE y FINESSE diseño en las clases 05, 29, 30 y 32, tanto en su país de origen, como en Ecuador y Venezuela, con la cual el distintivo FINEZZO presenta identidad gráfica, fonética e ideológica, por lo que de procederse a su inscripción se estaría aprovechando de la notoriedad y prestigio de sus marcas (folios 34 a 38 del Legajo de Prueba).

 

5)                                          El 13 de junio del 2006, el apoderado especial registral de la compañía Alpina Productos Alimenticios S.A., solicitó a su vez al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción la marca “FINESSE” en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, gestión a la que se le asignó el número de expediente n.° 2006-5035 (folios 1 a 3 del Legajo de Prueba).

 

6)                                          El 21 de junio del 2006, el Registro de la Propiedad Industrial realizó el estudio de novedad marcaria de la denominación anterior en el que se puede constatar la solicitud previa de la marca FINEZZO, hecha por la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., en la misma clase 30 (folios 3 a 7 del Legajo de Prueba). 

 

7)                                          Paralelamente, y después de que el representante de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. aportó el 7 de julio de 2006 copia de certificados de registro de la marca FINESSE en Colombia en la clase 29, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:15 horas del 8 de setiembre del mismo año, dio curso a su gestión de oposición, dando traslado de ella al representante de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. (folios 46 a 60 del Legajo de Prueba) 

 

8)                                          El 15 de noviembre del 2006 el apoderado de la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. dio respuesta al traslado anterior manifestando, en lo que interesa, que no existe riesgo de confusión en el público consumidor, pues existen suficientes elementos diferenciadores entre ambas marcas que permiten su coexistencia registral (desinencias distinguibles, el sello NESTLE en los productos, etc.), para lo que  aportó en apoyo de su argumentación, la resolución n.°20498 del 31 de julio de 2006 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la República de Colombia, en la que se determinó que la marca FINESSE, registrada en dicho país, no presentaba semejanzas con el signo solicitado FINEZZO, que generaran confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general, por lo que le concedió también el registro a esta última denominación (folios 62 a 74 del Legajo de Prueba).  

 

9)                                          Entretanto, el Registro de la Propiedad Industrial, luego de prevenir a la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. que debía indicar su domicilio exacto y que debía corregirlo en la sustitución del poder, mediante resolución de las 10:39 horas del 15 de febrero del 2007 resolvió, a pesar del trámite de oposición anterior, que por notarse que la solicitud de registro del distintivo FINESSE “NO tiene relación con las causales previstas en los artículos 7, 8, 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y no aparece en trámite, ni inscrito distintivo o elemento figurativo alguno similar o idéntico al solicitado, se resuelve: De conformidad con el estudio realizado y por cumplir con los requisitos de Ley; Publíquese el aviso correspondiente.” (folios 10, 13 y 18 del Legajo de Prueba).

 

10)                                      La publicación de los edictos correspondientes fue hecha en las Gacetas números 63, 64 y 65 de los días 29 y 30 de marzo y 2 de abril del 2007 (folio 1 del Legajo de Prueba) 

 

11)                                      El 25 de junio del 2007 la marca FINESSE a favor de Alpina Productos Alimenticios S.A. fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro n.° 168968 (folio 20 del Legajo de Prueba).

 

12)                                      Por resolución de las 11:06 horas del 11 de mayo de 2011, dictada dentro del expediente n.° 2006-636, el Registro de la Propiedad Industrial ordenó suspender el trámite de oposición de la compañía Alpina Productos Alimenticios S.A. a la inscripción de la marca FINEZZO hasta tanto se resolviera el procedimiento de revisión oficiosa del registro marcario FINESSE (folios 97 a 99 del Legajo de Prueba).

 

13)                                      El día 15 de junio del 2011, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial  realizó un informe de actividad procesal defectuosa en el que se indica que la inscripción de la marca FINESSE, a favor de Alpina Productos Alimenticios S.A., se otorgó de manera irregular al no respetarse el derecho de prelación registral de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., conforme al artículo 4 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, quien con anterioridad había solicitado la inscripción de la marca FINEZZO, y con la que, según se señala en el informe, existe “relación entre la naturaleza de los productos protegidos por los signosen (sic) conflicto, así como también… similitud gráfica y fonética entre los mismos”; por lo que para dicha dependencia, al no resolverse primero esta última gestión se inobservaron las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la referida ley y, en consecuencia, recomendó para subsanar la actuación defectuosa detectada, seguir el procedimiento establecido en el párrafo último del artículo 37 de la Ley de Marcas a fin de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de la marca FINESSE (n.° 168968) y suspender su trámite hasta tanto se resuelva la oposición e inscripción de la marca FINEZZO (folios 1 a 5 del expediente administrativo).

 

14)                                      En razón de lo anterior, el señor Ministro de Justicia, mediante resolución  n.° 385-2011, de las 9:24 horas del 16 de junio del 2011, nombró como órgano director del procedimiento a los funcionarios Álvaro Rodrigo Valverde Mora, como miembro propietario, y Mauricio Granados Morales, como miembro suplente, para que verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la presunta nulidad de la inscripción de la marca “FINESSE”, registro n.° 168968, consistente en: “Que en fecha 25 de junio de 2007, se inscribió el signo distintivo FINESSE en clase 30 internacional, estando previamente solicitada bajo el expediente administrativo 2006-636, la marca “FINEZZO” en clase 30 internacional, propiedad de Societe Des Produits Nestle S. A., a la cuál le asiste el derecho de prelación, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, debió dársele primeramente trámite a la solicitud de la empresa Societe Des Produits Nestle S. A. y ordenar el suspenso de la solicitud del signo marcario de la empresa  ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A.” Esta resolución fue notificada a ambas empresas interesadas el 22 de junio siguiente (folios 7 al 10 del expediente administrativo).

 

15)                                      El referido órgano director mediante resolución de las 14:52 horas del 21 de junio del 2011, procedió a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214, 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, para declarar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el otorgamiento del registro n.° 168968, correspondiente a la marca FINESSE, a favor de la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A., por los siguientes hechos: “I. SE  PROCEDIÓ CON LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA FINESSE, EN CLASE 30 INTERNACIONAL, PRESENTADA EL 13 DE JUNIO DE 2006 E INSCRITA EL 25 DE JUNIO DE 2007, A FAVOR DE LA EMPRESA ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., BAJO EL REGISTRO 168968, PESE DE ENCONTRARSE PREVIAMENTE SOLICITADA LA MARCA FINEZZO, BAJO EL EXPEDIENTE 2006-636 DESDE EL 20 DE ENERO DE 2006 POR PARTE DE LA EMPRESA SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. ASÍ, LA INSCRIPCIÓN DEL SIGNO FINESSE A NOMBRE DE LA EMPRESA ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 INCISOS A) Y B) DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, AUNADO AL HECHO QUE LA MISMA NO DEBIO TRAMITARSE HASTA TANTO SE RESOLVIERA LA SOLICITUD PRESENTADA PRIMERO EN TIEMPO, ES DECIR LA SOLICITUD DE LA MARCA FINEZZO. II.- En razón de los hechos esbozados, la inscripción del registro número 168968, transgrede el artículo 4 inciso b) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos…” A tal efecto, cita a las empresas involucradas a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:00 horas del 18 de julio del 2011 en la sede de ese órgano director. En el mismo acto, se les hace saber, especialmente, a la compañía Alpina Productos Alimenticios S.A. como principal interesada, que les asiste el derecho a ser oídas, para lo cual se pueden hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer prueba que consideren pertinente, de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo y sus antecedentes, y de los recursos que caben contra esa resolución de apertura. Dicha resolución fue notificada a ambas sociedades el día siguiente de dictada, esto es, el 22 de junio del 2011 (folios 11 a 21 del expediente administrativo).

 

16)                                      De conformidad con el acta levantada al efecto, la audiencia oral y privada indicada en el punto anterior, se celebró a las 9:10 horas del día 18 de julio del 2011, con la presencia del órgano director y los personeros de ambas sociedades que aparecen últimamente representándolas (ver folios 22 a 28 del expediente), quienes además de señalar medio para recibir notificaciones, manifestaron su conformidad para que se declare la nulidad de la marca en cuestión, en particular, la representante de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. declaró: “Lo que se tiene que decir, es que las pruebas se aportaron al expediente y conforme a ellas, es necesario que se anule la inscripción y se retrotraigan todos los efectos de la solicitud de la marca FINESSE, hasta la publicación del edicto, para que una vez anulada dicha inscripción, sean acumulados los expedientes que constan en el legajo de prueba (…)” (folios 29 y 30 del expediente administrativo).

 

17)                                      Posteriormente, el órgano director a través de la resolución de las 13:55 horas del 21 de julio del 2011, rindió su informe final en el que determinó la pertinencia de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro marcario FINESSE, n.°168968, pues a tenor del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública atenta contra los derechos de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., que previamente había solicitado la inscripción del distintivo FINEZZO, y contraviene los artículos 8 incisos a) y b),  en relación con el 4 inciso b) de la Ley de Marcas (folios 33 a 41 del expediente administrativo).

 

 

II.                            SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS

 

En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos, la Administración debe acudir a la vía judicial, y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 10.5, 34 y 39.1.e) del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006) – en lo sucesivo CPCA – que entró en vigencia desde el 1° de enero del 2008.

 

La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declaratorios de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.

 

A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración y es la contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (n.°6227, del 2 de mayo de 1978) – en lo sucesivo LGAP –.  De conformidad con esta norma la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta.

 

Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, el legislador dispuso que antes de declarar la nulidad debe seguirse un procedimiento administrativo ordinario y obtenerse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto verse sobre materias propias de su competencia) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad invocada.

 

 

III.                         PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES

 

Ya en otras ocasiones nos hemos referido con detalle (ver en ese sentido, nuestros dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008 y más recientemente, C-044-2011, del 28 de febrero y C-106-2011, del 18 de mayo, los dos del año pasado), a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales del régimen general que contempla la LGPA, y en particular su artículo 173, para los actos administrativos declaratorios de derechos, derivadas del artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000). Para mayor claridad procedemos a transcribir el numeral en cuestión:

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).

 

Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP), para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio – que aun cuando no se alegó en el presente caso, conviene precisar que el plazo cuatrienal que se hubiera cumplido el 25 de junio del 2011 se interrumpió con la notificación del traslado de cargos a la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. justo tres días antes (ver antecedente 15 y nuestro dictamen C-106-2011) –; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).

 

A propósito de esta última consideración, el examen de la nulidad que se alega del registro n.° 168968 de la marca “FINESSE”, inscrita a nombre de la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. implica, entonces, que en la especie se deban cumplir efectivamente cada uno de los apartados de esa remisión normativa.

 

En ese entendido, tenemos que la nueva redacción del inciso 1) del artículo 173 de comentario – aplicable a este procedimiento –,  además de referirse a la posibilidad para la Administración de anular un acto suyo declaratorio de derechos en vía administrativa si cuenta previamente con el dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría, según sea el caso y como así se explicó en el epígrafe anterior, advierte del carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada:

 

“Artículo 173.-

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante.  Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.” (El subrayado no es del original).

 

De conformidad con la norma transcrita no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino sólo aquella que pueda ser constatada de forma clara, palmaria, notoria, ostensible, dada la gravedad o lo grosero del quebranto legal en cuestión:

 

“En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista... La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).

 

La verificación de las condiciones anteriores respecto al acto registral cuestionado se analizará en el apartado siguiente. El inciso 2) del artículo 173 de comentario, por su parte, determina el órgano competente no sólo para declarar la nulidad del acto cuestionado sino también para decidir el inicio del procedimiento administrativo y, eventualmente, delegar su instrucción en el órgano director, que tal y como se analizó en los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008, cuando se trata de actos del Registro de la Propiedad Industrial y, en general, del Registro Nacional, el órgano legitimado a tal efecto es el Ministro de Justicia (ver también los dictámenes C-167-2001, del 5 de junio y C-219-2001, del 6 de agosto, ambos del 2001). Dice a este respecto la norma:

 

“Artículo 173.-

(…)

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa.  Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.”

 

En el caso bajo estudio el requisito anterior fue debidamente observado, pues se trató del señor Ministro de Justicia quien decidió el inicio del procedimiento, designó al órgano director, fijándole de paso su competencia, y requirió de nuestro dictamen (ver antecedente 14).   

 

Finalmente, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, celeridad, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado (ver en ese sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números 15-1990, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 1994-2360, de las 15:06 horas del 17 de mayo, 1994-2945, de las 8:12 horas del 17 de junio, ambas de 1994, 2005-05306, de las 15:03 horas del 4 de mayo, 2005-07272, de las 9:11 horas del 10 de junio, ambas del 2005 y los dictámenes C-034-1999, del 5 de febrero, C-037-1999, del 11 de febrero, ambos de 1999, C-112-2000, del 17 de mayo del 2000, C-300-2004, del 21 de octubre y C-372-2004, del 10 de diciembre, los dos del 2004).

 

En efecto, el texto vigente de la disposición de cita señala:

 

“Artículo 173.-

(…)

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley” (el destacado es nuestro).

 

Luego del estudio detallado de las actuaciones que se dieron en el presente procedimiento administrativo, no encontramos ninguna irregularidad u omisión sustancial en su tramitación en perjuicio de la empresa expedientada Alpina Productos Alimenticios S.A. que pudiera atentar contra su derecho de defensa y con la garantía fundamental del debido proceso que la disposición transcrita indefectiblemente ordena respetar.

 

En ese sentido y según se indicó en los puntos  14, 15 y 16 del apartado de Antecedentes, a la referida sociedad se le puso en conocimiento del carácter, objeto y fines del procedimiento a través de la notificación no solo del traslado de cargos, sino también, del acto de nombramiento mismo del órgano director; en consecuencia, contó con tiempo suficiente para preparar su defensa, así como de presentar sus argumentos y prueba de descargo, también se puso a su disposición los documentos que componen el expediente administrativo – incluido el legajo de prueba que lo acompaña –; y tanto a ella, como a la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. se les brindó la oportunidad para ser oídas durante la celebración de la audiencia oral y privada a través de su abogados o representantes, como en efecto lo hicieron.

 

 

I.                               SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN EL CASO BAJO ESTUDIO

 

Hechas las consideraciones anteriores pasamos al análisis del vicio que se atribuye al registro de n.° 168968, correspondiente a la marca FINESSE, cuyo titular es la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A., pues a pesar de que ella mostró su conformidad para que se proceda a su anulación (antecedente 16), tal circunstancia no nos vincula, ni nos exime de realizar el examen correspondiente con motivo del imperativo legal que exige pronunciarnos “expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.”

 

Tal como le fue informado a la sociedad titular del distintivo cuestionado en el acto de nombramiento del órgano director y en el traslado de cargos (ver antecedentes 14 y 15), el vicio radica en que no se respetó el derecho de prelación de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., al llevar a cabo su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, pues esta última había solicitado antes el registro de la marca FINEZZO, para proteger y distinguir productos en la misma clase internacional, con la que se afirma la marca FINESSE guarda una similitud gráfica, fonética e ideológica, y a tal efecto se citan como normas vulneradas los artículos 4, inciso b), y 8, incisos a) y b), de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que en lo que interesa y en el orden indicado disponen:

 

“Artículo 4°- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

(…)

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.”

“Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior (…)”

 

Cabe aclarar que la redacción anterior del artículo 8 responde a la versión que se encontraba vigente al momento de que se presentó la solicitud de registro de la marca FINESSE por parte de la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. el 13 de junio del 2006 (ver antecedente 5), es decir, antes de la reforma hecha por la Ley n.° 8632 del 28 de marzo del 2008, que añade la indicación geográfica y la  denominación de origen dentro del ámbito de protección, pero que a los efectos de este pronunciamiento no cobra mayor relevancia.

 

Pues bien, de conformidad con las normas transcritas, el Registro de la Propiedad Industrial no puede llevar a cabo la inscripción de una marca si se encuentra en trámite la solicitud por un tercero de una marca similar o idéntica desde una fecha anterior que distingue los mismos productos o servicios, a la que le asiste, en consecuencia, el derecho de prelación establecido en el artículo 4 de la Ley de Marcas.

 

La dificultad que se plantea de lo expuesto es que, en tesis de principio, para poder pronunciarse este órgano acerca de la validez del acto registral cuestionado habría que emitir antes un juicio técnico acerca de si las marcas en conflicto son o no semejantes en los términos del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y susceptibles de causar confusión al público consumidor. Pues solo en la medida de que se trate de marcas similares es que las prohibiciones del artículo 8 cobran sentido. 

Como fácilmente se puede comprender, entrar en un examen de esa naturaleza resulta improcedente debido a que excedería los alcances de este tipo procedimientos, al desvirtuarse las notas de evidente y manifiesta que siempre deben estar presentes cuando se confronta la actuación administrativa con la norma jurídica al exigir una valoración más compleja y detenida. Además, resultaría indebido emitir un criterio vinculante al respecto, tomando en cuenta que, según se indicó en los puntos 4, 7, 8 y 12 del epígrafe de Antecedentes, en este momento se encuentre pendiente de resolución una oposición gestionada por Alpina Productos Alimenticios S.A. a la solicitud de registro del distintivo FINEZZO, tramitada en el expediente n.° 2006-636, en la que el Registro de la Propiedad Industrial debe determinar si es posible o no la coexistencia registral de las marcas en disputa; y que incluso podría llegar a conocimiento del Tribunal Registral Administrativo.

 

No obstante, lo que sí se colige con facilidad del cuadro fáctico reseñado en el epígrafe de Antecedentes es una irregularidad procedimental tan manifiesta que sí la hace susceptible de ser analizada en este dictamen y que en modo alguno riñe con la forma en que le fueron intimados los hechos a la sociedad a cuyo favor se inscribió la marca FINESSE.

 

Nos referimos a que, sin necesidad de prejuzgar acerca de si los distintivos en pugna guardan o no una semejanza que induzca a confusión, del estudio del expediente administrativo sí se evidencia  una clara violación al derecho de prelación registral de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., pues el Registro de la Propiedad Industrial en lugar de resolver primero si la inscripción de la marca solicitada por ella era procedente a la luz de la oposición que interpuso la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., le dio prioridad a la solicitud marcaria de esta última llegando incluso a inscribirla pese a que fue presentada en fecha posterior, cuando debió proceder a la suspensión de su trámite hasta que se determinara la situación registral del distintivo FINEZZO en el expediente n.° 2006-636.

 

Nótese, insistimos en ello, que en ningún momento se prejuzga acerca del grado de similitud o semejanza de las marcas en discusión, que en todo caso, constituiría una cuestión de Derecho de fondo; más bien, nos encontramos ante un vicio de naturaleza procedimental al irrespetarse por el Registro el orden de prelación que es inherente a la tutela registral y que se condensa en el citado artículo 4 inciso b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al calificar e inscribir la marca de un tercero estando en trámite otra presentada con fecha anterior que se le opone. 

 

La situación anterior atenta contra los derechos de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. que, como está demostrado del expediente, gestionó primero ante el Registro de la Propiedad Industrial la protección sobre la marca FINEZZO, respecto a la que la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. reclama un derecho a que se impida su uso por encontrarla idéntica al distintivo de que ella es titular, colocando naturalmente a la primera en una posición de desventaja frente a la sociedad opositora, quien sí logro obtener del Registro la inscripción de su marca FINESSE (ver antecedentes 1, 2, 4, 5, 9, 10 y 11).  

 

Estamos en presencia, por tanto, de la omisión a una formalidad sustancial del procedimiento que acarrea la nulidad de lo actuado a tenor del artículo 223 de la LGAP; y como corolario la nulidad absoluta del acto registral (artículos 166 y 167 de la misma ley); cuya observancia bien pudo haber impedido que se llevara a cabo la inscripción de la marca cuestionada.

 

Se trata, finalmente, de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesta, pues la violación al derecho de prelación de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., garantizado por el artículo 4 inciso b) de la Ley de Marcas, en el trámite de inscripción de la marca FINESSE es flagrante y salta a la vista sin necesidad de mayor labor exegética. Basta al efecto la mera constatación de la omisión procedimental del Registro de la Propiedad Industrial con vista del expediente administrativo remitido para percatarse de que el acto registral en cuestión presenta un vicio grave y grosero que claramente encaja dentro del supuesto del artículo 173.1 de la LGAP.

 

 

II.                            CONCLUSIÓN

 

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro n.° 168968, correspondiente a la marca FINESSE, propiedad de la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A., debido al carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad.

 

Se devuelve, adjunto a este dictamen, las piezas del expediente administrativo (incluido el Legajo de Prueba) remitido en su momento.

 

 

Atentamente,

 

Alonso Arnesto Moya

Procurador

 

 

 

AAM/ACZ