17 de setiembre, 2012

C-214 -2012

 

Licenciado

Fernando Ferrero Castro

Ministro

Ministerio de Justicia y Paz

 

Estimado señor:

 

            Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, damos respuesta al oficio n.° DMJ-0131-02-12, del 21 de febrero del año en curso, por medio del cual el entonces Ministro de Justicia, señor Hernando París Rodríguez, solicitó el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro n.° 172584, correspondiente a la marca “BIONIC”, propiedad de la empresa HILLERICH & BRADSBY CO.

 

            Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

            De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 02-2011 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de dos tomos, el primero con 32 folios y el segundo, identificado como Legajo de Prueba, de 104 folios, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

            1)El 26 de abril del 2006, el representante de la empresa CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A., cédula jurídica n.° 3-101-391326, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción como nombre comercial de “BIONIK”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial, ubicado en San José, dedicado a: “Artículos ortopédicos tales como: rodilleras, tobilleras, anillos rotularios, musleras, etc., para actividades deportivas”; solicitud a la que se le asignó el número de expediente 3484-2006 (folios 19 a 23 del Legajo de Prueba).

 

            2)Ese mismo día  la sociedad CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A. solicitó a su vez el registro como marca comercial de “BIONIK”, en la clase 10 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Artículos ortopédicos tales como: rodilleras, tobilleras, anillos rotularios, musleras, etc., para actividades deportivas”; gestión a la que se asignó el número de expediente 3485-2006 (folios 60 a 63 del Legajo de Prueba).

 

            3)Luego de realizar el estudio de novedad a las solicitudes anteriores el 4 de mayo del 2006, y de prevenirle al representante de la sociedad interesada que aclarara la abreviatura “etc.” en ambos casos y el tipo de marca solicitada – lo que fue atendido por este último indicando que se trata de una marca de comercio –, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resoluciones de las 10:23 horas y de las 12:34 horas de los días 1 y 4 de agosto del 2006, respectivamente, ordenó la publicación de los avisos correspondientes al estimar que los dos distintivos cumplían con los requisitos de Ley a tenor de los artículos 7, 8, 13, 14 y 65 de la Ley de Marcas y 8 del Convenio de París, en tanto “no aparece en trámite, ni inscrito distintivo o elemento figurativo alguno similar o idéntico al solicitado” (folios 24 a 27, 29 a 35, 64 a 67, 69 a 75  del Legajo de Prueba).

 

            4)La publicación de los edictos correspondientes de ambas solicitudes fue hecha en las Gacetas números 196, 197 y 198 de los días 12, 13 y 17 de octubre del 2006 (folios 19 y 60 del Legajo de Prueba).

 

            5)Posteriormente, el 12 de diciembre del 2006 el representante de la empresa HILLERICH & BRADSBY CO., sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Kentucky, Estados Unidos de América, presentó mediante sendos escritos incorporados a los expedientes números 3484-2006 y 3485-2006, una oposición a las solicitudes anteriores, alegando básicamente que su representada es titular de múltiples registros de la marca “BIONIC”, tanto en su país de origen como en Canadá, Japón y la Unión Europea, en las clases 28, 25, 09 y 21 internacional, con la cual el distintivo “BIONIK” presenta identidad gráfica, fonética e ideológica y podría inducir a error al público consumidor, en tanto se refiere a la comercialización de los mismos productos, por lo que en su criterio la empresa CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A. se estaría aprovechando de la notoriedad y prestigio de su marca (folios 36 a 41 y 76 a 81 del Legajo de Prueba).

 

            6)A través de las resoluciones de las 15:20 horas y de las 15:30 horas, ambas del 13 de diciembre del 2006, el Registro de la Propiedad Industrial dio traslado a la empresa CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A., de los escritos de oposición interpuestos por la sociedad HILLERICH & BRADSBY CO. contra las solicitudes de inscripción de la marca “BIONIK” para que se pronunciara al respecto, demostrara su mejor derecho y aportara las pruebas que considerara convenientes. No obstante, no consta manifestación alguna de su parte en esos términos a pesar de haber sido notificada (folios 43 a 44 y 83 a 84 del Legajo de Prueba).

 

            7)El 16 de enero del 2007 la representante de la empresa HILLERICH & BRADSBY CO., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “BIONIC”, en la clase 10 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura”; gestión a la que se le asignó el número de expediente 2007-395. De dicha gestión dejó constancia en los expedientes números 3484-2006 y 3485-2006 ese mismo día (folios 1 a 3, 45 y 85  del Legajo de Prueba).

 

            8)El 18 de enero del 2007 el Registro de la Propiedad Industrial emitió el  Listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior, en el que se puede constatar la solicitud previa de la marca “BIONIK”, hecha por la empresa CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A., en la misma clase 10, correspondiente al expediente número 2006-3485 (folios 5 a 8 del Legajo de Prueba).

 

            9)Luego, mediante resolución de las 11:42 horas del 3 de setiembre del 2007, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “Vista la solicitud de registro del distintivo BIONIC, en clase (s): 10 internacional (es), y por notarse que NO tiene relación con las causales previstas en los artículos 7, 8, 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos y no aparece en trámite, ni inscrito distintivo o elemento figurativo alguno similar o idéntico al solicitado, se resuelve: De conformidad con el estudio realizado y por cumplir con los requisitos de Ley; Publíquese el aviso correspondiente” (folio 15 del Legajo de Prueba).

 

            10)La publicación de los edictos correspondientes fue hecha en las Gacetas números 200, 201 y 202 de los días 18, 19 y 20 de octubre del 2007, respectivamente (folios 1 y 16 del Legajo de Prueba).

 

            11)El 18 de enero del 2008 la marca “BIONIC” a favor de la empresa HILLERICH & BRADSBY CO., fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 172584 (folios 1 del Legajo de Prueba y del expediente administrativo).

 

            12)El 21 de noviembre del 2011, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial realizó un informe de actividad procesal defectuosa en el que se indica que la inscripción de la marca BIONIC, a favor de la empresa HILLERICH & BRADSBY CO., se otorgó de manera irregular al no respetarse el derecho de prelación registral de la empresa CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A., conforme al artículo 4 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, quien con anterioridad había gestionado la inscripción del distintivo BIONIK, y con la que, según señala el informe, existe “similitud entre la naturaleza de los productos protegidos por los signos bajo estudio”; por lo que para dicha dependencia, al no resolverse primero las gestiones de esta última sociedad se inobservaron las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la referida ley y, en consecuencia, recomendó para subsanar la actuación defectuosa detectada, seguir el procedimiento establecido en el párrafo último del artículo 37 de la Ley de Marcas a fin de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de la marca BIONIC (n.° 172584) y suspender luego su trámite hasta tanto se resolvieran los expedientes números 3484-2006 y 3485-2006 (folios 1 a 4 del expediente administrativo).

 

            13)En razón de lo anterior, el entonces señor Ministro de Justicia, mediante resolución n.° 999-2011, de las 11:13 horas del 23 de noviembre del 2011, nombró como órgano director del procedimiento a los funcionarios Álvaro Valverde Mora, como miembro propietario, y Mauricio Granados Morales, como miembro suplente, para que verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la presunta nulidad de la inscripción de la marca “BIONIC”, registro n.° 172584, consistente en: “Que en fecha 18 de enero del 2008, se inscribió el signo marcario BIONIC, en clase 10 internacional, bajo el registro 172584, estando previamente presentados el nombre comercial BIONIK (expediente 2006-3484) y la marca BIONIK en clase 10 internacional (expediente 2006-3485), solicitados por la empresa CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A., lo cual contraviene lo establecido por los artículos 8 incisos a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, debió declararse el suspenso de la solicitud de la empresa HILLERICH & BRADSBY CO.” Esta resolución fue notificada a ambas empresas interesadas el 16 de enero del 2012 (folios 6 a 9 del expediente administrativo).

 

            14)El referido órgano director mediante resolución de las 8:44 horas del 12 de enero del 2012, procedió a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214, 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, para  declarar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el otorgamiento del registro n.° 172584, correspondiente a la marca BIONIC, a favor de la empresa HILLERICH & BRADSBY CO., con fundamento en los siguientes hechos:  “I. SE PROCEDIÓ CON LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA BIONIC, EN CLASE 10 INTERNACIONAL, PRESENTADA EL 16 DE ENERO DE 2007 E INSCRITA EL 18 DE ENERO DE 2008, A FAVOR DE LA EMPRESA HILLERICH & BRADSBY S.A., BAJO EL REGISTRO 172584, PESE DE ENCONTRARSE PREVIAMENTE SOLICITADA EL NOMBRE COMERCIAL BIONIK, BAJO EL EXPEDIENTE 2006-3484 DESDE EL 26 DE ABRIL DE 2006, y LA MARCA BIONIK EN CLASE 10 INTERNACIONAL, BAJO EL EXPEDEINTE 2006-3485 DESDE EL 26 DE ABRIL DE 2006, AMBOS POR PARTE DE LA EMPRESA CEN-SPORT INTERNATIONL S.A. ASÍ, LA INSCRIPCIÓN DEL SIGNO BIONIC A NOMBRE DE LA EMPRESA HILLERICH& BRADSBY CO. CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 INCISOS A) Y B) DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, AUNADO AL HECHO QUE LA MISMA NO DEBIO TRAMITARSE HASTA TANTO SE RESOLVIERA LA SOLICITUD PRESENTADA PRIMERO EN TIEMPO, ES DECIR LAS SOLICITUDES DE LOS SIGNOS BIONIK. II.- En razón de los hechos esbozados, la inscripción del registro número 172584, transgrede el artículo 4 inciso b) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos…” A tal efecto, citó a las empresas involucradas a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:15 horas del 9 de febrero del 2012, en la sede de ese órgano director. En el mismo acto, se les hace saber, especialmente, a la compañía HILLERICH & BRADSBY CO., como principal interesada, que les asiste el derecho a ser oídas para lo cual se pueden hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer prueba que consideren pertinente, de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo y sus antecedentes, y de los recursos que caben contra esa resolución de apertura. Dicha resolución fue notificada a ambas sociedades el 16 de enero del 2012 (folios 10 a 20 del expediente administrativo).

 

            15)De conformidad con el acta levantada al efecto, la audiencia oral y privada indicada en el punto anterior, se celebró a las 9:15 horas del día 9 de febrero del 2012, con la presencia del órgano director y de tan solo el apoderado de la empresa CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A., quien se pronunció a favor de la declaratoria de nulidad en los  siguientes términos: “Evidentemente la prueba que aportó consta en el expediente con la solicitud de inscripción de mi representada y en el presente caso, resulta claro que existió una irregularidad en la inscripción de la marca BIONIC violando dicha inscripción la ley, especialmente en el artículo 4 y 8 Ley de Marcas, por lo que solicito que se declare la nulidad de esa inscripción y se procede (sic) con la inscripción de la marca de mi representada.”  De la inasistencia del representante de la sociedad HILLERICH & BRADSBY CO., el órgano director levantó otra acta a las 9:35 horas de ese mismo día (folios  21 a 23 del expediente administrativo).

 

            16)Posteriormente, el órgano director a través de la resolución de las 11:30 horas del 16 de febrero del 2012, rindió su informe final en el que determinó la pertinencia de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro marcario BIONIC, n.° 172584, pues a tenor del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública atenta contra los derechos de la empresa  CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A., que previamente había solicitado la inscripción del distintivo BIONIK, y contraviene los artículos 8 incisos a) y b), en relación con el 4 inciso b) de la Ley de Marcas (folios 24 a 32 del expediente administrativo).

 

 

II. SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS

 

            En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos la Administración debe acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 10.5, 34 y 39.1.e) del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006) – en lo sucesivo CPCA – que entró en vigencia desde el 1° de enero del 2008.

 

            La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declaratorios de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.

 

            A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración y es la contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (n.°6227, del 2 de mayo de 1978) – en lo sucesivo LGAP –. De conformidad con esta norma la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta.

 

            Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, el legislador dispuso que antes de declarar la nulidad debe seguirse un procedimiento administrativo ordinario y obtenerse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto verse sobre materias propias de su competencia) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad invocada.

 

 

III. PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES

 

            Ya en otras ocasiones nos hemos referido con detalle (ver en ese sentido, nuestros dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008 y más recientemente, C-044-2011, del 28 de febrero y C-106-2011, del 18 de mayo, del año pasado y C-034-2012 del 31 de enero del año en curso), a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales del régimen general que contempla la LGPA, y en particular su artículo 173, para los actos administrativos declaratorios de derechos, derivadas del artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000). Para mayor claridad procedemos a transcribir el numeral en cuestión: 

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años , contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).

 

            Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP), para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio – que aun cuando no se alegó en el presente caso, conviene precisar que el plazo cuatrienal que se hubiera cumplido el 18 de enero del 2012 se interrumpió con la notificación del traslado de cargos a la empresa HILLERICH & BRADSBY CO., justo dos días antes (ver antecedente 14 y nuestro dictamen C-106-2011) –; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).

 

            A propósito de esta última consideración, el examen de la nulidad que se alega del registro n.° 172584 de la marca “BIONIC”, inscrita a nombre de la empresa  HILLERICH & BRADSBY CO., implica, entonces, que en la especie se deban cumplir efectivamente cada uno de los apartados de esa remisión normativa.

 

            En ese entendido, tenemos que la nueva redacción del inciso 1) del artículo 173 de comentario – aplicable a este procedimiento –, además de referirse a la posibilidad para la Administración de anular un acto suyo declaratorio de derechos en vía administrativa si cuenta previamente con el dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría según sea el caso, y como así se explicó en el epígrafe anterior, advierte del carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada:

 

“Artículo 173.-

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.” (El subrayado no es del original).

 

            De conformidad con la norma transcrita no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino sólo aquella que pueda ser constatada de forma clara, palmaria, notoria, ostensible, dada la gravedad o lo grosero del quebranto legal en cuestión:

 

“En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista... La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” ( Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).

 

            La verificación de las condiciones anteriores respecto al acto registral cuestionado se analizará en el apartado siguiente. El inciso 2) del artículo 173 de comentario, por su parte, determina el órgano competente no sólo para declarar la nulidad del acto cuestionado sino también para decidir el inicio del procedimiento administrativo y, eventualmente, delegar su instrucción en el órgano director, que tal y como se analizó en los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008, cuando se trata de actos del Registro de la Propiedad Industrial y, en general, del Registro Nacional, el órgano legitimado a tal efecto es el Ministro de Justicia (ver también los dictámenes C-167-2001, del 5 de junio y C-219-2001, del 6 de agosto, ambos del 2001). Dice a este respecto la norma:

 

“Artículo 173.-

(…)

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.”

 

            En el caso bajo estudio el requisito anterior fue debidamente observado, pues se trató del señor Ministro de Justicia quien decidió el inicio del procedimiento, designó al órgano director, fijándole de paso su competencia, y requirió de nuestro dictamen (ver antecedente 13).

 

            Finalmente, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, celeridad, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado (ver en ese sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números 15-1990, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 1994-2360, de las 15:06 horas del 17 de mayo, 1994-2945, de las 8:12 horas del 17 de junio, ambas de 1994, 2005-05306, de las 15:03 horas del 4 de mayo, 2005-07272, de las 9:11 horas del 10 de junio, ambas del 2005 y los dictámenes C-034-1999, del 5 de febrero, C-037-1999, del 11 de febrero, ambos de 1999, C-112-2000, del 17 de mayo del 2000, C-300-2004, del 21 de octubre y C-372-2004, del 10 de diciembre, los dos del 2004).

 

            En efecto, el texto vigente de la disposición de cita señala:

 

“Artículo 173.-

(…)

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley” (el destacado es nuestro).

 

            Luego del estudio detallado de las actuaciones que se dieron en el presente procedimiento administrativo, no encontramos ninguna irregularidad u omisión sustancial en su tramitación en perjuicio de la empresa expedientada HILLERICH & BRADSBY CO., que pudiera atentar contra su derecho de defensa y con la garantía fundamental del debido proceso que la disposición transcrita indefectiblemente ordena respetar.

 

            En ese sentido y según se indicó en los puntos 13, 14 y 15  del apartado de Antecedentes, a la referida sociedad se le puso en conocimiento del carácter, objeto y fines del procedimiento a través de la notificación no solo del traslado de cargos, sino también, del acto de nombramiento mismo del órgano director; en consecuencia, contó con tiempo suficiente para preparar su defensa, así como de presentar sus argumentos y prueba de descargo, también se puso a su disposición los documentos que componen el expediente administrativo – incluido el legajo de prueba que lo acompaña –; y tanto a ella, como a la empresa CEN–SPORT INTERNATIONAL S.A., se les brindó la oportunidad para ser oídas durante la celebración de la audiencia oral y privada a través de su abogados o representantes.

 

            No obstante, la sociedad expedientada no quiso hacer uso de su derecho de defensa, pues a pesar de que en el expediente administrativo existe una constancia de que sí fue notificada (folios 8 y 19), no asistió a la celebración de la audiencia oral, ni presentó escrito de descargo alguno.

 

 

IV. SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN EL CASO BAJO ESTUDIO

 

            Hechas las consideraciones anteriores pasamos al análisis del vicio que se atribuye al registro n.° 172584, correspondiente a la marca BIONIC, cuyo titular es la empresa  HILLERICH & BRADSBY CO. Tal y como le fue informado a dicha sociedad en el traslado de los cargos (ver antecedente 14), el vicio radica en que no se respetó el derecho de prelación de la empresa CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A., al llevar a cabo su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, pues esta última había solicitado antes el registro del distintivo BIONIK, para proteger y distinguir productos en la misma clase internacional, así como el establecimiento comercial dedicado a la venta de dichos artículos (expedientes números 3484-2006 y 3485-2006), con la que se afirma la marca BIONIC guarda una similitud gráfica, fonética e ideológica, y a tal efecto se citan como normas vulneradas los artículos 4, inciso b), y 8, incisos a) y b), de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que en lo que interesa y en el orden indicado disponen:

 

“Artículo 4°- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

 

(…)

 

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

 

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

 

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.”

 

“Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior (…)”

 

            Cabe aclarar que la redacción anterior del artículo 8 responde a la versión que se encontraba vigente al momento de que se presentó la solicitud de registro de la marca BIONIC por parte de la empresa HILLERICH & BRADSBY CO., el 16 de enero del 2007 (ver antecedente 7), es decir, antes de la reforma hecha por la Ley n.° 8632 del 28 de marzo del 2008, que añade la indicación geográfica y la denominación de origen dentro del ámbito de protección, pero que a los efectos de este pronunciamiento no cobra mayor relevancia.

 

            Pues bien, de conformidad con las normas transcritas, el Registro de la Propiedad Industrial no puede llevar a cabo la inscripción de una marca si se encuentra en trámite la solicitud por un tercero de una marca similar o idéntica desde una fecha anterior que distingue los mismos productos o servicios, a la que le asiste, en consecuencia, el derecho de prelación establecido en el artículo 4 de la Ley de Marcas. Ese es el examen de fondo que precisamente debe realizar el Registro según el artículo 14 de la misma Ley y que según se afirma por el órgano director se omitió con la inscripción del distintivo BIONIC. 

 

            La dificultad que se plantea de lo expuesto es que, en tesis de principio, para poder pronunciarse este órgano acerca de la validez del acto registral cuestionado habría que emitir antes un juicio técnico acerca de si los distintivos en conflicto son o no semejantes en los términos del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y, en consecuencia, susceptibles de causar confusión al público consumidor. Pues solo en la medida de que se trate de marcas similares es que las prohibiciones del artículo 8 cobran sentido.

 

            Como fácilmente se puede comprender, entrar en un examen de esa naturaleza resulta improcedente debido a que excedería los alcances de este tipo procedimientos, al desvirtuarse las notas de evidente y manifiesta que siempre deben estar presentes cuando se confronta la actuación administrativa con la norma jurídica al exigir una valoración más compleja y detenida.

 

            Además, resultaría indebido emitir un criterio vinculante al respecto, tomando en cuenta que, según se indicó en los puntos 5 y 6 del epígrafe de Antecedentes, en este momento se encuentra pendiente de resolución sendas oposiciones gestionadas por HILLERICH & BRADSBY CO., a las solicitudes de registro del distintivo BIONIK, tramitadas en los expedientes números 3484-2006 y 3485-2006, en la que el Registro de la Propiedad Industrial debe determinar si es posible o no la coexistencia registral de las marcas en disputa; y que incluso podría llegar a conocimiento del Tribunal Registral Administrativo.

 

            No obstante, lo que sí se colige con facilidad del cuadro fáctico reseñado en el epígrafe de Antecedentes es una irregularidad procedimental tan manifiesta que sí la hace susceptible de ser analizada en este dictamen y que en modo alguno riñe con la forma en que le fueron intimados los hechos a la sociedad a cuyo favor se inscribió la marca BIONIC.

 

            Nos referimos a que, sin necesidad de prejuzgar acerca de si los distintivos en pugna guardan o no una semejanza que induzca a confusión, del estudio del expediente administrativo sí se evidencia  una clara violación al derecho de prelación registral de la empresa CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A., pues el Registro de la Propiedad Industrial en lugar de resolver primero si la inscripción de los distintivos solicitados por ella resultaba procedente a la luz de las oposiciones que interpuso la sociedad HILLERICH & BRADSBY CO., le dio prioridad a la solicitud marcaria de esta última llegando incluso a inscribirla pese a que fue presentada en fecha posterior, cuando debió proceder a la suspensión de su trámite hasta que se determinara la situación registral del distintivo BIONIK en los expedientes números 3484-2006 y 3485-2006.

 

            Nótese, insistimos en ello, que en ningún momento se prejuzga acerca del grado de similitud o semejanza de las marcas en discusión, que en todo caso, constituiría una cuestión de Derecho de fondo; más bien, nos encontramos ante un vicio de naturaleza procedimental al irrespetarse por el Registro el orden de prelación que es inherente a la tutela registral y que se condensa en el citado artículo 4 inciso b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al calificar e inscribir la marca de un tercero estando en trámite otra presentada con fecha anterior que se le opone. 

 

            La situación anterior atenta contra los derechos de la empresa CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A. que, como está demostrado del expediente, gestionó primero ante el Registro de la Propiedad Industrial la protección sobre el distintivo BIONIK, respecto a la cual la sociedad HILLERICH & BRADSBY CO., reclama un mejor derecho a que se impida su uso por encontrarla idéntica a la marca de que ella es titular, colocando naturalmente a la primera en una posición de desventaja frente a la sociedad opositora, quien sí logro obtener del Registro la inscripción de su marca BIONIC (ver antecedentes 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11).  

 

            Estamos en presencia, por tanto, de la omisión a una formalidad sustancial del procedimiento que acarrea la nulidad de lo actuado a tenor del artículo 223 de la LGAP; y como corolario la nulidad absoluta del acto registral (artículos 166 y 167 de la misma ley); cuya observancia bien pudo haber impedido que se llevara a cabo la inscripción de la marca cuestionada.

 

            Se trata, finalmente, de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesta, pues la violación al derecho de prelación de la empresa CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A., garantizado por el artículo 4 inciso b) de la Ley de Marcas, en el trámite de inscripción de la marca BIONIC es flagrante y salta a la vista sin necesidad de mayor labor exegética. Basta al efecto la mera constatación de la omisión procedimental del Registro de la Propiedad Industrial con vista del expediente administrativo remitido para percatarse de que el acto registral en cuestión presenta un vicio grave y grosero que claramente encaja dentro del supuesto del artículo 173.1 de la LGAP.

 

 

CONCLUSIÓN

 

            Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro n.° 172584, correspondiente a la marca BIONIC, propiedad de la empresa HILLERICH & BRADSBY CO.,  debido al carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad.

 

            Se devuelve, adjunto a este dictamen, las piezas del expediente administrativo (incluido el Legajo de Prueba) remitido en su momento.

 

Atentamente,

 

Alonso Arnesto Moya

Procurador

AAM/DAA/acz