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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 075
 
  Dictamen : 075 del 07/05/2013   

07 de mayo del 2013


C- 075-2013


 


Señor


Fernando Ferraro Castro


Ministro de Justicia y Paz


Estimado señor:


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República procedo a contestar su oficio MJP-604-08-12 de 22 de agosto de 2012, recibido en esta Procuraduría el 23 de agosto de 2012, mediante el cual se nos solicita el dictamen preceptivo y favorable, exigido por el artículo N° 173 de la Ley General de la Administración Pública, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de inscripción del  Registro N°178012 correspondiente al signo HORMEL (Diseño), propiedad de la empresa HORMEL FODS CORPORATION.


 


I.                   ANTECEDENTES


 


1.      El 4 de marzo de 2005 el señor Víctor Vargas Valenzuela en representación de BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH presentó la solicitud de inscripción del signo HORMEEL, para proteger y distinguir productos farmacéuticos y veterinarios. Dicha solicitud fue impugnada por HORMEL FOODS CORPORATION pero el Tribunal Registral Administrativo mediante voto 1474-2009 ordenó la inscripción y rechazó la oposición presentada. El signo HORMEEL fue inscrito el 17 de enero de 2011.


2.      El señor Luis Salazar Villalobos en su condición de apoderado especial de la compañía HORMEL FOODS CORPORATION, solicitó el 5 de mayo de 2006 la inscripción del signo HORMEL (DISEÑO), para proteger y distinguir productos farmacéuticos y veterinarios. El 25 de julio de 2008 se inscribió el signo tramitado bajo el registro número 178012.


3.      Que mediante resolución N° 411-2012 de las once horas y cuarenta y cinco minutos del catorce de junio de dos mil doce, el señor Ministro de Justicia, Lic. Fernando Ferraro Castro nombró el órgano director del procedimiento ordinario con el fin de declarar la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro número 178012 del signo de la marca HORMEL (Diseño) por ser contrario al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos


4.      Que en resolución de las ocho horas y veinte minutos del nueve de julio de dos mil doce, se declaró la apertura del procedimiento administrativo.


5.      Que se notificó sobre el procedimiento a la compañía HORMEL FOODS CORPORATION y a BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH  el 13 de julio de 2012 (folios 10 y 11 respectivamente.)


6.      Que la audiencia oral y privada se llevó a cabo el 09 de agosto de 2012 y se presentó el apoderado especial de la empresa HORMEL FOODS CORPORATIONS.


7.      Que el 13 de agosto de 2012 el órgano director del procedimiento emite Informe Final y recomienda el traslado para la respectiva consulta la Procuraduría General de la República.


 


 


II.                ALCANCE DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS


 


El artículo número 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 01 de febrero del 2000,  establece:


“Artículo 37. Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.


No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.


La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.


No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.


El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.


La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”


De esta norma se desprende la competencia del Registro de la Propiedad Industrial de anular de oficio, con aplicación del artículo 173 de la LGAP, lo referente a marcas, siempre y cuando nos encontremos dentro de los supuestos que circunscribe esta posibilidad, siendo aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma ley y, por supuesto, que la nulidad resulte evidente y manifiesta.


“En consecuencia, es importante recordar que este tipo de nulidad se caracteriza por ser fácilmente perceptible,  sin necesidad de acudir a interpretaciones o exégesis intrincadas, pues "está referida a la existencia de vicios del acto que sean notorios, claros, de fácil esfuerzo y análisis para su comprobación, ya que el vicio es evidente, ostensible, que hace que la declaratoria de la nulidad absoluta del acto sea consecuencia lógica, necesaria e inmediata, dada la certeza y evidencia palpable de los vicios graves que padece el acto de que se trate" (Dictamen C-104-92 de 3 de julio de 1992).


 


III.             SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO


 


La Ley General de la Administración Pública con base en lo dispuesto en el ordinal 173, inciso 3), de aplicación en este caso, establece el deber de la administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación de un acto declarativo de derechos, mismo que deberá ser instruido en estricto apego a los principios y garantías del debido proceso.


En el caso en particular se analizó el expediente administrativo y éste cumple con los requisitos tanto formales como sustanciales del procedimiento.


Cabe apuntar que el plazo de 4 años que establece el artículo número 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es de prescripción y no de caducidad (ver C-037-2013 de 11 de marzo de 2013). Este plazo empezó a regir a partir de la inscripción, es decir, el 25 de julio de 2008 y se interrumpió con el inicio del procedimiento administrativo que, conforme al criterio de este órgano consultivo, corresponde al momento en que se notifica a las partes (ver dictamen número C-307-2004 del 25 de octubre del 2004). En el caso en particular, se notificó el 13 de julio de 2012, por lo que el Registro aún se encuentra dentro del plazo establecido para ejercer la potestad de revisión oficiosa.


 


IV.             SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA DE LA INSCRIPCIÓN DEL SIGNO HORMEL (DISEÑO)


 


La compañía HORMEL FOODS CORPORATION solicitó el 5 de mayo de 2006 la inscripción del signo HORMEL (DISEÑO), para proteger y distinguir productos farmacéuticos y veterinarios y éste se inscribe el 25 de julio de 2008 bajo el registro N° 178012.


La empresa BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH  presentó la solicitud de inscripción del signo HORMEEL el 4 de marzo de 2005; sin embargo, el proceso de inscripción queda interrumpido por la impugnación de parte de HORMEL FOODS CORPORATION. 


Como es verificable, la empresa BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH  presenta la solicitud de inscripción del signo HORMEEL aproximadamente 10 meses antes que la solicitud de la empresa HORMEL FOODS CORPORATION.


El artículo 8 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, N°7978, establece:


“Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:


a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.


b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.


(…)”.


Esta norma, en sus incisos a y b, establece un impedimento para que el Registro de Propiedad Industrial inscriba una marca idéntica o similar a otra en trámite de registro, por parte de un tercero desde una fecha anterior y que distinga los mismos productos o servicios o servicios o productos diferentes, pero susceptibles de ser asociados. Asimismo, establece una disposición de orden procedimental y formal que tiene por fin último garantizar el denominado derecho sustantivo de prelación protegido por el artículo 4 de esta misma ley. (Ver dictamen C-34-2012 del 30 de enero de 2012).


En el presente caso, es clara  la omisión del Registro de la Propiedad Industrial de tomar en cuenta que se encontraba en trámite la inscripción del signo HORMEEL de la empresa BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH al momento de inscribir el signo HORMEL de la compañía HORMEL FOODS CORPORATION. Esta omisión implicó el quebranto de una formalidad sustancial del procedimiento que acarrea su nulidad pues colocó a dicha compañía en un estado de indefensión, al no esperar a que se resolviera la impugnación presentada antes de tramitar la inscripción de otro signo similar, tal como es el caso.


La invalidez del procedimiento supone la nulidad absoluta del registro número 178012 como consecuencia de la imperfección de ese elemento formal que impide garantizar la seguridad registral mediante la determinación del titular legítimo. 


Se trata de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesto, pues la violación del artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, número 7978, con el registro del signo “HORMEL” salta a la vista sin necesidad de mayor labor exegética, siendo evidente la omisión procedimental del Registro de la Propiedad Industrial con vista del expediente administrativo.


V.                CONCLUSIÓN.


            Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde dictamen favorable en relación con la aplicación del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública a la anulación por parte del Registro al signo de la marca HORMEL, número de Registro 178012.


 


Atentamente,


 


 


Julio Jurado Fernández


Procurador


 


 


JJF / hhc