17 de mayo del 2013

C-081-2013

 

Licenciado

Fernando Ferraro Castro

Ministro

Ministerio de Justicia y Paz

 

Estimado señor:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, damos respuesta al oficio n.° MJP-738-09-12, del 20 de setiembre del 2012, por medio del cual solicitó el dictamen acerca de la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro n.° 212564, correspondiente a la marca “RPET”, propiedad de la empresa NEW WORLD RECYCLE, S.A.

 

Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.

 

 

I.                   ANTECEDENTES

 

De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 01-2012 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de tres legajos (un primer tomo de prueba que va del folio 1 al 53, un segundo tomo de prueba que va del folio 54 al 211 y el expediente del procedimiento de 47 folios), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

1)                 El  1 de junio del 2011, el representante de la empresa NEW WORLD RECYCLE S.A., cédula jurídica n.° 3-101-606769, con domicilio en San José, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “RPET”, cuyo país de origen es Costa Rica, en clase 17 internacional para proteger y distinguir los siguientes productos: “Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos, resinas acrílicas [productos semiacabados], resinas artificiales [productos semiacabados], resinas sintéticas [productos semiacabados].” A esta solicitud se le asignó el número de expediente 5048-2011 (folios 1 a 6 del Tomo I del Legajo de Prueba).

 

2)                 La publicación del edicto correspondiente dando aviso de la solicitud anterior fue hecha en las Gacetas números 139, 140 y 141 de los días 19, 20 y 21 de julio del 2011 (folios 1 y 6 del Tomo I del Legajo de Prueba).

 

3)                 El 22 de setiembre del 2011 la marca “RPET”, a favor de la empresa NEW WORLD RECYCLE S.A., fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 212564 (folios 51 y 52 del Tomo I del Legajo de Prueba).

 

4)                 El 18 de noviembre del 2011, el señor Ernesto Gutiérrez Blanco, con oficina en San José, y en su condición de gestor oficioso de la sociedad OCTAL HOLDINGS & CO., organizada y existente de acuerdo con las leyes de Omán, solicitó el registro de la marca “DPET”, cuyo país de origen es Estados Unidos de América, en la clase 17 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Láminas de plástico de tereftalato de polietileno amorfo usadas para envasar comidas y bienes de consumo”. En la solicitud se indica: “Se reivindica prioridad unionista de la solicitud de Marca N°85323937 “DPET” CI 17 presentada el 18 de mayo de 2011 ante la oficina de marcas de los EEUU (USPTO)”. A esta solicitud se le asignó el número de expediente 2011-11436 (folios 9 a 14 del Tomo I del Legajo de Prueba).

 

5)                 Luego, el 14 de febrero del 2012 el representante de OCTAL HOLDINGS & CO., aportó copia certificada del Certificado de Prioridad emitido por la Oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos de América (United States Patent and Trademark Office), de la marca DPET, número de solicitud 85323937 y con fecha de presentación del 18 de mayo del 2011, con la correspondiente traducción al español (folios 17 a 41 del Tomo I del Legajo de Prueba).

 

6)                 El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 12:08:56 horas del 16 de febrero del 2012, comunicó al representante de OCTAL HOLDINGS & CO., la siguiente objeción al registro de la marca DPET, por estar previamente inscrita el distintivo RPET: “es claro que el denominativo DPET y RPET tiene una similitud gráfica ya que las mismas coinciden en tres letras en relación con la marca registrada, la única diferencia es el inicio de cada palabra que no le aporta la diferencia suficiente para que puedan coexistir en el mercado. A nivel fonético las palabras tiene una similitud a la hora de pronunciarlas, coinciden en el peso fonético y por ende los signos tienen una similitud en el campo fonético. Respecto a los productos los mismos pertenecen a la misma clase, son de la misma naturaleza, están vinculados entre sí y se comercializan en el mismo canal de distribución, con lo cual el signo solicitado se asocia a las prohibiciones de la Ley de Marcas. En el caso de marras, claramente se determina que existe la suficiente posibilidad de que se cause confusión al público consumidor al ser ambos signos muy similares. Por todo lo anterior una vez analizada en conjunto la presente solicitud, el signo como un todo y la perspectiva del consumidor, se determina que el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral, dado que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso a), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.” Por lo que le concedió al interesado un plazo de 30 días hábiles para que respondiera a la objeción (folios 42 a 45 del Tomo I del Legajo de Prueba).

 

7)                 El 12 de abril del 2012 el apoderado de OCTAL HOLDINGS & CO., respondió a la prevención anterior manifestando su oposición, pues si bien coincide que las marcas RPET y DPET presentan las suficientes similitudes para evitar que ambas coexistan en el mercado, al distinguir incluso los mismos productos, se obvió el derecho de prioridad unionista que le asiste a su representada con motivo de la solicitud marcaria 85323937 del mismo distintivo presentada desde el 18 de mayo del 2011 a la oficina de marcas de Estados Unidos de América, y consecuentemente, su derecho preferente a obtener su inscripción marcaria, de conformidad con los artículos 4 del Convenio de París, 4 y 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (n.°7978). Por lo que recomienda que a tenor del artículo 37 de la referida ley, el Registro proceda de oficio a iniciar un procedimiento de nulidad de la marca RPET y se continúe con el trámite de inscripción del distintivo de su representada (folios 46 a 50 del Tomo I del Legajo de Prueba).     

 

8)                  El 9 de mayo del 2012, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial realizó un informe de actividad procesal defectuosa en el que se indica que la inscripción de la marca RPET, a favor de la empresa NEW WORLD RECYCLE S.A., se otorgó de manera irregular al no respetarse el derecho de prioridad de la sociedad OCTAL HOLDINGS & CO., conforme al artículo 4 del Convenio de París y 5 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, quien dentro del plazo de seis meses de que habla el párrafo segundo de esta última disposición había gestionado la inscripción del distintivo DPET, y con el que, según señala el informe, “existe similitud gráfica y fonética, lo cual sumado a la relación existente entre los productos que protegen, hace que la eventual coexistencia registral y comercial, pueda causar riesgo de confusión a los consumidores, lo cual nos lleva a la necesidad de no permitir coexistencia de dichos signos marcarios.” Por lo que el referido órgano recomendó seguir el procedimiento establecido en el párrafo último del artículo 37 de la Ley de Marcas a fin de corroborar la existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta  en el registro de la marca RPET (n.°212564) y en caso de resultar procedente, suspender luego su trámite de inscripción hasta tanto se resolviera el expediente n.° 2011-11436 correspondiente al distintivo DPET (folios 1 a 7 del expediente administrativo).

 

9)                  Con motivo del informe anterior, el señor Ministro de Justicia, mediante resolución n.° 409-2012, de las 11:10 horas del 14 de junio del 2012, nombró como órgano director del procedimiento a los funcionarios Álvaro Valverde Mora, como miembro propietario, y Mauricio Granados Morales, como miembro suplente, para que verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la presunta nulidad de la inscripción de la marca “RPET”, consistente en: “Que en fecha 22 de setiembre de 2011 se inscribió el signo marcario RPET, en clase 17 internacional, bajo el registro 212564, y siendo que el signo signo (sic) DPET propiedad de la empresa OCTAL HOLDINGS & CO, goza del derecho de prioridad conforme a lo establecido por el artículo 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, debió declararse el suspenso de la solicitud de la empresa NEW WORLD RECYCLE SOCIEDAD ANÓNIMA”. Esta resolución fue notificada a ambas empresas interesadas el 1 de agosto del 2012 (folios 9 a 12 del expediente administrativo).

 

10)              El referido órgano director mediante resolución de las 8:25 horas del 19 de julio del 2012, procedió a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214, 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, para  declarar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el otorgamiento del registro n.° 212564, correspondiente a la marca RPET, a favor de la empresa NEW WORLD RECYCLE S.A., con fundamento en los siguientes hechos:  “I. SE PROCEDIÓ CON LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA RPET, EN CLASE 17 INTERNACIONAL, PRESENTADA EL 1 DE JUNIO DE 2011 E INSCRITA EL 22 DE SETIEMBRE DE 2011, A FAVOR DE NEW WORLD RECYCLE SOCIEDAD ANÓNIMA, BAJO EL REGISTRO 212564. ASIMISMO MEDIANTE SOLICITUD DE EXPEDIENTE 2011-11436, SE SOLICITA LA MARCA DPET POR PARTE DE LA EMPRESA OCTAL HOLDINGS & CO. EN DICHA SOLICITUD SE REINVINDICO PRIORIDAD A FECHA 18 DE MAYO DE 2011 ANTE LA OFICINA DE MARCAS DE LOS EEUU (USPT0). LO ANTERIOR, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 4 DEL CONVENIO DE PARIS Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. ASÍ, LA INSCRIPCIÓN DEL RPET A NOMBRE DE LA EMPRESA NEW WORLD RECYCLE SOCIEDAD ANÓNIMA CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULO 5, 8 INCISOS A) Y B), 14 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, YA QUE LA MARCA DPET GOZABA DE PRIORIDAD REGISTRAL.” A tal efecto, citó a los representantes de las empresas involucradas a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:30 horas del 28 de agosto del 2012, en la sede de ese órgano director. En el mismo acto, se les hace saber, especialmente, a la compañía NEW WORLD RECYCLE S.A., como principal interesada, que les asiste el derecho a ser oídas para lo cual se pueden hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer prueba que consideren pertinente, de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo y sus antecedentes, y de los recursos que caben contra esa resolución de apertura. Dicha resolución fue notificada a ambas sociedades el 1 de agosto del 2012 (folios 13 a 23 del expediente administrativo).

 

11)              De conformidad con el acta levantada al efecto, la audiencia oral y privada indicada en el punto anterior, se celebró a las 9:30 horas del día 28 de agosto del 2012, con la presencia del órgano director y de los apoderados especiales de las empresas interesadas. Al concedérsele la palabra a la representante de NEW WORLD RECYCLE S.A., ella manifestó, en lo que interesa, que el derecho a mantener el registro del distintivo RPET está amparado en el artículo 45 de la Ley de Marcas y 2 y 6 bis inciso 1 del Convenio de París, en tanto se trata de una marca notoriamente conocida cuyo uso por su representada, alega, data del año 2003, si bien no cuestiona la validez de la solicitud de la marca DPET en la Oficina de marcas de los Estados Unidos de América (USTPO), ni su reivindicación dentro del plazo de prioridad, como tampoco su similitud ni el riesgo de confusión entre ambos signos. Como parte de su derecho de defensa, el día anterior presentó un escrito de descargo y 19 documentos de prueba. Por su parte, el apoderado de OCTAL HOLDINGS & CO., reiteró el derecho de prioridad de su representada a la inscripción de la marca DPET, de conformidad con el Convenio de París, a partir de la fecha de presentación de su solicitud en Estados Unidos de América, al tiempo que refutó que de la prueba aportada por la empresa expedientada se desprenda la notoriedad de la marca cuestionada o un uso anterior a la fecha de reivindicación de prioridad, al datar la mayoría de documentos del año 2012. Consta también, que el día siguiente (el 29 de agosto del 2012), presentó un escrito ampliando sus argumentos y conclusiones en relación con la prueba ofrecida por NEW WORLD RECYCLE S.A. De manera que al ser las 10:45 horas de ese mismo 28 de agosto el órgano director dio por finalizada la audiencia y levantó la respectiva acta (folios 24  a 28 y 29 a 34 del expediente administrativo, y 54 a 211 del Tomo II del Legajo de Prueba).

 

12)              Posteriormente, el órgano director a través de la resolución de las 10:55 horas del 6 de setiembre del 2012, rindió su informe final en el que determinó la pertinencia de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro marcario RPET, n.° 212564, al estimar que de la prueba de descargo ofrecida por NEW WORLD RECYCLE S.A. no se evidencia la notoriedad de dicha marca o su uso en el país en fecha anterior al 18 de mayo del 2011, que es la fecha de prioridad del distintivo DPET a favor de OCTAL HOLDINGS & CO., por lo que su inscripción contravino los artículos 5 de la Ley de Marcas y 4 del Convenio de París. Agrega que hubo “una omisión de las formalidades sustanciales en el procedimiento” de registro conforme al artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, “puesto que la inscripción del signo RPET no procedía ya que la solicitud del signo DPET, le asistía el Derecho de Prioridad. Así, se evidencia a simple vista, un error registral de procedimiento, el cual es causante de indefensión a la empresa Octal Holdingns & C.O. (sic), ya que fue irrespetado el Derecho de Prioridad del signo DPET” (folios 35 a 47 del expediente administrativo).

 

 

II.                SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS

 

En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos la Administración debe acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 10.5, 34 y 39.1.e) del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006) – en lo sucesivo CPCA – que entró en vigencia desde el 1° de enero del 2008.

 

La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declaratorios de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.

 

A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración y es la contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (n.°6227, del 2 de mayo de 1978) – en lo sucesivo LGAP –. De conformidad con esta norma la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta.

 

Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, el legislador dispuso que antes de declarar la nulidad debe seguirse un procedimiento administrativo ordinario y obtenerse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto verse sobre materias propias de su competencia) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad invocada.

 

 

III.             PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES

 

Ya en otras ocasiones nos hemos referido con detalle a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales del régimen general que contempla la LGPA (ver en ese sentido, nuestros dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008, C-044-2011, del 28 de febrero, y C-106-2011, del 18 de mayo, ambos del 2011, C-034-2012 del 31 de enero y C-214-2012, del 17 de setiembre, los dos del 2012 y más recientemente, el C-037-2013 del 11 de marzo del año en curso), y en particular su artículo 173, para los actos administrativos declaratorios de derechos, derivadas del artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000). Para mayor claridad procedemos a transcribir el numeral en cuestión: 

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).

 

Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP), para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).

 

A propósito de esta última consideración, el examen de la nulidad que se alega del registro n.° 212564 de la marca “RPET”, inscrita a nombre de la empresa  NEW WORLD RECYCLE S.A., implica, entonces, que en la especie se deban cumplir efectivamente cada uno de los apartados de esa remisión normativa.

 

En ese entendido, tenemos que la nueva redacción del inciso 1) del artículo 173 de comentario – aplicable a este procedimiento –, además de referirse a la posibilidad para la Administración de anular un acto suyo declaratorio de derechos en vía administrativa si cuenta previamente con el dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría según sea el caso, y como así se explicó en el epígrafe anterior, advierte del carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada:

 

“Artículo 173.-

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.” (El subrayado no es del original).

 

De conformidad con la norma transcrita no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino sólo aquella que pueda ser constatada de forma clara, palmaria, notoria, ostensible, dada la gravedad o lo grosero del quebranto legal en cuestión:

 

“En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista... La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” ( Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).

 

La verificación de las condiciones anteriores respecto al acto registral cuestionado se analizará en el apartado siguiente. El inciso 2) del artículo 173 de comentario, por su parte, determina el órgano competente no sólo para declarar la nulidad del acto cuestionado sino también para decidir el inicio del procedimiento administrativo y, eventualmente, delegar su instrucción en el órgano director, que tal como se analizó en los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008, cuando se trata de actos del Registro de la Propiedad Industrial y, en general, del Registro Nacional, el órgano legitimado a tal efecto es el Ministro de Justicia (ver también los dictámenes C-167-2001, del 5 de junio y C-219-2001, del 6 de agosto, ambos del 2001). Dice a este respecto la norma:

 

“Artículo 173.-

(…)

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.”

 

En el caso bajo estudio el requisito anterior fue debidamente observado, pues se trató del señor Ministro de Justicia quien decidió el inicio del procedimiento, designó al órgano director, fijándole de paso su competencia, y requirió de nuestro dictamen (ver antecedente 9).

 

Finalmente, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo respectivo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, celeridad, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado (ver en ese sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números 15-1990, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 1994-2360, de las 15:06 horas del 17 de mayo, 1994-2945, de las 8:12 horas del 17 de junio, ambas de 1994, 2005-05306, de las 15:03 horas del 4 de mayo, 2005-07272, de las 9:11 horas del 10 de junio, ambas del 2005 y los dictámenes C-034-1999, del 5 de febrero, C-037-1999, del 11 de febrero, ambos de 1999, C-112-2000, del 17 de mayo del 2000, C-300-2004, del 21 de octubre y C-372-2004, del 10 de diciembre, los dos del 2004).

 

En efecto, el texto vigente de la disposición de cita señala:

 

“Artículo 173.-

(…)

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley” (el destacado es nuestro).

 

Luego del estudio detallado de las actuaciones que se dieron en el presente procedimiento administrativo, no encontramos ninguna irregularidad u omisión sustancial en su tramitación en perjuicio de la empresa expedientada NEW WORLD RECYCLE S.A., que pudiera atentar contra su derecho de defensa y con la garantía fundamental del debido proceso que la disposición transcrita indefectiblemente ordena respetar.

 

En ese sentido y según se indicó en los puntos 9, 10 y 11  del apartado de Antecedentes, a la referida sociedad se le puso en conocimiento del carácter, objeto y fines del procedimiento a través de la notificación no solo del traslado de cargos, sino también, del acto de nombramiento mismo del órgano director; en consecuencia, contó con tiempo suficiente para preparar su defensa, así como de presentar sus argumentos y prueba de descargo – como en efecto consta que lo hizo –, también se puso a su disposición los documentos que componen el expediente administrativo – incluido los legajos de prueba que lo acompañan –; y tanto a ella, como a la empresa OCTAL HOLDINGS & CO., se les brindó la oportunidad para ser oídas durante la celebración de la audiencia oral y privada a través de sus abogados o representantes.

 

No obstante, a pesar del cumplimiento de las formalidades anteriores, las circunstancias concretas del presente caso nos impide llegar a la convicción de que nos encontramos ante una nulidad absoluta, que pueda catalogarse como evidente y manifiesta, como así se explicará de seguido.

 

 

IV.             SOBRE LA AUSENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA QUE PUEDA SER CATOLOGADA COMO EVIDENTE Y MANIFIESTA EN EL REGISTRO n.° 212564 CORRESPONDIENTE A LA MARCA “RPET”

 

Tal como lo advertimos líneas atrás, el párrafo in fine del artículo 37 de la Ley de Marcas remite de forma expresa al inciso 1) del artículo 173 de la LGAP, de manera que, cuando se pretenda declarar de oficio la nulidad de una marca o nombre comercial, necesariamente se deberá cumplir con la exigencia del párrafo segundo de esta última disposición en el sentido de que la nulidad invocada del registro amén de absoluta, debe ser evidente y manifiesta. Pues la concurrencia de estos dos últimos rasgos es lo que permite excepcionar su conocimiento del proceso ordinario de lesividad en vía judicial.

 

Ahondando en las consideraciones que habíamos hecho antes acerca de lo que debemos entender por una nulidad de la naturaleza dicha, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha indicado al respecto:

 

“IV.- LA NULIDAD EVIDENTE Y MANIFIESTA COMO PRESUPUESTO QUE HABILITA A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS PARA EJERCER SU POTESTAD DE ANULACIÓN OFICIOSA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES PARA EL ADMINISTRADO.   No cualquier grado de invalidez o nulidad autoriza a un ente u órgano público para decretar la anulación oficiosa de un acto administrativo declaratorio de derechos para un administrado, dado que, el ordenamiento jurídico administrativo exige que concurran ciertas características o connotaciones específicas y agravadas que la califiquen. La nulidad que justifica la revisión de oficio debe tener tal trascendencia y magnitud que debe ser, a tenor de lo establecido en el numeral 173, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, “evidente y manifiesta”. Lo evidente y manifiesto es lo que resulta patente, notorio, ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen de duda o que no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o lógico de verificación para descubrirlo, precisamente, por su índole grosera y grave. En tal sentido, basta confrontar el acto administrativo con la norma legal o reglamentaria que le dan cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad de hermenéutica o exégesis ninguna. Es menester agregar que el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública no crea una suerte de bipartición de las nulidades absolutas, siendo algunas de ellas simples y otras evidentes y manifiestas, sino lo que trata de propiciar es que en el supuesto de las segundas sea innecesario o prescindible el análisis profundo y experto del juez contencioso-administrativo para facilitar su revisión en vía administrativa.” (Resolución n.° 2005-03004, de las 8:31 horas del 18 de marzo del 2005. En igual sentido, las resoluciones n.° 2005-12324 de las 10:28 horas del 9 de setiembre del 2005; 2006-8767, de las 16:40 horas del 21 de junio; y 2006-8960, de las 10:53 horas del 23 de junio, ambas del año 2006).

 

En la especie, el órgano director en su informe final – al que naturalmente no nos encontramos vinculados pues ello supondría renunciar a la potestad que de forma expresa el artículo 173 de la LGAP confiere a la Procuraduría –, llega al convencimiento de que la declaratoria de nulidad oficiosa del registro marcario n.° 212564 es procedente; y explica de forma muy lacónica que el carácter evidente y manifiesto de la nulidad invocada radicaría, como así lo indicamos en el punto 12 de los Antecedentes – en “que existe en el mencionado registro, una omisión de las formalidades sustanciales en el procedimiento, puesto que la inscripción del signo RPET no procedía ya que la solicitud del signo DPET, le asistía el Derecho de Prioridad. Así, se evidencia a simple vista, un error registral de procedimiento, el cual es causante de indefensión a la empresa Octal Holdingns & C.O. (sic), ya que fue irrespetado el Derecho de Prioridad del signo DPET.”

 

Sin embargo, el estudio detenido del expediente administrativo adjunto, nos impide llegar a la misma conclusión del órgano director por las siguientes consideraciones. En primer lugar, discrepamos que la nulidad invocada se origine en la omisión de una formalidad sustancial en el trámite de inscripción de la marca RPET en los términos del artículo 223 de la LGAP. Al menos de los documentos que nos fueron remitidos, no observamos que el Registro de la Propiedad Industrial haya incurrido en violación alguna de los artículos 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 18 de la Ley de Marcas e incluso, el apoderado especial de OCTAL HOLDINGS & CO., no alegó vicios formales en dicho procedimiento, salvo la reivindicación de su Derecho de prioridad al momento que solicitó el registro de la marca DPET. Lo que, en todo caso, es una cuestión de fondo a la que nos referiremos más adelante.

 

En ese sentido, no consta en el expediente que el apoderado de la empresa interesada OCTAL HOLDINGS & CO., pese a tener oficina en el territorio nacional, haya presentado oposición de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Marcas, contra el registro de la marca RPET, dentro del plazo de dos meses luego de haberse publicado por primera vez el aviso que anunciaba la solicitud de NEW WORLD RECYCLE S.A., el 19 de julio del 2011 (ver punto 2 de los Antecedentes); lo que llevó al registrador a proceder a la inscripción del distintivo en cuestión el 22 de setiembre siguiente, al no encontrar objeción al respecto tal como lo manda el párrafo in fine del artículo 18 de la citada normativa: “De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.”

 

El hecho de que al filo de cumplirse los seis meses que establece el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley de Marcas, el señor Ernesto Gutiérrez Blanco, actuando en condición de gestor oficioso de la sociedad OCTAL HOLDINGS & CO., haya presentado la declaración de prioridad de la marca DPET (ver punto 4 del epígrafe de Antecedentes), no supone en modo alguno un vicio del procedimiento bajo análisis y menos que se haya colocado a la empresa en estado de indefensión, pues se trata de una gestión ulterior, que de haberse realizado fuera del plazo de prioridad no hubiera tenido, en principio, ningún efecto o consecuencia en la inscripción de la marca RPET.

 

De manera que en este caso, a lo sumo, estaríamos hablando de una eventual nulidad sobrevenida conforme al artículo 159 de la LGAP, con motivo de la reivindicación del Derecho de prioridad que el representante de OCTAL HOLDINGS & CO. hizo el 18 de noviembre del 2011 sobre el registro de la marca DPET, en fecha posterior, como se dijo, al registro en setiembre de ese año del signo cuestionado. Y con posible incidencia en los elementos objetivos del acto (motivo, contenido y fin), pero no en el elemento formal del procedimiento administrativo. De ahí que no compartamos el criterio rendido por el órgano director en este punto.

 

La segunda razón para estimar que no nos encontramos ante una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesto, obedece ya a una cuestión de fondo, que supera el mero ejercicio de confrontación del acto registral impugnado con las normas que se estiman conculcadas, en los términos explicitados por la jurisprudencia transcrita de la Sala Constitucional.  Es decir, no basta con la simple subsunción del caso al enunciado fáctico de la norma para tenerla como acreditada.

 

Pues, por un lado, para poder pronunciarse este órgano acerca de la validez del acto registral cuestionado habría que emitir antes un juicio técnico acerca de si los distintivos en conflicto son o no semejantes en los términos del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y, en consecuencia, susceptibles de causar confusión al público consumidor. Pues solo en la medida de que se trate de marcas similares es que las prohibiciones del artículo 8 incisos a) y b) – norma que forma parte del traslado cargos – cobra sentido.

 

Se comprenderá que el solo hecho de entrar en un examen de esa naturaleza, por más que ambas empresas interesadas coincidan en la similitud de las marcas en disputa y su riesgo de confusión (ver sus sendos escritos a folios 46 a 50 del Tomo I y 54 a 69 del Tomo II del Legajo de Prueba), resulta improcedente, debido a que excedería los alcances de este tipo procedimientos, al desvirtuarse las notas de evidente y manifiesta que siempre deben estar presentes cuando se confronta la actuación administrativa con la norma jurídica al exigir una valoración más compleja y detenida.

 

Por otro lado, la oposición formulada por la sociedad NEW WORLD RECYCLE S.A., quien alega la notoriedad de la marca RPET al amparo de los artículos 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado mediante Ley n.°7484 del 28 de marzo de 1995) y 44 de la Ley de Marcas, como su uso en el país desde el año 2003, enervan los rasgos de claridad y rotundidad que deben preceder la declaratoria de nulidad en esta clase de procedimientos. Pues aun cuando no consta de la prueba ofrecida por su apoderada el uso que dicha empresa ha hecho del distintivo cuestionado a partir de ese año, la sola necesidad de tener que hacer una ponderación de cada uno de los elementos probatorios aportados por ella en respeto de su derecho de defensa, sobre todo, a efectos de determinar su no notoriedad, conlleva un ejercicio dialéctico en el que también se deben sopesar los argumentos de la contraparte, lo que indudablemente escapa del limitado margen de apreciación con el que cuenta la Procuraduría para determinar el carácter evidente y manifiesto de  la nulidad absoluta, según se destacó por la Sala Constitucional en el voto transcrito líneas atrás.

 

Nótese, que este órgano contralor de legalidad no está emitiendo ningún juicio previo respecto a si el registro n.° 212564, correspondiente a la marca “RPET”, está o no viciado de nulidad absoluta, por infracción a la normativa sustantiva o de fondo, tal como se ha alegado. Tan solo que la nulidad alegada no presenta los rasgos de ser evidente y manifiesta, al requerir un análisis más profundo, y ya por esa sola circunstancia el artículo 173 de comentario, cierra la posibilidad para que la propia Administración pueda de oficio proceder a su anulación en sede administrativa.

 

Sin embargo, esto no impide que el apoderado de OCTAL HOLDINGS & CO., o cualquier tercero con interés legítimo, solicite al Registro de la Propiedad Industrial si a bien lo tiene, la anulación del distintivo en cuestión por la vía del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (Decreto Ejecutivo n.° 30233-J), y de conformidad con el párrafo primero del artículo 37 de la citada ley, pudiendo llegar incluso al conocimiento especializado del Tribunal Registral Administrativo (artículo 65 del reglamento). Para lo cual, se le abren amplias oportunidades a la Administración para determinar la verdad real de los hechos, de forma que “el órgano que lo dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes y aún contra la voluntad de éstas últimas” (artículo 221.2 LGAP).

 

En suma, las observaciones anteriores conllevan a que los caracteres de evidente y manifiesto que se exigen por el artículo 173.1 LGAP, en relación con el párrafo in fine del artículo 37 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, para que el registro n.° 212564 de la marca “RPET” pueda ser anulado de oficio en sede administrativa, queden desvirtuados, lo que imposibilita a la Procuraduría para rendir el dictamen favorable solicitado, al no ser suficiente la mera confrontación del acto cuestionado con las normas que se estiman vulneradas.

 

 

V.                CONCLUSIÓN

 

Con fundamento en lo expuesto, este Despacho devuelve sin el dictamen favorable solicitado, la gestión dirigida a la anulación administrativa del registro n.° 212564, correspondiente a la marca “RPET”, propiedad de la empresa NEW WORLD RECYCLE, S.A., al no poder constatarse de la documentación que se nos envió, la existencia de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesta.

 

Se devuelve, adjunto a este dictamen, las piezas del expediente administrativo (incluidos los dos tomos de Legajo de Prueba) remitido en su momento.

 

 

Atentamente,

 

 

Alonso Arnesto Moya

Procurador

 

 

AAM/acz