21 de agosto, 2013

C-162-2013

 

Doctora

Ana Isabel Garita Vílchez

Ministra

Ministerio de Justicia y Paz

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, damos respuesta al oficio n.° MJP-978-11-12, del 26 de noviembre del 2012, por medio del cual el Viceministro Jorge Rodríguez Bogle, actuando como Ministro a.i. de esa cartera, solicitó el dictamen acerca de la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro n.° 204984, correspondiente a la marca “VITAL-KERATINA”, propiedad de COLGATE PALMOLIVE COMPANY y del registro n.°209226, referido a la marca “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, cuyo titular es COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V.

 

Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.

 

 

I.                   ANTECEDENTES

 

De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 04-2012 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de dos legajos, el primero con 47 folios y el segundo, identificado como Legajo de Prueba, de 97 folios, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

1) El  18 de diciembre del 2009, la licenciada Adriana Oreamuno Montano, en su condición de apoderada especial administrativa de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “VITAL-KERATINA”, de origen estadounidense, en la clase 3 internacional para proteger y distinguir: “PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL, A SABER, CHAMPÚS, ACONDICIONADORES Y PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DEL CABELLO”. A esta solicitud se le asignó el número de expediente 2009-011065 (folios 2 a 7 del Legajo de Prueba).

 

2) El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 12:19:01 horas del 5 de enero del 2010 suspendió de oficio la solicitud anterior, debido a que se encontraba en trámite la gestión de inscripción de la marca VITAL-KERATIN, en la misma clase 3 internacional, a favor de UNILEVER N.V., bajo el expediente n.°2009-10878, que había sido presentada desde el 15 de diciembre del 2009 (folios 8 y 9 del Legajo de Prueba).  

 

3) El  17 de marzo del 2010, el apoderado especial de la empresa UNILEVER N.V., organizada y existente bajo las leyes de Holanda, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “VITAL KERATIN”, de origen holandés, indicando que su traducción es VITAL KERATINA, en la clase 3 internacional para proteger y distinguir: “Jabones; perfumería; aceites esenciales; desodorantes y antitranspirantes, ambos para uso personal; productos para el cuidado del cabello; colorantes para el cabello; tintes para el cabello; lociones para el cabello; preparaciones para ondular el cabello; champús; acondicionadores; spray para el cabello; polvos para el cabello; aderezos para el cabello; lacas para el cabello; espuma para el cabello; glaseados para el cabello; gel para el cabello; humectantes para el cabello; líquidos para el cabello; tratamientos para conservar el cabello; tratamientos para disecar el cabello; aceites para el cabello; tónicos para el cabello; cremas para el cabello; preparaciones para el baño y la ducha; preparaciones de tocador no medicadas; preparaciones para el cuidado de la piel; cosméticos.” En la misma gestión reclamó derecho de prioridad según solicitud número 1034792 presentada en México el 18 de setiembre del 2009, conforme al Convenio de París. A esta solicitud se le asignó el número de expediente 2010-002299 (folios 69 a 79 del Legajo de Prueba).

 

4) Por resolución de las 08:40:29 horas del 23 de marzo del 2010, el Registro de la Propiedad Industrial previno al representante de UNILEVER N.V., aclarar  la situación dicha (ver antecedente 2), de la existencia de una gestión previa de la misma empresa solicitando la misma marca para los mismos productos, bajo el expediente n.°2009-10878, en tanto “no es posible la tramitación del presente expediente, lo anterior debido a la imposibilidad de doble inscripción registral” (folios 80 y 81 del Legajo de Prueba).

 

5) El 26 de marzo del 2010, el señor Antonio Oreamuno Blanco, actuando primero como gestor de negocios y luego como apoderado especial de la empresa COLGATE PALMOLIVE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, organizada y existente bajo las leyes del México, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, de origen mexicano, en la clase 3 internacional para proteger y distinguir: “PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL, A SABER PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DEL CABELLO.” En el acto también hizo reivindicación de prioridad de la solicitud de la misma marca presentada en México el 5 de noviembre del 2009 al amparo de los artículos 4 del Convenio de París, 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 10 de su reglamento. A esta solicitud se le asignó el número de expediente 2010-002656 (folios 16 a 21 y 43 del Legajo de Prueba).

 

6) El 13 de abril del 2010 el apoderado especial de UNILEVER N.V., en relación con la prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 23 de marzo anterior (ver antecedente 4), indicó: “En relación con la marca en referencia aclaro que mediante escrito de esta misma fecha presentado al expediente No. 2009-10878, se desistió formalmente del mismo, en vista de ello solicito continuar con la tramitación de este expediente” (folio 82 del Legajo de Prueba).

 

7) El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:31:53 horas del 21 de abril del 2010 suspendió el trámite de inscripción de la marca “VITAL KERATIN”, expediente 2010-002299 (folio 83 del Legajo de Prueba).

 

8) El 26 de mayo del 2010 el apoderado especial de COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V. adjuntó documento de prioridad de la solicitud de registro de la marca “OPTIMS CON VITAL-KERATINA” presentada en México el 5 de noviembre del 2009 bajo el expediente n.°1045749 (folios 57 a 60 del Legajo de Prueba). 

 

9) El Registro de la Propiedad Industrial por resolución de las 11:55:22 horas del 31 de mayo del 2010 suspendió de oficio la solicitud anterior de la marca “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, debido a que se encontraba en trámite la primera gestión de inscripción de la marca VITAL-KERATIN, que luego fue desistida (ver antecedentes 2 y 6) (folios 61 y 62 del Legajo de Prueba).

 

10)   El 2 de junio del 2010 el apoderado especial de UNILEVER N.V. solicitó al Registro de la Propiedad Industrial levantar el suspenso de la solicitud “VITAL KERATIN” (expediente 2010-002299), “ya que el trámite del expediente 2009-10878, se encuentra con notificación de archivo” (folios 85 y 86 del Legajo de Prueba). 

 

11)   De conformidad con la certificación del Registro Nacional que consta a folios 63 y 64 del Legajo de Prueba, la solicitud de la marca VITAL-KERATIN, en la clase 3 internacional, a favor de UNILEVER N.V., expediente n.°2009-10878, se tuvo por desistida el 28 de junio del 2010.

 

12)   El Registro de la Propiedad Industrial dictó la resolución de las 08:13:41 horas del 1 de julio del 2010, en la que se procedió a suspender el trámite de registro de la marca “VITAL KERATIN” a favor de UNILEVER N.V. (expediente n.° 2010-002299), hasta tanto se resolviera de forma definitiva la solicitud de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, expediente 2009-011065. No consta que contra esta resolución el representante de UNILEVER N.V. haya interpuesto recurso alguno pese a que sí le fue notificada el 9 de julio siguiente (ver antecedente 1 y folios 87 y 88 del Legajo de Prueba).  

 

13)   Al finalizar la suspensión en el trámite de registro de las marcas “VITAL-KERATINA” y “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, los días 30 de junio y 11 de octubre, respectivamente, del año 2010, se elaboraron los edictos correspondientes dando aviso de ambas gestiones, los que fueron publicados, en el caso de la primera solicitud, en las Gacetas números 165, 166 y 167 de los días 25, 26 y 27 de agosto del 2010, y por lo que se refiere a la segunda solicitud, en las Gacetas números 45, 46 y 47 de los días 4, 7 y 8 de marzo del 2011  (folios 2, 11, 12 y 13, 16 y 65 del Legajo de Prueba).

 

14)  El 1 de noviembre del 2010 la marca “VITAL-KERATINA”, a favor de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, quedó inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 204984 (folio 89 del Legajo de Prueba).

 

15)   Por resolución de las 14:29:22 horas del 31 de marzo del 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al representante de UNILEVER N.V., la existencia de una objeción al registro de la marca “VITAL KERATIN” en la clase 3 internacional (expediente n.°2010-002299), al encontrarse inscrita la marca “VITAL-KERATINA”, a favor de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en la misma clase, dado el grado de similitud y el riesgo de confusión de asociación empresarial en el público consumidor entre ambas, estimando “que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros; por lo que resulta irregistrable al transgredir el artículo octavo, literal a), y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”  Y le concedió al interesado un plazo de 30 días hábiles para que respondiera a la objeción que le fue notificada el 8 de abril siguiente (folios 91 a 93 del Legajo de Prueba).

 

16)  En el ínterin, el 13 de mayo del 2011 la marca “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, a favor de la empresa COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., quedó inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 209226 (folios 66 del Legajo de Prueba y 2 del expediente administrativo).

 

17)   El 30 de mayo del 2011 el apoderado especial de la empresa UNILEVER N.V. respondió a la objeción del Registro de la Propiedad Industrial (del antecedente 15), señalando su improcedencia, pues desde que solicitó el registro de la marca “VITAL KERATIN” reclamó el derecho de prioridad con motivo de su presentación en México el 18 de setiembre del 2009, tres meses antes de la solicitud de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, por lo que, considera que al amparo del artículo 5 de la Ley n.°7978, su inscripción no podía ser denegada, y solicita que se continúe con dicho trámite y “que se cancele de oficio el registro número 204984, de la marca VITAL-KERATINA propiedad de Colgate Palmolive Company, por ser nulo al tener mejor derecho UNILEVER N.V.” (folios 94 a 96 del Legajo de Prueba).

 

18)   El 23 de agosto del 2012, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial realizó un informe de actividad procesal defectuosa en el que se indica que la inscripción de la marcas “VITAL-KERATINA”, a favor de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, y “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, a favor de la empresa COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., se otorgaron de manera irregular al no respetarse el derecho de prioridad de UNILEVER N.V., conforme al artículo 4 del Convenio de París y 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, quien dentro del plazo de seis meses de que habla el párrafo segundo de esta última disposición había reivindicado en Costa Rica su mejor derecho sobre el distintivo “VITAL KERATIN”, y con el que, según señala el informe, “existe similitud gráfica y fonética, lo cual sumado a la relación existente entre los productos que protegen, hace que la eventual coexistencia registral y comercial, pueda causar riesgo de confusión a los consumidores, lo cual nos lleva a la necesidad de no permitir coexistencia de dichos signos marcarios.” Por lo que el referido órgano recomendó seguir el procedimiento establecido en el párrafo último del artículo 37 de la Ley de Marcas a fin de corroborar la existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta  en el registro de ambas marcas y en caso de resultar procedente, suspender luego su trámite de inscripción hasta tanto se resolviera en definitiva el expediente n.° 2010-002299 correspondiente al distintivo “VITAL KERATIN” (folios 1 a 7 del expediente administrativo).

 

19)   Con motivo del informe anterior, el entonces Ministro de Justicia, señor Fernando Ferraro Castro, mediante resolución n.° 670-2012, de las 10:57 horas del 24 de agosto del 2012, nombró como órgano director del procedimiento a los funcionarios Álvaro Valverde Mora, como miembro propietario, y Mauricio Granados Morales, como miembro suplente, para que verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la presunta nulidad de la inscripción de la marcas “VITAL-KERATINA” y “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, consistente en: “Que en fecha 1 de noviembre de 2010 y 13 de mayo de 2011, se inscribieron respectivamente los signos “VITAL KERATINA”   y “OPTIMS CON VITAL-KERATINA” en clase 3 internacional, bajo los registros 204984 y 209226, y siendo que el signo  “VITAL KERATIN” propiedad de la empresa UNILEVER N.V., goza del derecho de prioridad conforme a lo establecido por el artículo 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Esta resolución fue notificada a todas las partes interesadas a través de sus representantes el 10 de octubre del 2012 (folios 8 a 11 del expediente administrativo).

 

20)   El referido órgano director mediante resolución de las 11:25 horas del 8 de octubre del 2012, procedió a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214, 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, para  declarar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el otorgamiento de los registros números 204984 y 209226, correspondiente a las marcas “VITAL-KERATINA”, propiedad de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, y “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, propiedad de COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., respectivamente, con fundamento en los siguientes hechos:  “I. SE PROCEDIÓ CON LA INSCRIPCIÓN DE LAS SIGUIENTES MARCAS: 1) VITAL-KERATINA, EN CLASE 3 INTERNACIONAL, PRESENTADA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2009 E INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2010, A FAVOR DE COLGATE PALMOLIVE COMPANY, BAJO EL REGISTRO 204984.; 2) OPTIMS VITAL CON KERATINA  (SIC), EN CLASE 3 INTERNACIONAL, PRESENTADA EL 26 DE MARZO DE 2010 E INSCRITA EL 13 DE MAYO DE 2011, A FAVOR DE AL (SIC) EMPRESA COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., BAJO EL REGISTRO 209226. EN DICHA SOLICITUD SE INVOCA EL DERECHO DE PRIORIDAD DE LA SOLICITUD N.1045749, PRESENTADA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2009 ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. ASIMISMO, MEDIANTE SOLICITUD DE EXPEDIENTE 2010-2299, SE SOLICITA LA MARCA VITAL KERATIN POR PARTE DE LA EMPRESA UNILEVER N.V. EN DICHA SOLICITUD SE REINVINDICO PRIORIDAD UNIONISTA A FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2009 ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LO ANTERIOR, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 4 DEL CONVENIO DE PARIS Y EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. ASÍ, LA (SIC) INSCRIPCIONES DE LAS MARCAS VITAL KERATINA Y OPTIMS VITAL CON KERATINA (SIC) A NOMBRE DE LAS EMPRESAS COLGATE PALMOLIVE COMPANY Y COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V. CONTRAVIENEN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 5, 8 INCISOS A) Y B), 14 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, YA QUE LA MARCA VITAL KERATIN PROPIEDAD DE UNILEVER N.V. GOZABA DE PRIORIDAD REGISTRAL.” A tal efecto, citó a los representantes de las empresas involucradas a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:30 horas del 7 de noviembre del 2012, en la sede de ese órgano director. En el mismo acto, se les hace saber que les asiste el derecho a ser oídas para lo cual se pueden hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer prueba que consideren pertinente, de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo y sus antecedentes, y de los recursos que caben contra esa resolución de apertura. Dicha resolución fue notificada a todas las partes interesadas a través de sus representantes el 10 de octubre del 2012 (folios 12 a 23 del expediente administrativo).

 

21)   A través de un escrito presentado el propio 7 de noviembre del 2012, los licenciados Antonio Oreamuno Blanco y Adriana Oreamuno Montano, manifestaron: “PRIMERO: Actualmente no somos apoderados de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY ni ninguna de sus empresas relacionadas. SEGUNDO: En razón de lo anterior y por no haber recibido respuesta de parte de esa empresa, a la notificación que se le hizo para la audiencia oral y privada programada en el procedimiento administrativo para declarar la posible nulidad absoluta y evidente en el otorgamiento de ciertos registros marcarios, nos apersonamos a esa Dirección a informar que no tenemos instrucción alguna de la indicada empresa”. A dicho documento adjuntaron correos electrónicos impresos de fechas 10, 13 y 16 de octubre, de los que se extraen los siguientes mensajes por parte del señor Oreamuno B: “Buenas tardes, en relación a marcas con el aditamento “KERATINA” de CP y UNILEVER, adjunto sírvanse encontrar resoluciones que fueron notificadas, el día de hoy. Como hemos firmado la notificación nosotros, les agradeceré indicarnos, a más tardar el 17 de octubre en curso, como procederán con esta defensa, a efectos de salvaguardar nuestra responsabilidad.” En otro se lee: “Estimada Rosario, por favor indicarnos, expresamente a quién debemos enviar esta información al departamento de marca de NY, ya que no tenemos ese dato. Debo informarle, que si no recibimos de parte de CP instrucciones a tiempo, tendremos que apersonarnos al Registro de la Propiedad Intelectual a presentar nuestra renuncia por no instrucciones del cliente. El tema es que recibimos en nuestra oficina la notificación del caso, y podría haber responsabilidad de nuestra parte si no lo manifestamos” (folios 26 a 30 del expediente administrativo).

 

22)    De conformidad con el acta levantada al efecto, la audiencia oral y privada se celebró a las 9:30 horas del día 7 de noviembre del 2012, con la presencia del órgano director y de tan solo la apoderada especial de UNILEVER N.V. Luego de dejar constancia de la nota mencionada en el antecedente anterior suscrita por los licenciados Antonio Oreamuno Blanco y Adriana Oreamuno Montano, se le concedió la palabra a la única compareciente quien reiteró el derecho de prioridad de su Representada, al ser anterior su solicitud de registro en México que la presentada por COLGATE PALMOLIVE, por lo que mantuvo que la nulidad resultaba procedente (folios 33 y 34 del expediente administrativo).

 

23)   Posteriormente, el órgano director a través de la resolución de las 15:00 horas del 14 de noviembre del 2012, rindió su informe final en el que consideró pertinente declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los distintivos “VITAL-KERATINA”, propiedad de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, y “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, propiedad de COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., al estimar de la prueba documental incorporada al expediente, que el signo “VITAL KERATIN” de la empresa UNILEVER N.V., gozaba del derecho de prioridad conforme a lo establecido por los artículos 5 de la Ley de Marcas y 4 del Convenio de París. A lo que agrega: “Y cuando hablamos de nulidad evidente y manifiesta, se debe considerar por cuanto es obvia, aparece de manera clara, con un simple análisis al determinarse que se inscribieron las marcas, cuando otra igual o muy similar, perteneciente a otro titular y que protege los mismos productos o productos relacionados, se encontraba en trámite y gozaba del derecho de prioridad, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista” (folios 35 a 47 del expediente administrativo).

 

 

II.                SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS

 

En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos la Administración debe acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 10.5, 34 y 39.1.e) del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006) – en lo sucesivo CPCA – que entró en vigencia desde el 1° de enero del 2008.

 

La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declaratorios de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.

 

A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración y es la contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (n.°6227, del 2 de mayo de 1978) – en lo sucesivo LGAP –. De conformidad con esta norma la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta.

 

Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, el legislador dispuso que antes de declarar la nulidad debe seguirse un procedimiento administrativo ordinario y obtenerse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto verse sobre materias propias de su competencia) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad invocada.

 

 

III.             PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES

 

Ya en otras ocasiones nos hemos referido con detalle a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales del régimen general que contempla la LGPA (ver en ese sentido, nuestros dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008, C-044-2011, del 28 de febrero, y C-106-2011, del 18 de mayo, ambos del 2011, C-034-2012 del 31 de enero y C-214-2012, del 17 de setiembre, los dos del 2012 y más recientemente, el C-037-2013 del 11 de marzo y C-081-2013, del 17 de mayo, ambos del año en curso), y en particular su artículo 173, para los actos administrativos declaratorios de derechos, derivadas del artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000). Para mayor claridad procedemos a transcribir el numeral en cuestión: 

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).

 

Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP), para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).

 

A propósito de esta última consideración, el examen de la nulidad que se alega de los registros números 204984 y 209226, correspondiente a las marcas “VITAL-KERATINA”, propiedad de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, y “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, propiedad de COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., respectivamente, implica, entonces, que en la especie se deban cumplir efectivamente cada uno de los apartados de esa remisión normativa.

 

En ese entendido, tenemos que la redacción actual del inciso 1) del artículo 173 de comentario – aplicable a este procedimiento –, además de referirse a la posibilidad para la Administración de anular un acto suyo declaratorio de derechos en vía administrativa si cuenta previamente con el dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría según sea el caso, y como así se explicó en el epígrafe anterior, advierte del carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada:

 

“Artículo 173.-

 

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.” (El subrayado no es del original).

 

De conformidad con la norma transcrita no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino sólo aquella que pueda ser constatada de forma clara, palmaria, notoria, ostensible, dada la gravedad o lo grosero del quebranto legal en cuestión:

 

“En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista... La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” ( Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).

 

La verificación de las condiciones anteriores respecto a los actos registrales cuestionados se analizará en el apartado siguiente. El inciso 2) del artículo 173 de comentario, por su parte, determina el órgano competente no sólo para declarar la nulidad del acto cuestionado sino también para decidir el inicio del procedimiento administrativo y, eventualmente, delegar su instrucción en el órgano director, que tal como se analizó en los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008, cuando se trata de actos del Registro de la Propiedad Industrial y, en general, del Registro Nacional, el órgano legitimado a tal efecto es el Ministro de Justicia (ver también los dictámenes C-167-2001, del 5 de junio y C-219-2001, del 6 de agosto, ambos del 2001). Dice a este respecto la norma:

 

“Artículo 173.-

 

(…)

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.”

 

En el caso bajo estudio el requisito anterior fue debidamente observado, pues se trató del entonces Ministro de Justicia, quien decidió el inicio del procedimiento, designó al órgano director, fijándole de paso su competencia, y requirió de nuestro dictamen (ver antecedente 19).

 

Finalmente, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo respectivo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, celeridad, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado (ver en ese sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números 15-1990, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 1994-2360, de las 15:06 horas del 17 de mayo, 1994-2945, de las 8:12 horas del 17 de junio, ambas de 1994, 2005-05306, de las 15:03 horas del 4 de mayo, 2005-07272, de las 9:11 horas del 10 de junio, ambas del 2005 y los dictámenes C-034-1999, del 5 de febrero, C-037-1999, del 11 de febrero, ambos de 1999, C-112-2000, del 17 de mayo del 2000, C-300-2004, del 21 de octubre y C-372-2004, del 10 de diciembre, los dos del 2004).

 

En efecto, el texto vigente de la disposición de cita señala:

 

“Artículo 173.-

 

(…)

 

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley” (el destacado es nuestro).

 

Luego del estudio detallado de las actuaciones que se dieron en el presente procedimiento administrativo, no encontramos ninguna irregularidad u omisión sustancial causada por el órgano director en su tramitación en perjuicio de las empresas expedientadas COLGATE PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., que pudiera atentar contra su derecho de defensa y con la garantía fundamental del debido proceso que la disposición transcrita indefectiblemente ordena respetar.

 

En ese sentido y según se indicó en los puntos 19, 20 y 21  del apartado de Antecedentes, a las referidas sociedades se les puso en conocimiento del carácter, objeto y fines del procedimiento a través de la notificación no solo del traslado de cargos, sino también, del acto de nombramiento mismo del órgano director a través de quienes aparecían como sus apoderados especiales en sede administrativa; en consecuencia, contaron con tiempo suficiente para preparar su defensa, así como de presentar sus argumentos y prueba de descargo, también se puso a su disposición los documentos que componen el expediente administrativo – incluido el legajo de prueba que lo acompaña –; y tanto a ellas, como a la empresa UNILEVER N.V., se les brindó la oportunidad para ser oídas durante la celebración de la audiencia oral y privada a través de sus abogados o representantes.

 

Ahora bien, la Procuraduría no pasa por alto, tal como se consignó en el punto 17 del epígrafe de Antecedentes, que los licenciados Antonio Oreamuno Blanco y Adriana Oreamuno Montano, que aparecen en los expedientes remitidos como apoderados especiales administrativos de las sociedades COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V. y COLGATE PALMOLIVE COMPANY, respectivamente, con todas las facultades inherentes a esa clase de mandato (ver antecedentes 1 y 5), presentaron el propio día en que se celebró la audiencia oral  (el 7 de noviembre del 2012), un escrito en el que manifestaron: “PRIMERO: Actualmente no somos apoderados de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY ni ninguna de sus empresas relacionadas. SEGUNDO: En razón de lo anterior y por no haber recibido respuesta de parte de esa empresa, a la notificación que se le hizo para la audiencia oral y privada programada en el procedimiento administrativo para declarar la posible nulidad absoluta y evidente en el otorgamiento de ciertos registros marcarios, nos apersonamos a esa Dirección a informar que no tenemos instrucción alguna de la indicada empresa”.

 

Sin embargo, cualquier posible repercusión de ese acto en concreto en el ejercicio efectivo del derecho de defensa de las empresas expedientadas no podría imputársele a la Administración, ni afectaría el curso del presente procedimiento, tomando en cuenta, que el órgano director notificó de su apertura y de la fecha de la audiencia  a quienes aparecían como sus apoderados especiales el 10 de octubre del 2012  (folios 10 y 22 del expediente administrativo). De los expedientes remitidos no consta que haya habido manifestación de alguno de ellos rechazando la notificación o renunciando al poder, sino hasta el mismo día en que se celebró la comparecencia (más de 15 días hábiles después), limitándose a indicar, como se apuntó antes, a que ya no son apoderados de las empresas interesadas al no haber recibido respuesta de su parte, para lo que adjuntan diversas copias de correos electrónicos poniendo en conocimiento del procedimiento a los sendos contactos de las referidas sociedades y solicitando instrucciones para su defensa. Nótese, entonces, que reconocen haber comunicado a las referidas sociedades expedientadas del procedimiento que se abrió en su contra y de la posible anulación en vía administrativa del registro de las marcas de las que son titulares. Con lo cual, no podría alegarse que se les colocó en un estado de indefensión sobre todo, cuando a tenor del artículo 1285 del Código Civil: “El mandatario que renuncia está obligado a continuar en el desempeño de aquellos negocios cuya paralización pueda perjudicar al mandante, hasta que avisado éste de la renuncia haya tenido tiempo bastante para proveer al cuidado de sus intereses.”

 

Hechas las consideraciones anteriores y no habiéndose detectado, como se dijo, irregularidad sustancial alguna en el trámite de este procedimiento, procede la revisión por el fondo de las circunstancias concretas del presente caso a efectos de determinar si nos encontramos ante una nulidad absoluta, que pueda catalogarse también como evidente y manifiesta.

 

IV.             SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN EL CASO BAJO ESTUDIO

 

Tal como lo advertimos líneas atrás, el párrafo in fine del artículo 37 de la Ley de Marcas remite de forma expresa al inciso 1) del artículo 173 de la LGAP, de manera que, cuando se pretenda declarar de oficio la nulidad de una marca o nombre comercial, necesariamente se deberá cumplir con la exigencia del párrafo segundo de esta última disposición en el sentido de que la nulidad invocada del registro amén de absoluta, debe ser evidente y manifiesta. Pues la concurrencia de estos dos últimos rasgos es lo que permite excepcionar su conocimiento del proceso ordinario de lesividad en vía judicial.

 

Ahondando en las consideraciones que habíamos hecho antes acerca de lo que debemos entender por una nulidad de la naturaleza dicha, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha indicado al respecto:

 

“IV.- LA NULIDAD EVIDENTE Y MANIFIESTA COMO PRESUPUESTO QUE HABILITA A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS PARA EJERCER SU POTESTAD DE ANULACIÓN OFICIOSA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES PARA EL ADMINISTRADO.   No cualquier grado de invalidez o nulidad autoriza a un ente u órgano público para decretar la anulación oficiosa de un acto administrativo declaratorio de derechos para un administrado, dado que, el ordenamiento jurídico administrativo exige que concurran ciertas características o connotaciones específicas y agravadas que la califiquen. La nulidad que justifica la revisión de oficio debe tener tal trascendencia y magnitud que debe ser, a tenor de lo establecido en el numeral 173, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, “evidente y manifiesta”. Lo evidente y manifiesto es lo que resulta patente, notorio, ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen de duda o que no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o lógico de verificación para descubrirlo, precisamente, por su índole grosera y grave. En tal sentido, basta confrontar el acto administrativo con la norma legal o reglamentaria que le dan cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad de hermenéutica o exégesis ninguna. Es menester agregar que el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública no crea una suerte de bipartición de las nulidades absolutas, siendo algunas de ellas simples y otras evidentes y manifiestas, sino lo que trata de propiciar es que en el supuesto de las segundas sea innecesario o prescindible el análisis profundo y experto del juez contencioso-administrativo para facilitar su revisión en vía administrativa.” (Resolución n.° 2005-03004, de las 8:31 horas del 18 de marzo del 2005. En igual sentido, las resoluciones n.° 2005-12324 de las 10:28 horas del 9 de setiembre del 2005; 2006-8767, de las 16:40 horas del 21 de junio; y 2006-8960, de las 10:53 horas del 23 de junio, ambas del año 2006).

 

En la especie, el informe de actividad procesal defectuosa de la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial, la resolución de nombramiento del órgano director por el antiguo Ministro de Justicia y el traslado de cargos (antecedentes 18, 19 y 20), sostienen que el posible vicio en la inscripción de la marcas “VITAL-KERATINA”, propiedad de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, y “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, a favor de COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., bajo los registros 204984 y 209226, respectivamente, consiste en que no se respetó el derecho de prioridad de UNILEVER N.V., conforme al artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado mediante Ley n.°7484 del 28 de marzo de 1995) y 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, quien dentro del plazo de seis meses de que habla el párrafo segundo de esta última disposición había invocado en Costa Rica su mejor derecho sobre el distintivo “VITAL KERATIN”, y con el que se alega, “existe similitud gráfica y fonética” con las marcas cuestionadas en relación con la misma clase de productos.

 

Luego, el órgano director en su informe final – al que naturalmente no nos encontramos vinculados pues ello supondría renunciar a la potestad que de forma expresa el artículo 173 de la LGAP confiere a la Procuraduría –, determinó la procedencia de la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, en tanto se inscribieron los distintivos impugnados pese a que se encontraba en trámite y gozaba del derecho de prioridad la solicitud marcaria “VITAL KERATIN” de UNILEVER N.V.

 

A partir de lo expuesto, corresponde confrontar los actos cuestionados con la norma que sirve de parámetro de legalidad a fin de determinar primero si nos encontramos ante una causa de invalidez (artículo 158 LGAP), para después, de ser así, constatar si la falta es de tal magnitud que amerite su calificación como de evidente y manifiesta.

 

En ese sentido, la norma que en los hechos intimados se considera como infringida es el artículo 5 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone:

 

“Artículo 5°- Derecho de prioridad. Quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de los Estados contratantes, o que tenga un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en Costa Rica, una o más solicitudes de registro de la marca de que se trate, para los mismos productos o servicios.

 

El derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero. Tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca.

 

El derecho de prioridad se invocará mediante una declaración expresa, la cual deberá hacerse con la solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

 

A la solicitud, o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, deberá adjuntarse una copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedará dispensado de toda legalización y será acompañado de la traducción correspondiente en caso de ser necesaria.

 

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o parciales, originadas en dos o más oficinas diferentes. En tal caso, el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la prioridad más antigua.

 

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que en ella no se haya invocado un derecho de prioridad anterior. La concesión del registro solicitado con beneficio del derecho de prioridad conlleva la cesación de los efectos de la solicitud anterior respecto de los elementos comunes a ambos. Son aplicables, en lo conducente, los plazos y las condiciones previstos en este artículo.” (El subrayado no es del original).

 

            De conformidad con la disposición anterior, el particular que haya presentado en un Estado parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o con el que exista reciprocidad, una solicitud de registro de una marca gozará de un derecho de prioridad para presentar en el país una o más solicitudes de inscripción de la referida marca y para los mismos productos o servicios, siempre que lo haga dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud prioritaria y que el derecho de prioridad se reivindique expresamente con la solicitud de registro ante el Registro de la Propiedad Industrial o en los dos meses posteriores a su presentación. El mismo artículo en su párrafo segundo establece los efectos de la reivindicación en tiempo del derecho de prioridad al decir: “Una solicitud de registro de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero. Tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca.”  (El subrayado no es del original).

     

            Al examinar el presente caso se pudo comprobar, como así se consignó en el punto 3 de los Antecedentes, que el apoderado especial de la empresa UNILEVER N.V. presentó el 17 de marzo del 2010, al Registro de la Propiedad Industrial, una solicitud de inscripción de la marca “VITAL KERATIN” en la clase 3 internacional (expediente n.° 2010-002299) y en el mismo acto reclamó derecho de prioridad según solicitud número 1034792, presentada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 18 de setiembre del 2009. Cabe agregar que ninguno de los representantes de las sociedades expedientadas cuestionó u objetó los documentos que UNILEVER N.V. adjuntó para demostrar su solicitud prioritaria.

 

También consta del expediente remitido, que el 18 de diciembre del 2009, la apoderada especial administrativa de la expedientada COLGATE PALMOLIVE COMPANY solicitó el registro de la marca “VITAL-KERATINA” en la misma clase 3 internacional, a la que se le asignó el número de expediente 2009-011065 (ver antecedente 1).

 

Posteriormente, el 26 de marzo del 2010, el apoderado especial de la otra sociedad expedientada COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, también en la clase 3 internacional, al tiempo que invocó el derecho de prioridad sobre la misma marca en gestión n.°1045749, presentada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 5 de noviembre del 2009 (expediente n.° 2010-002656).

 

Las tres solicitudes precedentes quedaron suspendidas de oficio a raíz de una gestión de inscripción anterior de la propia sociedad UNILEVER N.V. de la marca “VITAL-KERATIN”, tramitada bajo el expediente n.° 2009-10878, que el 28 junio del 2010 se tuvo por desistida a petición de ésta (ver puntos 3, 4, 6, 7, 9 y 11 del epígrafe de Antecedentes).

 

Para este momento, el Registro de la Propiedad Industrial tenía pleno conocimiento de las tres gestiones marcarias mencionadas y que resultaban oponibles entre ellas, al estimar que guardaban un grado de semejanza o similitud susceptible de causar confusión, al punto que de oficio ordenó suspender el trámite de inscripción de todas hasta tanto se resolviera lo pertinente en relación con la primera solicitud de UNILEVER N.V. de la marca “VITAL-KERATIN” (2009-10878). Una vez que se tuvo por desistida esta última gestión y se levantó la suspensión decretada, el referido Registro procedió a inscribir primero la marca “VITAL-KERATINA”, a nombre de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, bajo el registro 204984, el 1 de noviembre de 2010, luego el distintivo “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, de la empresa COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., registro 209226, el 13 de mayo del 2011, para finalmente comunicarle al representante de UNILEVER N.V. de la existencia de una objeción al registro de su segunda solicitud marcaria (n.°2010-002299), con motivo de la inscripción que se hizo de la citada marca VITAL-KERATINA (ver puntos 14, 15 y 16 del epígrafe de Antecedentes).

 

Del cuadro fáctico que se acaba de exponer, se desprende, sin mayor dificultad, una violación del artículo 5 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en tanto no se respetó el Derecho de prioridad invocado por UNILEVER N.V. sobre la marca “VITAL KERATIN”, respecto a la cual las sociedades expedientadas pretenden un mejor derecho por encontrarla similar a los signos distintivos de las que ellas son titulares.  Pues consta que la empresa UNILEVER N.V. presentó en México desde el 18 de setiembre del 2009 la solicitud de registro de dicha marca y que dentro del plazo de prioridad de seis meses presentó después en Costa Rica la solicitud registral sobre el mismo distintivo y productos, exactamente, el 17 de marzo del 2010, haciendo en el acto la reivindicación de su derecho. Esta solicitud prioritaria es incluso anterior a la reivindicación hecha por el representante de COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., que data, como se dijo, del 5 de noviembre del 2009. Y aun cuando el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley de Marcas ordena  que los hechos ocurridos durante el plazo de prioridad realizados por un tercero no le serán oponibles a quien invoque el derecho de prioridad al grado de que no darán lugar a la adquisición de ningún derecho a favor de ese tercero respecto de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial llevó a cabo la inscripción de las distintivos cuestionados sin tomar en cuenta que habían sido solicitados dentro del plazo de prioridad dicho, ya que datan del 5 de noviembre y el 18 de diciembre del año 2009. Incluso el órgano registral no respetó el derecho de prelación de UNILEVER N.V., pues la gestión de COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V. en el país fue posterior (26 de marzo del 2010) a la del primero (el 17 de marzo del 2010).

 

Ahora bien, antes de continuar con este análisis de legalidad es preciso realizar un par de aclaraciones. En primer lugar, y tal como se advirtió en su momento en el citado dictamen C-214-2012, con lo dicho hasta ahora la Procuraduría en ningún momento está prejuzgando acerca de si los distintivos en conflicto son o no semejantes en los términos del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (Decreto Ejecutivo n.° 30233-J), pues como se dijo en esa oportunidad, de tener que llegar a realizar un examen de esa naturaleza, los alcances de este tipo procedimientos quedarían desbordados, al exigir una valoración más compleja y detenida que riñe con los rasgos de evidente y manifiesto que deben estar presentes en la declaratoria de nulidad. Sucede que estando en curso de inscripción las tres solicitudes de las marcas en disputa, el Registro de la Propiedad Industrial omitió hacer una simple constatación de las fechas de presentación de cada una y de las solicitudes prioritarias, y más bien inscribió las dos que en este procedimiento se cuestionan, a contrapelo de señalado por el artículo 5 de la Ley de Marcas. De ahí que la consecuencia de una eventual anulación de los referidos registros marcarios no sería la automática inscripción de la marca  “VITAL KERATIN” a favor de UNILEVER N.V., sino que el Registro de la Propiedad Industrial tendría que proceder al examen de fondo de cada una de ellas y resolver lo que resulte procedente. Lo que nos lleva a afirmar que, en realidad, se trata de un vicio en el procedimiento de inscripción registral en tanto no se respetó el Derecho de prioridad que la legislación marcaria le reconoce a UNILEVER N.V.

 

Estrechamente conectado con lo que se acaba de decir, la segunda aclaración guarda relación con lo señalado por la Procuraduría en el reciente dictamen C-081-2013, del pasado 17 de mayo, en el sentido de que a diferencia del caso analizado en este último pronunciamiento, en la especie no nos encontramos ante un supuesto de nulidad sobrevenida en los términos del artículo 159 de la LGAP, que impediría considerarla también como evidente y manifiesta, al quedar sujeta a una condición incierta y futura, como lo sería la invocación en tiempo del derecho prioritario. Es decir, no estamos en el supuesto de una marca que fue inscrita siguiendo el trámite registral de rigor y que luego fue cuestionada a raíz de una gestión ulterior que se presentó dentro del plazo de prioridad en la que se reivindicó el derecho de prioridad sobre aquélla, pues el dato esencial en el presente caso es que las tres solicitudes marcarias estaban todas en trámite de inscripción y que el Registro de la Propiedad Industrial irrespetó, según se explicó, el derecho de prioridad de UNILEVER N.V. al registrar primero los distintivos “VITAL-KERATINA” y “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, a favor de COLGATE PALMOLIVE COMPANY y COLGATE PALMOLIVE S.A. de C.V., respectivamente.           

 

En ese entendido, la disconformidad de los referidos actos registrales con la norma de comentario es en grado de nulidad absoluta (artículos 158, 165, 166 y 223 de la LGAP). Por cuanto se está en presencia de una omisión a una formalidad sustancial del procedimiento que atenta contra los derechos de la empresa UNILEVER N.V. que, como está demostrado del expediente, gestionó en tiempo su derecho de prioridad estando en trámite de inscripción las solicitudes marcarias cuestionadas, y sin embargo, se procedió al registro de estas últimas, colocándola naturalmente en una posición de desventaja frente a las sociedades expedientadas.

 

Se trata, finalmente, de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesta, pues la violación al derecho de prioridad de la empresa UNILEVER N.V., garantizado por el artículo 5 de la Ley de Marcas, en el trámite de inscripción de las  marcas “VITAL-KERATINA” y “OPTIMS CON VITAL-KERATINA” es flagrante y salta a la vista sin necesidad de mayor labor exegética. Basta al efecto la mera constatación de las fechas de presentación de cada una de las gestiones y de las solicitudes prioritarias con vista del expediente administrativo remitido para percatarse de que los actos registrales en cuestión presentan un vicio grave y grosero que claramente encaja dentro del supuesto del artículo 173.1 de la LGAP.

 

 

V.                CONCLUSIÓN

 

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro n.° 204984, correspondiente a la marca “VITAL-KERATINA”, propiedad de COLGATE PALMOLIVE COMPANY y del registro n.°209226, referido a la marca “OPTIMS CON VITAL-KERATINA”, cuyo titular es COLGATE PALMOLIVE S.A.,  debido al carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad.

 

Se devuelve, adjunto a este dictamen, las piezas del expediente administrativo (incluido el Legajo de Prueba) remitido en su momento.

 

 

                                                                                Atentamente,

 

                                                                                Alonso Arnesto Moya

                                                                                Procurador

AAM/