07 de abril, 2014

C-120-2014

                                                                      

Señora

Ana Isabel Garita Vílchez

Ministra de Justicia y Paz

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta al oficio MJP-327-03-2014 de 18 de marzo de 2014, recibido el 27 de marzo, mediante el cual se solicita el dictamen preceptivo y favorable para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro de Marca N.° 229607 – Marca Reyes (Diseño) – propiedad de la empresa Nasa Investimentos, Participacoes e Gestao de Activos Ltda.

 

 

I.                   ANTECEDENTES

 

            Luego del análisis del expediente administrativo que se adjuntó a la gestión, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

a.             Mediante solicitud presentada el 22 de enero de 2013, el señor xxx, apoderado especial de Nasa Investimentos, Participacoes e Gestao de Activos Ltda – sociedad existente y vigente bajo las leyes de la República Federativa de Brasil -, requirió al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca de fábrica, comercio y diseño B Reye’s en clase 34 internacional (Productos relacionados con el Tabaco). Los edictos respectivos fueron publicados entre el 13 y 17 de junio de 2013. (ver folios 1 a 4 del expediente de prueba)

b.             Por resolución de las 8:44:31 horas del 1 de febrero de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial concedió 15 días hábiles para que se aclarara la solicitud de marca toda vez que en la descripción de la marca se consignó Reye´s en lugar de B Reye´s. (Ver folio 19 del expediente de prueba)

c.             Por escrito de 13 de febrero de 2014, el señor xxx presentó un certificado de prioridad original. (Ver folio 21 del expediente de prueba)

d.            Por resolución de las 15:11:22 del 19 de febrero de 2013, el Registro de Propiedad Industrial declaró inadmisible el documento de certificado de prioridad, pues el mismo no se encontraba a nombre de Nasa Investimentos, Participacoes e Gestao de Activos Ltda sino de Nasa Administracao de Bens Participacoes Ltda. (Ver folio 36 del expediente de prueba.)

e.             Por escrito del 6 del marzo de 2013, el señor xxx presentó recurso de revocatoria contra la resolución del 19 de febrero de 2013, señalando que la diferencia de nombres entre el certificado de prioridad y la solicitud de inscripción habría obedecido a un cambio de nombre de la persona jurídica titular de la marca en Brasil. (Ver folios 38 y 39 del expediente de prueba.)

f.              Por resolución de las 15:55:02 horas del 11 de marzo de 2013 se rechazó el recurso de revocatoria por no proceder contra providencias. Igualmente, se indicó que para la prioridad fuese aceptada debía hacerse presentando el cambio de nombre mediante una anotación independiente de la presente inscripción de marca. (Ver folios 58 y 59 del expediente de prueba.)

g.             Por resolución de las 15:59:55 de 11 de marzo de 2013 se comunicó al solicitante de diversas objeciones para acceder al registro: a. Presentar un diseño en el que se pueda identificar y ser legible la Letra B del signo solicitado, b. El pago de la tasa correspondiente. (Ver folio 61 del expediente de prueba.)

h.             Por escrito del 2 de abril de 2013, el señor xxx nuevamente solicito la admisión del Certificado de Prioridad pues, en su criterio, no era procedente el cambio de nombre toda vez que la solicitud de inscripción se presentó en Costa Rica ya hecho dicho trámite en Brasil. (Ver folio 53 del expediente de prueba)

i.               Por escrito de 5 de abril de 2013, el señor xxx aportó los requisitos prevenidos en la resolución de las 15:59:55 de 11 de marzo de 2013. (Ver folio 64 del expediente de prueba)

j.               Que el 9 de abril de 2013, se ordenó la publicación de los edictos correspondientes para la inscripción de la marca REYES´s con prioridad N.° 905146271 de fecha 13 de agosto de 2012 de Brasil. Se otorgó un plazo de 2 meses a los terceros interesados en defender sus derechos ante el Registro. Los edictos respectivos fueron publicados entre el 13 y 17 de junio de 2013 (Ver folios 66 y 67 del expediente de prueba.)

k.             Por escrito de 6 de agosto de 2013, xxx presentó escrito de oposición a nombre de Empresa Cubana de Tabaco y Corporación Habanos S.A. Esta oposición únicamente objetó la utilización de los vocablos Habanos y Habana en la solicitud de Marca Reye´s. (ver folios 70 a 82 del expediente de prueba)

l.               Que el Registrador, sin dar trámite ni resolver las oposiciones, inscribió la marca REYE´s bajo el registro N.° 229607. (Ver folio 69 del expediente de prueba.)

m.           Que el 4 de noviembre de 20013, la Asesoría Jurídica del Registro elaboró el Informe de Expediente de Actividad Procesal Defectuosa en relación con el registro N.° 229607. (Ver folios 1 al 10 del expediente de nulidad de oficio)

n.             Que por resolución N.° 549-2013 de las 11:50 horas del 5 de noviembre de 2013, la Ministra de Justicia y Paz ordenó la apertura de un procedimiento administrativo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro N.° 229607 y nombró como órgano director al Lic. Alvaro Valverde Mora y como su suplente al Lic. Thomas Montenegro Montenegro. (Ver folios 11 y 12 del expediente de nulidad de oficio.)

o.             Que el órgano director dictó su resolución de las 11:15 horas del 14 de enero de 2014 iniciando el procedimiento para declarar la nulidad del registro N.° 229607, inscripción de la marca Reye´s (Diseño). En esta resolución se indicó la naturaleza y carácter del procedimiento. Asimismo, se señaló el vicio acusado en el acto – sea el no haber dado trámite a las oposiciones formuladas con la inscripción – amén de poner el expediente administrativo y su prueba a disposición de la parte interesada y de advertir sobre su derecho de producir prueba y de recurrir la resolución de inicio. Asimismo, se señaló el 13 de febrero para realizar la comparecencia oral y privada. Esta resolución fue comunicada al señor xxx el día 16 de enero de 2014. Esta resolución también fue comunicada al oposicionista el mismo 16 de enero. (Ver folios 18 al 28 del expediente de nulidad de oficio.)

p.             El día 13 de febrero se realizó la comparecencia oral y privada con la presencia del señor xxx. (Ver folios 40 al 42 del expediente de nulidad de oficio.)

 

 

II.                EN ORDEN A LA POTESTAD DE REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS

 

            Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N.° 7978 de 6 de enero de 2000 (LMSD). Disposición que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca. Para efectos de claridad, transcribimos el numeral 37 no sin advertir que el último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”

 

            En efecto, tal y como se ha indicado en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

 

            Sin embargo, desde el dictamen C-421-2007 la jurisprudencia administrativa ha tenido la cautela de advertir que el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades. Esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración. 

 

“Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.

 

La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

 

En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).”

 

            Desde el dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos. Se transcribe en lo conducente el dictamen recién citado:

 

“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”

 

            Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011 y C-34-2012 de 30 de enero de 2012.

 

            Ahora bien, también se ha señalado que tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. Transcribimos nuevamente el dictamen C-421-2007:

 

“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”

 

  Ahora bien, debe indicarse que se ha admitido que la omisión del trámite de las oposiciones a la inscripción de determinadas marcas, dispuesto conforme los artículos 16 y 17 de la Ley de Marcas, constituye un vicio en el procedimiento de inscripción de marcas que violenta también lo dispuesto en los artículos 7 y 8. Esto en el tanto la omisión del trámite, examen y resolución de las oposiciones deja en estado de  indefensión los derechos de terceros e intereses subjetivos protegidos por esos numerales. Al respecto, conviene citar en el dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011:

 

“Pues bien, de conformidad con las disposiciones anteriores, el Registro de la Propiedad Industrial no puede proceder a la inscripción de una marca si se ha presentado una o más oposiciones a su registro dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso correspondiente. Antes debe dar traslado de la oposición al solicitante del registro por un plazo de dos meses para que se refiera a ella y luego, con fundamento en los argumentos de todos los interesados, resolver de forma conjunta concediendo o negando total o parcialmente el registro de la marca.

 

Sin embargo, en el caso bajo estudio no se procedió de esa manera. Veamos. Tal y como se indicó en el punto 3 del epígrafe de Antecedentes el primer edicto avisando de la solicitud de registro de la marca “CHOCO CRISPS” a favor de ALIMENTOS COOK S.A., salió publicado en la Gaceta n.°62 del 31 de marzo del 2008. El plazo de dos meses se cumplió entonces el 31 de mayo del 2008, no obstante, al ser este día inhábil, a tenor de la regla contenida en el artículo 147 del Código Procesal Civil – de aplicación supletoria por virtud del artículo 229.2 de la LGAP – el plazo se tiene por prorrogado hasta el día hábil siguiente que fue precisamente el 2 de junio del 2008. Como se explicó en el antecedente n.°4 justo ese día el representante de KELLOGG COMPANY interpuso una oposición contra la gestión de inscripción anterior, haciendo una exposición de sus argumentos de hecho y de Derecho  y que se resumen en la notoriedad de las marcas de su representada KRISPIES y CHOCOKRISPIS en el mercado específico de los cereales, con las que la marca “CHOCO CRISPS” presenta una similitud gráfica, fonética e ideológica.

 

De manera que el Registro de la Propiedad Industrial en lugar de seguir el trámite antes descrito del artículo 16 de la Ley de Marcas hizo caso omiso de la oposición de KELLOGG COMPANY y procedió a la inscripción de la marca “CHOCO CRISPS” a favor de ALIMENTOS COOK S.A. el 26 de junio del 2008 (antecedente n.°5).

 

La situación anterior evidencia efectivamente un vicio en el trámite de inscripción de la referida marca, comprobándose los hechos que fueron intimados en su momento por el órgano director y sobre todo, la nulidad absoluta del registro n.°177179.  

 

 

Recordemos que de acuerdo a la Teoría del acto administrativo la existencia y validez del acto administrativo depende de la concurrencia simultánea de ciertos elementos esenciales impuestos por el ordenamiento jurídico y que doctrinariamente se han clasificado en subjetivos, objetivos y formales. Entre estos últimos tenemos el procedimiento administrativo, entendido como el cauce formal por el que debe discurrir la voluntad administrativa y que sirve como garantía del interés público y de los derechos de los particulares (artículo 214.2 LGAP).   

 

  Por otra parte, habrá nulidad absoluta de un acto administrativo a tenor de los artículos 166 y 167 de la LGAP cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos (entre ellos el procedimiento) o presenten una imperfección que impida la realización del fin.

 

Tratándose del procedimiento administrativo la forma en que se determina su grado de imperfección – y consecuentemente su repercusión en la validez del acto administrativo final – es a través del artículo 223 de la LGAP, de plena aplicación a la materia dado su carácter de ley principista, como así lo definió la Sala Constitucional en la resolución n.° 2006-011543 de las 15:11 horas del 9 de agosto del 2006, “ en tanto, en ausencia de norma específica de un procedimiento especial, son de aplicación las normas y principios de esta ley”. De forma que el incumplimiento o la omisión de una formalidad sustancial del procedimiento causará la nulidad de todo lo actuado, entendiéndose como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare indefensión.

 

En el presente caso es claro que la omisión del Registro de la Propiedad Industrial de tomar en cuenta la oposición de KELLOGG COMPANY al momento de inscribir la marca “CHOCO CRISPS” implicó el quebranto de una formalidad sustancial del procedimiento que acarrea su nulidad. Pues no solo colocó a dicha compañía en un estado de indefensión, al ni siquiera valorarse sus argumentos respecto a que el registro de esa marca le causa un perjuicio debido al riesgo de confusión y asociación en el público consumidor en el mercado de los cereales; sino que de haberse observado esa formalidad con el examen oportuno de la oposición el curso del procedimiento bien podría haber tomado un rumbo distinto, llegándose incluso a negar el registro de la marca “CHOCO CRISPS” de comprobarse el mejor derecho de KELLOGG COMPANY.  

 

La invalidez del procedimiento supone, por tanto, la nulidad absoluta del registro n.°177179, correspondiente a la marca “CHOCO CRISPS”, como consecuencia de la imperfección de ese elemento formal que impide la realización del fin último del acto registral: garantizar la seguridad registral y la protección de los derechos de la marca frente a terceros mediante la determinación de su legítimo titular.   

 

Se trata, finalmente, de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesto, pues la violación al trámite de inscripción previsto por los  artículos 16 y 18 de la Ley de Marcas con el registro de la marca “CHOCO CRISPS” es flagrante y salta a la vista sin necesidad de mayor labor exegética. Basta al efecto la mera constatación de la omisión procedimental del Registro de la Propiedad Industrial con vista del expediente administrativo para percatarse de que el acto registral en cuestión presenta un vicio grave y grosero que claramente encaja dentro del supuesto del artículo 173.1 de la LGAP.”  

 

 

III.             EN ORDEN A LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DE LAS INSCRIPCIONES DE REGISTRO DE MARCA N.° 229607

 

Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir que efectivamente el acto de inscripción del Registro de Marca N.° 229607 – Marca Reye´s (Diseño) – propiedad de la empresa Nasa Investimentos, Participacoes e Gestao de Activos Ltda – se encuentra viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

 

En este sentido, debe advertirse que del solo examen del expediente de trámite de la marca Reye´s – que consta en el expediente de prueba aportado a este Órgano Superior Consultivo – se desprende, con facilidad y sin necesidad de realizar un examen detenido, que a pesar de que el  6 de agosto de 2013, xxx presentó escrito de oposición a nombre de Empresa Cubana de Tabaco y Corporación Habanos S.A. – esto dentro del plazo de dos meses que corría a partir de la publicación de los edictos correspondientes, trámite que se concluyó el 17 de junio –, dichas oposiciones no fueron tramitadas conforme lo dispone el artículo 16 de la Ley de Marcas, sea que no fueron notificadas al solicitante ni tampoco resueltas adecuadamente.

 

Así las cosas, resulta palpable que el vicio en el procedimiento de trámite de la inscripción del Registro de Marca constituye un defecto sustancial, pues ha producido la indefensión de las empresas que formularon, en tiempo, su respectiva oposición. Esto según doctrina del artículo 223 de la Ley General.

 

Sin embargo, también es notorio que la omisión en el trámite de las oposiciones presentadas constituye un quebranto de los artículos 7 y 8 de la Marcas en el tanto el instituto de la oposición es el mecanismo procedimental que tienen las personas para proteger los derechos e intereses subjetivos protegidos por esos numerales.

 

Ergo, es evidente que  el acto de inscripción del Registro de Marca N.° 229607 – Marca Reye´s (Diseño) se encuentra viciado por haberse quebrantado uno de los trámites sustanciales previstos para su emisión. Doctrina del numeral 129 de la Ley General de la Administración Pública.

 

 

IV.             CONCLUSION

 

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del Registro de Marca N.° 229607 – Marca Reye´s (Diseño) –.

 

 

                                                                                Atentamente;

 

                                                                                Jorge Andrés Oviedo Alvarez                            

                                                                                Procurador Adjunto    

 

 

 

JOA/jmd