05 de mayo, 2014

C-140-2014

 

 

Doctora

Cristina Ramírez Chavarría

Ministra

Ministerio de Justicia y Paz

 

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta al oficio n.° MJP-154-03-2013, del 19 de marzo del 2013, por medio del cual el entonces Ministro Fernando Ferraro Castro, solicitó el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros números 200726 y 200727, correspondientes en ese orden al nombre comercial y a la marca de servicios  SANTO TOMÁS, propiedad de la empresa NARET SOCIEDAD ANÓNIMA.

 

Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.

 

 

I.                   ANTECEDENTES

 

De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 10-2012 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de dos tomos, el primero con 40 folios correspondiente al procedimiento, y el segundo, identificado como Legajo de Prueba, de 58 folios, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

1)             El  3 de noviembre del 2005, la apoderada especial de la sociedad Corporación Galiota S.A., cédula jurídica n.° 3-101-117795 , solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “H S T (Diseño)”, para proteger y distinguir: “Negocios inmobiliarios y administración de inmuebles para el desarrollo de actividades de esparcimiento y deportivas, así como, desarrollo de la actividad ecuestre como deporte, esparcimiento y diversión, talleres de equitación cuido y mantenimiento de equipos. Se trata de un establecimiento comercial dedicado a prestar los anteriores servicios”; gestión a la que se le asignó el número de expediente 8557-05 (folios 1 a 6 del Legajo de Prueba).

2)             Luego de que el Registro de la Propiedad Industrial emitió el 11 de noviembre de 2005, el Listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior que pudieran impedir su inscripción (estudio de novedad); dictó la resolución de las 13:10 horas del 29 de noviembre de 2005, en la que le hizo a la representante de Corporación Galiota S.A una serie de prevenciones a fin de seguir con el trámite de inscripción, entre ellos: “2) Identificar con su respectiva denominación y clases (cuando corresponda) aquellas marcas u otras solicitudes que desea tramitar ante este Registro… - En el Poder Especial adjunto se indica el distintivo como HACIENDA SANTO TOMÁS, siendo un diseño especial, corregir. - Por otra parte la solicitud no es un nombre comercial sino se trata de un emblema, “Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento”, corregir situación tanto en solicitud como en poder.” (folios 7 a 11 del Legajo de Prueba).

 

3)             El 17 de agosto de 2006 la representante de Corporación Galiota S.A., manifiesta en lo que interesa que el nombre comercial que se solicita es “Hacienda Santo Tomás” (folios 11 vuelto a 13 del Legajo de Prueba).

 

4)             El 16 de enero del 2007 el Registro de la Propiedad Industrial hizo un nuevo estudio de novedad del distintivo solicitado en las clases 00, 36 y 41; luego de lo cual, emitió el edicto respectivo que fue publicado en las Gacetas números 57, 58 y 59 de los días 21, 22 y 23 de marzo del año 2007, respectivamente (folios 2, 17 vuelto a 25 y 28 del Legajo de Prueba).

 

5)             El  11 de junio del 2007 el nombre comercial “Hacienda Santo Tomás”  a favor de Corporación Galiota S.A., fue inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 168304 (folios 28 y 56 del Legajo de Prueba).

 

6)             La empresa NARET S.A., de origen costarricense, por medio de su representante solicitó el  17 de octubre del 2008 al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “SANTO TOMÁS”, para proteger y distinguir primero “servicios de construcción y comercialización de proyectos urbanísticos”; y que concreta luego ante una prevención de dicho órgano, de que el registro solicitado “protegerá un establecimiento dedicado al giro que señala el diseño sea CONDOMINIO”; gestión a la que se le asignó el número de expediente 2008-10437 (folios 30 a 34 y 40 del Legajo de Prueba).

 

7)             El propio 17 de octubre del 2008 el representante de la empresa NARET S.A., solicitó también al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca comercial “SANTO TOMÁS” en la clase 37 internacional para proteger y distinguir primero: “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJOS URBANÍSTICOS”; y que luego, ante una prevención de dicho órgano, aclaró que el registro solicitado “protegerá los servicios de construcción de condominios”; gestión a la que se le asignó el número de expediente 2008-10438  (folios 44 a 45 y 49 del Legajo de Prueba).

 

8)             No consta del expediente remitido que el Registro de la Propiedad Industrial haya hecho el estudio de novedad o emitido el Listado de posibles antecedentes de marcas en relación con las solicitudes anteriores, a pesar de lo cual, procedió a emitir los correspondientes edictos, que fueron publicados ambos a partir del 28 de octubre del  2009 (folios 37, 41, 50 y 54 del Legajo de Prueba).

 

9)             El distintivo “SANTO TOMÁS”, como nombre comercial y marca de servicios, fue inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial a  favor de la empresa NARET S.A., el 12 de mayo de 2010 bajo los números registros 200726 y 200727, respectivamente (folios 57 y 58 del Legajo de Prueba).

 

10)          El día 26 de noviembre del 2012, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial realizó un informe de actividad procesal defectuosa en el que se indica que las inscripciones del nombre comercial y la marca de servicios “SANTO TOMÁS”, bajo los registros números 200726 y 200727, respectivamente, a favor de la empresa NARET S.A., se otorgaron de manera irregular puesto que no se respetó el derecho de prelación registral del titular de la marca “HACIENDA SANTO TOMÁS” (registro n.°168304), de Corporación Galiota S.A., inscrita desde el 11 de junio del 2007; con la que se estima existe una identidad evidente: “al analizar en su integridad tales signos es claro que existe identidad entre los mismos ya que son muy similares, prácticamente idénticos en cuanto su denominación preponderante, y distinguen los mismos giros comerciales o giros comerciales relacionados con los servicios, por lo que pueden causar confusión al público consumidor en los medios comerciales, situación que es palpable sin necesidad de realizar ninguna operación lógica (sic), lo cual evidencia la existencia de una nulidad evidente y manifiesta en la inscripción del signo. ” Agrega que el defecto se hubiera evitado de haberse realizado por el funcionario registral el examen de fondo de los signos solicitados conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dando lugar, a una vulneración de los artículos 8, 65, 66 y 68 de la misma normativa que tutelan los derechos de terceros. Por lo que, recomendó para subsanar la actuación defectuosa detectada, seguir el procedimiento establecido en el párrafo último del artículo 37 de la citada Ley de Marcas a fin de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros números 200726 y 200727 en cuestión (folios 1 a 10 del expediente administrativo).

 

11)         En razón de lo anterior, el entonces señor Ministro de Justicia, mediante resolución n.° 966-2012, de las 11:40 horas del 10 de diciembre del 2012, nombró como órgano director del procedimiento a los funcionarios Tomás Montenegro Montenegro, como miembro propietario, y Álvaro Valverde Mora, como miembro suplente, para que verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la presunta nulidad de la inscripción del signo  “SANTO TOMÁS” como nombre comercial (200726) y marca de servicios (200727), consistente en: “Que en fecha 12 de mayo de 2010, se inscribió a nombre de NARET S.A. los signos indicados anteriormente; como nombre comercial bajo el registro 200726 para proteger un establecimiento dedicado a los servicios de construcción y comercialización de proyectos urbanísticos, ubicado en San José, Edificio Terral II, 1314, avenida 11, calles 13 y 15. Y como marca de servicios bajo el registro 200727 en clase 37 para proteger servicios de construcción de complejos urbanísticos, estando previamente registrado el nombre comercial “HACIENDA SANTO TOMÁS” (registro 168304) protegiendo un establecimiento comercial dedicado a negocios inmobiliarios y administración de inmuebles para el desarrollo de actividades de esparcimiento y deportivas, así como, desarrollo de la actividad ecuestre como deporte, esparcimiento y diversión, talleres de equitación, cuido, y mantenimiento de equinos. Ubicado en Guanacaste, Liberia, Nacascolo, del “Do it Center”, 11 km al noroeste sobre la Ruta 253, se toma desvío hacia el norte cruce de Cabuyal, 3 km norte hasta llegar al cruce de Horizontes y 3 km oeste, hacia Playa El Triunfo, propiedad de la firma CORPORACIÓN GALIOTA S.A., lo cual contraviene lo establecido por los artículos 4, 8 inciso d) 14, 65 y 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, lo procedente era prevenir de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la existencia del nombre comercial, inscrito desde el 11 de junio del 2007, perteneciente a otro titular y que protege el mismo giro comercial o un giro comercial directamente relacionado, que claramente comparten canales de distribución, puestos de venta y van destinados a un mismo tipo de consumidor.” Esta resolución fue notificada a ambas empresas interesadas el 16 de enero del 2013  (folios 12 a 13 y 25 a 26 del expediente administrativo).

 

12)         El referido órgano director mediante resolución de las 10:00 horas del 9 de enero del 2013, procedió a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214, 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, para declarar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el otorgamiento de los registros n.° 200726 (nombre comercial) y n.° 200727 (marca de servicio) del distintivo “SANTO TOMÁS”, a favor de la empresa NARET S.A., por los siguientes hechos: “I. Se procedió con la inscripción de los signos “[SANTO TOMÁS]”, como nombre comercial, registro 200726, y “[SANTO TOMÁS]” como marca de servicios en clase 37 internacional, protegiendo los productos y giro comercial indicados en el resultando único, ambos signos solicitados en fecha 17 de octubre del 2008 e inscritos el 12 de mayo del 2010 a nombre de la firma NARET S.A., cédula jurídica 3-101-89926, domiciliada en Edificio Terral II, 1314, avenida 11, calles 13 y 15, San José, Costa Rica, inscripciones que se efectuaron pese a encontrarse previamente registrado el nombre comercial “HACIENDA SANTO TOMÁS”, bajo el expediente 2005-8557, desde el 11 de junio de 2007, por parte de la empresa CORPORACIÓN GALIOTA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-117795, domiciliada en San José, Calle 40, avenida 7 y 9. Así, la inscripción de los signos descritos anteriormente y propiedad de NARET S.A., contraviene lo establecido por los artículos 4, 8 incisos d), 65, 66 y 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. II- En razón de los hechos esbozados, la inscripción del registro número 200726 transgrede los artículos 4, 65, en concordancia con los artículos 66 y 68 de la Ley de Marcas y el registro 200727, trasgrede el artículo 4 inciso b) y 8 incisos d) de la Ley referida (…)”  A tal efecto, citó a las sociedades involucradas a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:15 horas del 18 de febrero del 2013, en la sede de ese órgano director. En el mismo acto, se les hace saber, especialmente a la empresa Naret S.A., como principal interesada, que les asiste el derecho a ser oídas para lo cual se pueden hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer la prueba que consideren pertinente, de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo y sus antecedentes, y de los recursos que caben contra esa resolución de apertura. La cual fue notificada a ambas sociedades el 16 de enero del 2013 (folios 14 a 24 del expediente administrativo).

 

13)         De conformidad con el acta levantada al efecto, ninguno de los  representantes de las empresas involucradas, a saber, Naret S.A. y Corporación Galiota S.A., se presentaron a la audiencia fijada para el 18 de febrero del 2013,  por lo que el órgano director procedió a cerrarla treinta minutos después de la hora señalada para su celebración (folio 27 del expediente administrativo).

 

14)         Posteriormente, el órgano director a través de la resolución de las 9:00 horas del 11 de marzo del 2013, rindió su informe final en el que determinó la pertinencia de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros números 200726 (nombre comercial) y 200727 (marca de servicio), del distintivo “SANTO TOMÁS”, propiedad de Naret S.A., al estimar que atenta contra los derechos de la empresa Corporación Galiota S.A., que previamente había inscrito el distintivo HACIENDA SANTO TOMÁS, para proteger los mismos servicios o giros comerciales directamente relacionados, contraviniendo así los artículos 8 inciso d), 65, 66 y 68 en concordancia con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (folios 28 a 39 del expediente administrativo).

 

 

II.                     SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS

 

En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos, la Administración debe acudir a la vía judicial, y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 10.5, 34 y 39.1.e) del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006) – en lo sucesivo CPCA – que entró en vigencia desde el 1° de enero del 2008.

 

La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declaratorios de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.

 

A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración y es la contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (n.°6227, del 2 de mayo de 1978) – en lo sucesivo LGAP –. De conformidad con esta norma la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta.

 

Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, el legislador dispuso que antes de declarar la nulidad debe seguirse un procedimiento administrativo ordinario y obtenerse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto verse sobre materias propias de su competencia) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad invocada.

 

 

III.             PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES

 

Ya en otras ocasiones nos hemos referido con detalle (ver en ese sentido, nuestros dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008, C-044-2011, del 28 de febrero y C-106-2011, del 18 de mayo, ambos del 2011, C-034-2012 del 31 de enero, C-214-2012 del 17 de setiembre, los dos del 2012, C-037-2013 del 11 de marzo y C-162-2013, del 21 de agosto, ambos del año pasado y más recientemente, el C-065-2014 del pasado 4 de marzo), a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales del régimen general que contempla la LGPA, y en particular su artículo 173 para los actos administrativos declaratorios de derechos, derivadas del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000). Para mayor claridad procedemos a transcribir el numeral en cuestión:

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años , contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).

 

Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP), para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio – que aun cuando no se alegó en el presente caso, conviene precisar que el plazo cuatrienal a cumplirse el próximo 12 de mayo se interrumpió con la notificación del traslado de cargos a la empresa NARET S.A., el 16 de enero del 2013 (ver antecedente 12 y nuestro dictamen C-106-2011) –; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).

 

A propósito de esta última consideración, el examen de la nulidad que se alega de los registros números 200726 (nombre comercial) y 200727 (marca de servicios), del distintivo “SANTO TOMÁS”, inscritas a nombre de la empresa NARET S.A., implica, entonces, que en la especie se deban cumplir efectivamente cada uno de los  apartados de esa remisión normativa.

 

En ese entendido, tenemos que el inciso 1) del artículo 173 de comentario, además de referirse a la posibilidad para la Administración de anular un acto suyo declaratorio de derechos en vía administrativa si cuenta previamente con el dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría, según sea el caso y como así se explicó en el epígrafe anterior, advierte del carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada:

 

“Artículo 173.-

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.” (El subrayado no es del original).

 

De conformidad con la norma transcrita no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino sólo aquella que pueda ser constatada de forma clara, palmaria, notoria, ostensible, dada la gravedad o lo grosero del quebranto legal en cuestión:

 

“En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista... La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).

 

La verificación de las condiciones anteriores respecto a los actos registrales cuestionados se analizará en el apartado siguiente. El inciso 2) del artículo 173 de comentario, por su parte, determina el órgano competente no sólo para declarar la nulidad del acto cuestionado sino también para decidir el inicio del procedimiento administrativo y, eventualmente, delegar su instrucción en el órgano director, que tal y como se analizó en los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008, cuando se trata de actos del Registro de la Propiedad Industrial y, en general, del Registro Nacional, el órgano legitimado a tal efecto es el Ministro de Justicia (ver también los dictámenes C-167-2001, del 5 de junio y C-219-2001, del 6 de agosto, ambos del 2001). Dice a este respecto la norma:

 

“Artículo 173.-

(…)

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.”

 

En el caso bajo estudio el requisito anterior fue debidamente observado, pues se trató del entonces Ministro de Justicia quien decidió el inicio del procedimiento, designó al órgano director, fijándole de paso su competencia, y requirió de nuestro dictamen (ver antecedente 11).

 

Finalmente, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, celeridad, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado (ver en ese sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números 15-1990, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 1994-2360, de las 15:06 horas del 17 de mayo, 1994-2945, de las 8:12 horas del 17 de junio, ambas de 1994, 2005-05306, de las 15:03 horas del 4 de mayo, 2005-07272, de las 9:11 horas del 10 de junio, ambas del 2005 y los dictámenes C-034-1999, del 5 de febrero, C-037-1999, del 11 de febrero, ambos de 1999, C-112-2000, del 17 de mayo del 2000, C-300-2004, del 21 de octubre y C-372-2004, del 10 de diciembre, los dos del 2004).

 

En efecto, el texto vigente de la disposición de cita señala:

 

“Artículo 173.-

(…)

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley” (el destacado es nuestro).

 

Luego del estudio detallado de las actuaciones que se dieron en el presente procedimiento administrativo, no encontramos ninguna irregularidad u omisión sustancial en su tramitación en perjuicio de la empresa expedientada Naret S.A., que pudiera atentar contra su derecho de defensa y con la garantía fundamental del debido proceso que la disposición transcrita indefectiblemente ordena respetar.

 

En ese sentido y según se indicó en los puntos 11, 12 y 13 del apartado de Antecedentes, a la referida sociedad se le puso en conocimiento del carácter, objeto y fines del procedimiento a través de la notificación no solo del traslado de cargos, sino también, del acto de nombramiento mismo del órgano director; en consecuencia, contó con tiempo suficiente para preparar su defensa, así como de presentar sus argumentos y prueba de descargo, también se puso a su disposición los documentos que componen el expediente administrativo – incluido el legajo de prueba que lo acompaña –; y tanto a ella, como a la empresa Corporación Galiota S.A., se les brindó la oportunidad para ser oídas durante la celebración de la audiencia oral y privada a través de su abogados o representantes, si bien, ninguna de ellas se presentó a dicha comparecencia, a pesar de que fueron debidamente notificadas según constancia visible a folios 14 y 15 del expediente administrativo n.°10-2012.

 

 

IV.             SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN EL CASO BAJO ESTUDIO

 

Hechas las consideraciones anteriores pasamos al análisis del vicio que se atribuye a los registros números 200726 y 200727, correspondiente a la inscripción del distintivo “SANTO TOMÁS”, como nombre comercial y marca de servicios, respectivamente, pues a pesar del silencio su titular, la sociedad Naret S.A., y de que no se apersonó a la audiencia oral y privada programada al efecto (antecedente 13), tal circunstancia no nos vincula, ni nos exime de realizar el examen correspondiente con motivo del imperativo legal que exige pronunciarnos “expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.”

 

Tal como le fue informado a dicha sociedad en el acto de nombramiento del órgano director y en el traslado de cargos (ver antecedentes 11 y 12), el defecto en el otorgamiento de los registros cuestionados consistiría en que no se respetó el derecho de prelación de Corporación Galiota S.A., quien desde el 11 de junio del 2007, había inscrito el nombre comercial HACIENDA SANTO TOMÁS (ver antecedente 5), con la que se afirma, el distintivo “SANTO TOMÁS”, como nombre comercial y marca de servicios, guarda semejanza y protege servicios, productos y giros comerciales similares o relacionados, vulnerando con ello, los artículos 4, 8 inciso d), 65, 66 y 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 14 de la misma normativa, que en lo que interesa y en el orden indicado disponen:

 

“Artículo 4°- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.”

 “Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

(…)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

 “Artículo 65°- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.” (El subrayado no es del original).  

 

“Artículo 66°- Protección del nombre comercial. El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios.

 

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la presente ley, en cuanto corresponda.”

“Artículo 68°- Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley”.

La clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas no será aplicable al registro del nombre comercial.” (El subrayado no es del original).  

“Artículo 14°- Examen de fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada. (El subrayado no es del original).  

 

Pues bien, de conformidad con las normas transcritas, el Registro de la Propiedad Industrial no puede llevar a cabo la inscripción de un distintivo (sea una marca o nombre comercial) si se encuentra registrada o en uso un nombre comercial desde una fecha anterior por un tercero que sea susceptible de causar confusión, por su similitud, en relación con la empresa al que identifica o respecto a los productos o servicios que comercializa, a quien, en consecuencia, le asiste el derecho de prelación establecido en el artículo 4 de la Ley de Marcas.

 

La dificultad que se plantea de lo expuesto es que, en tesis de principio, para poder pronunciarse este órgano acerca de la validez de los actos registrales cuestionados habría que emitir antes un juicio técnico acerca de si los signos en conflicto son o no semejantes en los términos del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y susceptibles de causar confusión al público consumidor. Pues solo en la medida de que se trate de distintivos similares es que las prohibiciones de los artículos 8 y 65, recién transcritos, cobran sentido.

 

Como fácilmente se puede comprender, entrar en un examen de esa naturaleza resulta improcedente debido a que excedería los alcances de este tipo procedimientos, al desvirtuarse las notas de evidente y manifiesta que siempre deben estar presentes cuando se confronta la actuación administrativa con la norma jurídica al exigir una valoración más compleja y detenida.

 

No obstante, lo que sí se colige con facilidad del cuadro fáctico reseñado en el epígrafe de Antecedentes es una irregularidad procedimental tan manifiesta que sí la hace susceptible de ser analizada en este dictamen y que en modo alguno riñe con la forma en que le fueron intimados los hechos a la sociedad Naret S.A., a cuyo favor se inscribió el signo “SANTO TOMÁS”.

 

Nos referimos a que, sin necesidad de prejuzgar acerca de si los distintivos en pugna guardan o no una semejanza que induzca a confusión, del estudio del expediente remitido sí se evidencia que el registrador que conoció de las solicitudes de registro de la expedientada omitió realizar el examen de fondo a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Marcas en relación con el 68 de la misma ley, como parte del procedimiento de inscripción a fin de determinar si incurrían en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 8 y 65 de la misma ley.

 

Efectivamente, revisados los 58 folios que componen el legado de prueba adjunto, no consta el Listado de posibles antecedentes de marcas o que el Registro de la Propiedad Industrial haya procedido a realizar el estudio de novedad de los distintivos cuestionados.

 

Dicho examen de fondo resulta fundamental precisamente para resguardar los derechos de terceros, como parte de las funciones esenciales del Registro Nacional en garantizar la seguridad registral del tráfico jurídico, haciendo efectivo el derecho de prelación garantizado en el artículo 4 de la mencionada Ley de Marcas.

 

De manera que su inobservancia, como se evidencia a simple vista en el presente caso, supone la omisión de una formalidad sustancial del procedimiento que acarrea la nulidad de lo actuado a tenor del artículo 223 de la LGAP; y como corolario la nulidad absoluta de los actos registrales en cuestión (artículos 166 y 167 de la misma ley); por cuanto no solo coloca en un posible estado de indefensión a la sociedad Corporación Galiota S.A., quien adquirió la protección registral a su signo desde una fecha muy anterior y que se ve amenazada con el registro de otros distintivos que se le oponen, sino que de haberse cumplido con dicho requisito muy probablemente se habría impedido la inscripción de los signos cuestionados.

 

Se trata, finalmente, de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesto, en la medida que la ausencia de ese paso procedimental resulta muy clara y notaria en el respectivo legajo de prueba. Basta al efecto la mera constatación de la omisión procedimental del Registro de la Propiedad Industrial con vista del expediente remitido para percatarse de que los actos registrales en cuestión presentan un vicio grave y grosero que claramente encaja dentro del supuesto del artículo 173.1 de la LGAP.

 

 

V.                CONCLUSIÓN

 

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro del signo “SANTO TOMÁS”, como nombre comercial (n.° 200726) y marca de servicios (200727), propiedad de la empresa NARET S.A., debido al carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad.

 

Se devuelve, adjunto a este dictamen, las piezas del expediente administrativo (incluido el Legajo de Prueba) remitido en su momento.

 

 

                                                                                Atentamente,

 

                                                                                Lic. Jorge Oviedo Álvarez

       Procurador

 

 

JOA/jmd