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Texto Dictamen 214
 
  Dictamen : 214 del 09/07/2014   

9 de julio del 2014


C-214-2014


 


Señora


Cristina Ramírez Chavarría 


Ministra de Justicia y Paz


 


 


Estimada señora:


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero al oficio MJP-845-08-2013 del 29 de agosto de 2013, presentado por la entonces Ministra de Justicia y Paz Ana Isabel Garita Vílchez, recibido en esta institución el día 12 de setiembre siguiente y reasignado a mi oficina el pasado 13 de junio de 2014, en el que solicita que este órgano técnico jurídico emita el dictamen estipulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, a efectos de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros número 205013 y 214956, correspondiente a la inscripción de la marca “SUPERNOVA (diseño)”, propiedad de la empresa DINCA BRANDING S.A.


 


 


I.         ANTECEDENTES


 


            Previamente a entrar a analizar el fondo de la solicitud planteada, conviene realizar una exposición de los hechos de importancia que se desprenden de las copias certificadas del expediente administrativo, a partir de los cuales se emitirá el presente pronunciamiento:


 


a)                  El 21 de junio de 2010, la apoderada generalísima de la empresa CICADEX, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “Supernova” bajo la categoría 28 internacional, tramitado bajo expediente 2010-5602 (folios 1 y 93 del tomo I);


 


b)                 El 28 de junio de 2010, la empresa DINCA BRANDING S.A presentó dos solicitudes de inscripción de la marca “Supernova (diseño) en las categorías 25 y 28 internacionales, las cuales se tramitaron bajo expedientes 2010-5850 y 2010-5849 (folios 97, 104 y 112 del tomo I).


 


c)                  El 1 de noviembre de 2010, se inscribió la marca “Supernova (diseño)” bajo el registro 205013, dentro de la categoría 25 internacional para proteger y distinguir: Vestidos, calzados, sombrería, a favor de la empresa DINCA BRANDING S.A. (folio 109 del tomo I);


 


d)                 El 23 de noviembre de 2010, el apoderado generalísimo de DINCA BRANDING S.A presentó oposición dentro del expediente 2010-5602 contra la solicitud presentada por CICADEX (folios 24 a 34 del tomo I);


e)                  La empresa CICADEX no contestó la solicitud de oposición presentada por DINCA BRANDING S.A (tomo I);


 


f)                  Mediante resolución de las 9:35 horas del 29 de setiembre de 2011, se acumularon los expedientes 2010-5602 con el expediente 2010-5849, a efecto de cumplir con el artículo 17 de la Ley de Marcas (folios 88, 89 y 132 del tomo I);


 


g)                 Por resolución de las 8:55 horas del 23 de noviembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial acogió la oposición interpuesta por DINCA BRANDING S.A y dispuso inscribir la marca “Supernova (diseño)” en la categoría 28 internacional a favor de la empresa DINCA BRANDING S.A, en virtud de la inscripción previa de la misma en la categoría 25 internacional (folios 78 a 86 del tomo I);


 


h)      El 27 de febrero de 2013, el Asesor Jurídico del Registro de Propiedad Industrial Tomás Montenegro Montenegro, emitió un informe dentro del expediente 04-2013, en el cual recomienda la declaratoria de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros número 205013 y 214956, correspondiente a la inscripción de la marca “SUPERNOVA (diseño)”, propiedad de la empresa DINCA BRANDING S.A, por no haberse respetado el derecho de prelación al no haberse acumulado los tres expedientes 2010-5602, 2010-5850 y 2010-5849 y resolverse juntos  (folios 1 a 11);


 


i)                   Por resolución N° 149-2013 de las 9:10 horas del 4 de marzo de 2013, el entonces Ministro de Justicia y Paz Fernando Ferraro Castro, nombró como órgano director del procedimiento al licenciado Thomas Montenegro Montenegro (miembro propietario), y al licenciado Alvaro Valverde Mora (miembro suplente), ambos asesores del Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de Propiedad Industrial del Registro Nacional (folios 14 y 15);


 


j)                   La resolución que integra el órgano director, fue notificada a las empresas CICADEX y DINCA BRANDING S.A, el día 8 de mayo de 2013 (folios 16 y 17);


 


k)                 Por resolución de las 13:40 horas del 12 de abril de 2012 (sic), el órgano director del procedimiento dictó el auto de apertura del mismo, indicando los hechos imputados, y otorgándole a la parte afectada el derecho de ofrecer prueba, preguntar y repreguntar a los testigos, asesorarse de un abogado, interponer los recursos que estime pertinentes contra las distintas resoluciones y el auto de apertura, y citándola a la audiencia oral y privada a realizarse a las 9:30 horas del 5 de junio de 2013 (folios 18 a 28);


 


l)                   La resolución de inicio del procedimiento fue notificada a las empresas CICADEX y DINCA BRANDING S.A, el día 8 de mayo de 2013 (folios 29 y 30);


 


m)               El 13 de mayo de 2013, el representante de la empresa DINCA BRANDING S.A solicitó la reprogramación de la audiencia oral, por encontrarse fuera del país en la fecha señalada (folio 31);


 


n)                 Por resolución de las 8:50 horas del 20 de mayo de 2013, el órgano director fijó como nueva fecha de la audiencia las 9:30 horas del 12 de junio de 2013, resolución que fue notificada a las empresas DINCA BRANDING S.A y CICADEX, el 20 de mayo de 2013 (folios 34 a 36);


 


o)                 El 12 de junio de 2013, la apoderada especial administrativa de DINCA BRANDING S.A, presentó un escrito de descargo en defensa de sus intereses alegando la aceptación tácita de la empresa CICADEX al no referirse a su oposición y el uso anterior de la marca desde el año 2005 por parte de su representada, por lo que en su criterio tiene derecho de prioridad en virtud de lo establecido en los numerales 4 inciso a) y 8 inciso c) de la Ley de Marcas. Asimismo, considera que la clase 25 internacional y 28 internacional protegen bienes distintos  (folios 41 a 50);


 


p)                 A las 9:30 horas del 12 de junio de 2013 se realizó la audiencia oral y privada con la presencia de las representantes legales de las empresas DINCA BRANDING S.A y CICADEX. En dicha audiencia, la empresa DINCA BRANDING S.A reiteró el uso anterior de la marca y su derecho de prioridad para el uso de la misma y la empresa CICADEX manifestó que ese uso anterior no fue demostrado en el procedimiento y que en consecuencia, debió prevalecer la inscripción por fecha de presentación de la solicitud; adicionalmente señala el uso por varios años de la marca por parte de CICADEX. Asimismo, se presentó prueba documental (folios 101 a 107);


 


q)                 Por resolución de las 8:50 horas del 13 de junio de 2013, el órgano director otorgó un plazo de tres días hábiles para que las partes se refirieran a la prueba presentada el día de la audiencia (folios 109 a 115);


 


r)                   El 24 de junio de 2013, la representante de la empresa DINCA BRANDING S.A presentó por escrito sus conclusiones, reiterando el abandono del trámite por parte de CICADEX y su derecho prioritario por el uso anterior dado a la marca (folios 117 a 127); 


 


s)                  Por resolución de las 14:00 horas del 31 de julio de 2013, el órgano director del procedimiento emitió su recomendación final, evidenciando en su criterio la existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta pues considera que la empresa CICADEX contaba con el derecho de prelación al haber presentado primero su solicitud, y por lo tanto se violentó lo dispuesto en los numerales 4 inciso b) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas. Por lo anterior, elevó el expediente al superior jerárquico (folios 128 a 142);


 


t)                   Mediante oficio MJP-845-08-2013 del 29 de agosto de 2013, recibido en esta institución el día 12 de setiembre siguiente, la entonces Ministra de Justicia y Paz solicitó que este órgano técnico jurídico emita el dictamen estipulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, a efectos de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros 205013 y 214956, correspondiente a la marca “SUPERNOVA (diseño)”, propiedad de la empresa DINCA BRANDING S.A.


 


 


II.        SOBRE EL PROCEDIMIENTO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: REQUISITOS FORMALES


 


Tanto la Sala Constitucional como esta Procuraduría se han referido en numerosas oportunidades a la potestad que tiene la Administración para anular en vía administrativa los actos declaratorios de derechos. Esta potestad, es excepcional por cuanto tales actos se encuentran protegidos por el principio constitucional de intangibilidad de los actos propios, que deriva del texto del artículo 34 de la Constitución Política y que prohíbe a la Administración volver sobre sus propios actos sin antes haber planteado ante la autoridad judicial competente el respectivo proceso de lesividad para la anulación del acto viciado. Es así como los derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades de revocación o modificación de los actos administrativos, pues la Administración no puede emitir un acto y con posterioridad dictar otro contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, sin perjuicio claro está, de que plantee el respectivo proceso de lesividad ante el juez contencioso administrativo.


 


Sin embargo excepcionalmente –como se indicó- la Administración puede anular en vía administrativa ese acto declaratorio de derechos, siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública y con el cumplimiento de los requisitos formales ahí dispuestos, tal como se procederá a explicar.


 


 


a)         Apertura de un procedimiento ordinario


 


El artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública establece que: “Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley”


 


De lo anterior, se desprende que como requisito previo a la declaratoria de nulidad en vía administrativa, la Administración debe ordenar la apertura de un procedimiento ordinario en los términos dispuestos por los artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, para que sea dentro de aquel donde se declare esa nulidad, previo otorgamiento del derecho de defensa al afectado y la comprobación de la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la misma, pues de lo contrario se produciría la invalidez del acto anulatorio.


 


Únicamente a partir de dicho procedimiento podría esta representación constatar si se está en presencia de una nulidad de esa naturaleza y respaldar la actuación de la Administración al seguir la vía administrativa para anular un acto declaratorio de derechos, requisito que la Sala Constitucional ha avalado en numerosas oportunidades, siendo una de ellas la sentencia 2002-12054 arriba mencionada, y que señala en lo conducente:


 


“LA NECESIDAD DE INCOAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO PARA LA REVISIÓN O ANULACIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES PARA EL ADMINISTRADO. La administración pública respectiva —autora del acto que se pretende anular o revisar—, de previo a la declaratoria de nulidad, debe abrir un procedimiento administrativo ordinario en el que se deben observar los principios y las garantías del debido proceso y de la defensa (artículo 173, párrafo 3°, de la Ley General de la Administración Pública), la justificación de observar ese procedimiento está en que el acto final puede suprimir un derecho subjetivo del administrado (artículo 308 ibidem). Durante la sustanciación del procedimiento ordinario, resulta indispensable recabar el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría siendo un acto de trámite del mismo. Tal y como se indicó supra, el dictamen debe pronunciarse, expresamente, sobre el carácter absoluto, manifiesto y evidente de la nulidad (artículo 173, párrafo 4°, de la Ley General de la Administración Pública). Si el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría Generales de la República es desfavorable, en el sentido que la nulidad absoluta del acto administrativo no es evidente y manifiesta, la respectiva administración pública se verá impedida, legalmente, para anular el acto en vía administrativa y tendrá que acudir, irremisiblemente, al proceso ordinario contencioso administrativo de lesividad. El dictamen de los dos órganos consultivos citados es vinculante para la administración respectiva en cuanto al carácter evidente y manifiesto de la nulidad. Sobre este punto, el artículo 183, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública preceptúa que “Fuera de los casos previstos en el artículo 173, la administración no podrá anular de oficio los actos declaratorios de derechos a favor del administrado y para obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso de lesividad previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. (En igual sentido sentencias 2005-03004, de las 8:31 horas del 18 de marzo del 2005; 2005-12324 de las 10:28 horas del 9 de setiembre del 2005; 2006-8767, de las 16:40 horas del 21 de junio; y 2006-8960, de las 10:53 horas del 23 de junio, ambas del año 2006)


 


Precisamente la misma Sala Constitucional se ha referido en múltiples oportunidades a los alcances y matices del derecho de defensa y debido proceso que deben reconocerse dentro del procedimiento, al señalar:


 


"... el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de 'bilateralidad de la audiencia' del 'debido proceso legal' o 'principio de contradicción' (...) se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada..." (Sentencia N°15-90 de 16:45 horas del 5 de enero de 1990)


 


Asimismo, en la sentencia 5469-95 de 18:03 minutos del 4 de octubre de 1990 indicó en lo conducente:


 


"Esta Sala ha señalado los elementos del derecho al debido proceso legal, (ver especialmente la opinión consultiva nº1739-92), aplicables a cualquier procedimiento sancionatorio o que pueda tener por resultado la pérdida de derechos subjetivos. La Administración debe, en atención al derecho de defensa del administrado: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) Permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable para la preparación de su defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir contra la resolución sancionatoria."


 


Partiendo de lo anterior y del análisis del expediente administrativo aportado, se desprende que el órgano director del procedimiento confirió el respectivo traslado de cargos a las empresas CICADEX y DINCA BRANDING S.A, informándoles de los hechos y el objeto del procedimiento, la posibilidad de presentar prueba e interrogar testigos, así como de recurrir las decisiones adoptadas. Asimismo, los interesados fueron notificados el 20 de mayo de 2013, de la audiencia oral y privada a realizarse a las 9:30 horas del 12 de junio de 2013, la cual fue fijada con los quince días de anticipación que establece el artículo 311 de la Ley General de la Administración Pública. Asimismo, las empresas tuvieron la posibilidad de presentar prueba y sus alegatos de descargo a lo largo del procedimiento.


 


De lo anterior se deduce que en principio, el procedimiento llevado a cabo por el órgano director, cumplió desde el punto de vista formal con todas las garantías del debido proceso, sin embargo, como analizaremos en nuestro segundo apartado, de dicho procedimiento no puede desprenderse la existencia de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesto, lo cual hace que nos encontremos imposibilitados para emitir el dictamen solicitado.


 


 


b)        Órgano competente


 


            Otro de los aspectos que debe valorarse es el relacionado con el órgano competente para iniciar el procedimiento administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por cuanto en dictámenes reiterados de esta representación se ha señalado que: “el Órgano Director del Procedimiento no puede instruir el procedimiento si no ha sido nombrado por el órgano competente para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Igualmente, el órgano competente para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, en sede administrativa, es el que tiene la competencia para decidir el envío del expediente (mediante el cual se ha documentado la investigación instruida) a este Despacho...” (Dictámenes C-157-2001,  C-140-2004 del 7 de mayo del 2004, C-372-2004 del 10 de diciembre del 2004, entre otros)


 


Sobre este tema, el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, establece que Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa…”.


 


Interesa indicar que el “órgano superior jerárquico supremo de la jerarquía administrativa correspondiente”, tratándose de actos o contratos emanados o suscritos por el Ministro del ramo, o bien por un órgano desconcentrado que integra la estructura organizativa de determinado Ministerio, será el respectivo Ministro (ver dictamen C-233-2009 de 26 de agosto del 2009 y C-207-2010 del 11 de octubre de 2010).


 


En este caso, se desprende del expediente que por resolución N° 149-2013 de las 9:10 horas del 4 de marzo de 2013, el entonces Ministro de Justicia y Paz Fernando Ferraro Castro, integró el respectivo órgano director del procedimiento. Asimismo, fue la entonces Ministra Ana Isabel Garita Vílchez la que remitió a esta Procuraduría el expediente respectivo, para efectos de emitir el dictamen favorable estipulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Consecuentemente, se ha cumplido en este caso con dicho requisito establecido.


 


 


c)                  Momento procesal para solicitar el dictamen a la Procuraduría General de la República


 


            Como requisito previo a la declaratoria de la nulidad en vía administrativa, la Administración debe contar previamente con el dictamen afirmativo de este órgano asesor donde se refiera expresamente al carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada, dictamen que resulta vinculante por disposición expresa del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.


 


            Sobre el momento procesal oportuno para que el jerarca supremo solicite ese dictamen, esta Procuraduría señaló en el pronunciamiento C-109-2005 del 14 de marzo de 2005:


 


“En otras palabras, luego de que el órgano director ha terminado la instrucción del procedimiento, debe comunicarlo así al órgano decisor, con la finalidad de que sea éste el que tome el acuerdo correspondiente a la remisión del asunto ante la Procuraduría General, o a la Contraloría General, según corresponda. ” (En igual sentido dictámenes  C-455-2006, C-223-2007, C-432-2007, entre otros)


 


En consecuencia, será hasta después de haberse tramitado el procedimiento ordinario señalado y antes del dictado del acto final que la Ministra de Justicia y Paz debe requerir el dictamen de esta Procuraduría.


 


En el caso que analizamos, la señora Ministra remitió a la Procuraduría el oficio MJP-845-08-2013 del 29 de agosto de 2013, con posterioridad a la realización del procedimiento administrativo y antes del dictado del acto final, con lo cual se cumple con el requisito indicado.


 


 


d)                 Plazo de prescripción


 


            De igual forma debe indicarse que la importancia de llevar a cabo el procedimiento ordinario arriba apuntado no radica únicamente en garantizar el derecho de defensa y debido proceso del interesado, sino que además permite constatar que el plazo de prescripción no haya acaecido.


 


En materia de marcas, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, establece en lo que interesa que:La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.Asimismo, señala que “Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” En otras palabras, no aplica para la materia de marcas, el inciso 4) del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública en cuanto al plazo de caducidad, pues el legislador estableció norma especial, fijando en esta materia un término de cuatro años a partir del registro de la marca como plazo de prescripción (ver en ese sentido, nuestro dictamen C-041-2001, del 20 de marzo del 2001).


 


En el caso concreto, en virtud de la naturaleza del plazo, debemos entender que con la notificación de la apertura del procedimiento a la empresa DINCA BRANDIG S.A como titular de la marca “SUPERNOVA (diseño), se interrumpió el curso del plazo de prescripción.


 


 


e)                  Sobre el expediente administrativo


 


            Adicionalmente debe indicarse que ya esta Procuraduría se ha referido a la necesidad de que se remita a esta sede el expediente administrativo debidamente ordenado, completo y certificado, lo cual constituye una garantía del debido proceso. Al respecto, ha señalado:


 


“Tomando en cuenta la posición exógena en la que se encuentra la Procuraduría en relación con la miríada de Administraciones públicas, el expediente administrativo constituye el medio probatorio por antonomasia para comprobar que la voluntad administrativa ha discurrido debidamente por el cauce formal previsto en el numeral 173 ya tantas veces mencionado.  Razón por la cual, si no se cuenta con el expediente íntegro o debidamente certificado, resulta prácticamente imposible para éste órgano asesor rendir informe alguno, pues no se podría acreditar las actuaciones de las partes, la observancia de las formalidades de índole procedimental, la constancia documental y demás formas escritas, así como su proceso de reflexión y valoración de parte de los que han intervenido en el procedimiento administrativo, particularmente de quienes lo instruyen o excitan, todo lo cual sirve de base al acto final.   (Dictamen C-458-2007 del 20 de diciembre de 2007)


 


En este caso, el expediente que se remite a este órgano asesor, se encuentra debidamente foliado y ordenado, por lo tanto se ha cumplido con el requisito en cuestión.


 


 


II.        IMPOSIBILIDAD DE RENDIR EL DICTAMEN SOLICITADO AL NO CONSTATARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA DE CARÁCTER EVIDENTE Y MANIFIESTA


 


Tal como hemos venido señalando, el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública establece que para que una nulidad pueda ser declarada en vía administrativa además de absoluta, debe ser evidente y manifiesta.  Por lo tanto, no cualquier grado de invalidez faculta a la Administración para la anulación de un acto declaratorio de derechos en vía administrativa, sino únicamente aquel que produce una nulidad tan grosera y patente que no requiere del pronunciamiento calificado del juez. Esa línea de pensamiento quedó plasmada en la sentencia 2002-12054 de las 9:03 horas del 20 de diciembre de 2002 en la que la Sala Constitucional indicó:


 


“No cualquier grado de invalidez o nulidad autoriza a un ente u órgano público para decretar la anulación oficiosa de un acto administrativo declaratorio de derechos para un administrado, dado que, el ordenamiento jurídico administrativo exige que concurran ciertas características o connotaciones específicas y agravadas que la califiquen. La nulidad que justifica la revisión de oficio debe tener tal trascendencia y magnitud que debe ser, a tenor de lo establecido en el numeral 173, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, “evidente y manifiesta”. Lo evidente y manifiesto es lo que resulta patente, notorio, ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen de duda o que no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o lógico de verificación para descubrirlo, precisamente, por su índole grosera y grave. En tal sentido, basta confrontar el acto administrativo con la norma legal o reglamentaria que le dan cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad de hermenéutica o exégesis ninguna. Es menester agregar que el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública no crea una suerte de bipartición de las nulidades absolutas, siendo algunas de ellas simples y otras evidentes y manifiestas, sino lo que trata de propiciar es que en el supuesto de las segundas sea innecesario o prescindible el análisis profundo y experto del juez contencioso-administrativo para facilitar su revisión en vía administrativa.”


 


También esta Procuraduría ha distinguido el proceso judicial de lesividad -regla para declarar cualquier tipo de nulidad sea absoluta o relativa- del procedimiento en vía administrativa que queda reservado únicamente para atacar las nulidades absolutas, evidentes y manifiestas. En ese sentido en el dictamen C-128-2008 del 21 de abril de 2008 indicó al respecto:


 


“Consecuentemente, nos encontramos ante dos vías distintas. La primera regulada en el artículo 173 de repetida cita, que se refiere única y exclusivamente a la hipótesis de una nulidad absoluta “evidente y manifiesta”, para cuya declaración debe observarse el correspondiente procedimiento ordinario, al cabo del cual la Administración podría declarar la nulidad, en caso de ser afirmativo el dictamen preceptivo de este órgano. Será entonces resorte exclusivo de la Administración consultante, la valoración previa del tipo de invalidez que vicia los actos administrativos en examen y con base en ello, también la determinación del procedimiento aplicable para su anulación. 


 


La segunda vía, regulada en los artículos dichos del Código Procesal Contencioso Administrativo, puede llevar a que el Juez de esta materia anule el acto cuestionado, en cuyo caso, no es necesario que deba ir precedido por un procedimiento administrativo ordinario, sino que basta la declaratoria fundamentada de lesividad por parte del órgano superior jerárquico supremo correspondiente (que en este caso sería el Concejo Municipal), de que dicho acto es lesivo a los intereses públicos, para luego proceder a la interposición de la demanda correspondiente.  En la cual, aquí sí, esa Municipalidad puede solicitar al Juez todas las medidas cautelares (artículos 19 a 30 del referido Código) que estime conveniente para salvaguardar los bienes demaniales e intereses públicos y locales cuya tutela le es confiada por el ordenamiento jurídico.”


 


Es claro entonces que para concluir si es válida la anulación de un acto declarativo de derechos en vía administrativa debe revisarse la naturaleza de la nulidad que se pretende declarar, pues únicamente las que sean absolutas, evidentes y manifiestas justifican el actuar de la Administración en vía administrativa.


 


            Precisamente sobre este tipo de nulidad hemos indicado que "está referida a la existencia de vicios del acto que sean notorios, claros, de fácil esfuerzo y análisis para su comprobación, ya que el vicio es evidente, ostensible, que hace que la declaratoria de la nulidad absoluta del acto sea consecuencia lógica, necesaria e inmediata, dada la certeza y evidencia palpable de los vicios graves que padece el acto de que se trate" (Dictamen C-104-92 de 3 de julio de 1992).


 


Y es precisamente a partir de lo indicado, que este órgano asesor considera que no es posible en este caso avalar la anulación de oficio en vía administrativa de la marca “SUPERNOVA (diseño)”, inscrita a favor de DINCA BRANDING S.A, bajo las categorías 25 y 28 internacionales.


 


Si se observa la recomendación final del órgano director, este considera la existencia de una nulidad absoluta de carácter evidente y manifiesto, pues en su criterio, se irrespetó el derecho de prelación establecido en el artículo 4 de la Ley de Marcas. Al respecto, estableció el órgano director:


 


“Sobre el caso que nos ocupa, se comprobó que la empresa CICADEX S.A., solicitó en fecha 21 DE JUNIO DE 2010, la inscripción de la marca SUPERNOVA, bajo el número de expediente 2010-5602, para proteger y distinguir en clase 28 internacional: Diferentes tipos de máquinas para hacer ejercicios, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases.


 


Esta solicitud fue anterior a las presentadas por la empresa DINCA BRANDING S.A., ya que tanto el expediente 2010-5849 como el expediente 2010-5850 fueron solicitados en fecha 28 DE JUNIO DE 2010, siete días después del expediente 2010-5602 y sin reivindicar prioridad, por lo que demuestra claramente que a la solicitud efectuada por CICADEX, S.A. le asistía el derecho de prelación, de acuerdo a lo indicado en el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.


Considera este Órgano Director que si bien tanto el expediente 2010-5849 como el 2010-5602 se resolvieron conjuntamente, al resolver la oposición presentada por DINCA BRANDING S.A., debió tomarse como punto esencial la prelación existente entre los expedientes 2010-5602, 2010-5849 y 2010-5850. Máxime cuando la misma resolución de las 08:55:06 horas del 23 de noviembre de 2011, determina que no pudo demostrarse el uso anterior que alegaba la oponente. Por tal motivo lo procedente según la normativa aplicable al efecto fue resolver las solicitudes conforme a la prelación de las mismas, es decir de acuerdo a la fecha de presentación de cada una, donde tendría mejor derecho quien presento primero su solicitud” (La negrita no es del original)


 


            De lo anterior, se desprende claramente que la nulidad absoluta, evidente y manifiesta que alega el órgano director, se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Marcas, que establece:


 


“Artículo 4°- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:


 


a)      Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.


 


b)      Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.


 


Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.


El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo”


 


  Específicamente el órgano director se basó en lo dispuesto en el numeral b) del artículo anterior, pues considera que debió prevalecer la primera solicitud de inscripción de la marca, de acuerdo a la fecha de presentación, sea la de la empresa CICADEX del 21 de junio de 2010, y no las solicitudes de DINCA BRANDING S.A. del 28 de junio siguiente.


 


  Si bien de un análisis simplista de las fecha de presentación de las solicitudes podría llegarse a la conclusión a la que llega el órgano director, esta Procuraduría considera que tal valoración omite un análisis detallado y profundo de lo ocurrido durante el trámite del procedimiento administrativo llevado a cabo.


 


Precisamente parte del contenido del derecho a un debido proceso, que se trata de garantizar con realización del procedimiento ordinario, es que la parte que se pueda ver afectada con la eventual nulidad del acto administrativo que le reconoce un derecho, tenga oportunidad de ejercer una adecuada defensa, aportando durante la celebración de la audiencia oral y privada los argumentos y pruebas de descargo que demuestren su validez o bien sirvan para enervar o matizar las características exigidas por el artículo 173.1 de repetida cita, en aras de que no prospere una gestión de esta naturaleza.


 


En el presente caso, el representante de DINCA BRANDIG S.A durante dicha audiencia y en sus escritos de descargo y conclusiones, trae a colación dos elementos que impiden llegar a la conclusión de que nos encontremos ante una disconformidad sustancial del ordenamiento que pueda catalogarse como notoria, evidente o patente con el registro de la marca “SUPERNOVA (diseño)”. En primer lugar, la aceptación tácita del registro por parte de la empresa CICADEX al no oponerse al trámite de inscripción solicitada por su representada. Y en segundo lugar y más importante, el alegato del uso anterior de la marca hecha por su representada.


 


Precisamente sobre este tema, el artículo 4 inciso a) de la Ley de Marcas arriba citado, señala que tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que esté usando la marca de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, caso en el cual no aplica el derecho prevalente a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En otras palabras, el derecho preferente de inscripción no opera únicamente a favor de aquel que presente de primero su solicitud, pues si la marca se ha utilizado con anterioridad de buena fe, prevalecería el derecho de quien la use y no de quien la solicite de primero. En ese mismo sentido, el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas establece:


 


Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:


(…)


 


c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.


 


(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)


(…)”


 


Y es por tal motivo, que no podemos concluir que existe una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en un caso donde tanto el titular de la marca inscrita (DINCA BRANDIN S.A), como el tercero supuestamente afectado con su inscripción (CICADEX S.A), alegan tener un derecho preferente por el uso anterior de la marca.


Sobre este particular, el órgano director únicamente señaló:


 


“Considera este Órgano Director que tanto las manifestaciones de la representación de DINCA BRANDING S.A. como la prueba aportada, van dirigidas a determinar el uso anterior del signo propiedad de su representada con la finalidad de que se tenga por demostrado que no se violentó la prelación con la inscripción de las marcas de su representada, en la misma línea refiere la prueba testimonial.


 


Asimismo, la empresa CICADEX S.A, aporta un elenco probatorio de facturas certificadas con la finalidad de contrarrestar y demostrar por su parte que es a dicha empresa a quien le corresponde el derecho sobre los signos analizados.


 


Deben tomar en cuenta que en el presente expediente administrativo no pueden entrarse a valorar la existencia o no de algún uso anterior de los signos. Tal y como se reitera ya dicho análisis se efectuó y fue resuelto en la resolución de las 08:55:06 horas del 23 de noviembre de 2011 (folio del 78 al 86 legajo de prueba), donde la oficina de marcas indicó literalmente:


 


"considera este Registro, que la documentación probatoria presentada no demuestra que la empresa oponente ( DINCA BRANDING 8.A.) haya dado la publicidad suficiente al producto y no demuestra el uso reiterado de la marca a través de los años en Costa Rica, ya que según el oponente sus productos son vendidos a distribuidores a nivel nacional colocando el producto en las siete provincias de Costa Rica en el año 2005, sin embargo solo presenta una factura a nivel nacional del año 2006 (foli046), además tampoco demuestra la cantidad y modo de uso en el comercio, de acuerdo con la dimensión del mercado y la naturaleza del producto, incumpliendo así con el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos. POR LO ANTERIOR SE TIENE COMO NO DEMOSTRADO EL USOANTERIOR. "(el subrayado no es del original).”


 


  Nótese que el órgano director acepta que ambas empresas alegan el uso anterior de la marca, sin embargo señala que dentro del procedimiento no puede entrarse a valorar la existencia de ese uso anterior y remite a lo ya dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar su existencia al momento de inscribir la marca a favor de DINCA BRANDING S.A. Llama la atención sin embargo, que el fundamento utilizado por el órgano director, sea precisamente lo determinado en el procedimiento de inscripción que se pretende dejar sin efecto por estar supuestamente viciado de nulidad, sin que se entre a valorar la prueba aportada en el procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, el cual precisamente es la herramienta para que los afectados tengan la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y desvirtuar la naturaleza de la nulidad que se pretende declarar de oficio por parte de la Administración, aun cuando ahí no se pueda determinar el mejor derecho sobre el uso de la marca.  


 


Al respecto, considera este órgano asesor que la nulidad detectada en este caso no es patente y grosera, ni se logra desprender con la simple confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, toda vez que es necesario determinar previamente si existe un mejor derecho de alguna de las dos empresas que reclaman el uso anterior de la marca, y en cuyo caso no aplicaría el derecho de preferencia por fecha de presentación de la solicitud.


 


A lo anterior hay que añadir que el órgano director tampoco valoró que DINCA BRANDING S.A presentó oposición dentro del expediente 2010-5602 contra la solicitud presentada por CICADEX, ante lo cual esta empresa omitió referirse a la solicitud de oposición presentada.


 


De igual manera, para poder pronunciarse este órgano acerca de la validez del acto registral cuestionado, habría que emitir antes un juicio técnico acerca de si las solicitudes presentadas en las categorías 25 y 28 internacional, son susceptibles de causar confusión al público consumidor. El solo hecho de entrar en un examen de esa naturaleza, excedería los alcances de este tipo procedimientos, al desvirtuarse las notas de evidente y manifiesta que siempre deben estar presentes cuando se confronta la actuación administrativa con la norma jurídica al exigir una valoración más compleja y detenida.


 


Finalmente, debemos señalar que si bien el órgano director señala la existencia de un error procedimental al no acumularse las tres solicitudes presentadas para la inscripción de la marca “Supernova”, lo cierto es que ello no desvirtúa la necesidad de demostrar si existe un derecho de uso prevalente tal como lo alegan las empresas interesadas en la marca, pues en este caso, resultaría irrelevante la fecha de presentación de las solicitudes, a la luz de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 4) de la Ley de Marcas.


 


Así las cosas, esta Procuraduría no cuenta con elementos de juicio suficientes para determinar que la nulidad sea patente y notoria con la sola confrontación del acto administrativo con la norma legal, sin necesidad de acudir a la interpretación o exégesis. Por otro lado, tomando en consideración la excepcionalidad del procedimiento en vía administrativa para declarar de oficio la nulidad de un acto declaratorio de derechos, no podría utilizarse esta vía cuando existen dudas en cuanto a la naturaleza de la nulidad que se pretende declarar.


 


Por tal motivo, nos vemos imposibilitados de rendir el dictamen  favorable solicitado.


 


 


III.      SOBRE LA POSIBILIDAD DE LA EMPRESA AFECTADA DE SOLICITAR    LA NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN


 


Adicional a lo ya indicado, debemos señalar que en otras ocasiones nos hemos referido con detalle a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales a partir de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Marcas, del régimen general que contempla la Ley General de la Administración Pública, para los actos administrativos declaratorios de derechos (ver en ese sentido, nuestros dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008 y más recientemente, C-044-2011, del 28 de febrero y C-106-2011, del 18 de mayo, los dos del año pasado). Para mayor claridad procedemos a transcribir el numeral en cuestión:


 


“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.


 


No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.


 


La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.


 


No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.


El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.


 


La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.


 


Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).


 


Partiendo de lo anterior, podemos señalar que la solicitud de nulidad se establece como una tercera vía, entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP), para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002).


 


            De ahí que la anulación de oficio de una inscripción marcaria, sea en sede administrativa o en la sede judicial de lesividad, no se constituyen como únicas vías para lograr la nulidad cuando ha existido la violación a un derecho de un tercero. Esta circunstancia es importante que se tome en cuenta al momento de escoger la vía que se considera más conveniente para restablecer la legalidad ordinaria (de oficio en vía administrativa, a instancia de parte o por medio de una lesividad).


 


Nótese, que este órgano contralor de legalidad no está emitiendo ningún juicio previo respecto a si los registros 205013 y 214956, correspondiente a la marca “SUPERNOVA (diseño)”, propiedad de la empresa DINCA BRANDING S.A, están o no viciados de nulidad absoluta, por infracción a la normativa sustantiva o de fondo, tal como se ha alegado. Tan solo que la nulidad alegada no presenta los rasgos de ser evidente y manifiesta, al requerir un análisis más profundo, y ya por esa sola circunstancia el artículo 173 de comentario, cierra la posibilidad para que la propia Administración pueda de oficio proceder a su anulación en sede administrativa.


 


Sin embargo, esto no impide que el apoderado de CICADEX S.A, o cualquier tercero con interés legítimo, solicite al Registro de la Propiedad Industrial si a bien lo tiene, la anulación del distintivo en cuestión por la vía del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (Decreto Ejecutivo n.° 30233-J), y de conformidad con el párrafo primero del artículo 37 de la citada ley, pudiendo llegar incluso al conocimiento especializado del Tribunal Registral Administrativo (artículo 65 del reglamento). Para lo cual, se le abren amplias oportunidades a la Administración para determinar la verdad real de los hechos, de forma que “el órgano que lo dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes y aún contra la voluntad de éstas últimas” (artículo 221.2 LGAP).


 


 


IV.      CONCLUSIÓN


 


Con fundamento en lo expuesto, este despacho devuelve sin el dictamen favorable solicitado, la gestión dirigida a la anulación administrativa de los registros 205013 y 214956, correspondiente a la marca “SUPERNOVA (diseño)”, propiedad de la empresa DINCA BRANDING S.A, al no poder constatarse de la documentación que se nos envió, la existencia de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesta.


 


Se devuelve, adjunto a este dictamen, las piezas del expediente administrativo (incluido los legajos de prueba) remitido en su momento.


 


Atentamente,


 


Silvia Patiño Cruz


Procuradora Adjunta


 


SPC/gcga