27 de noviembre del 2014

C-425-2014

 

Doctora

Cristina Ramírez Chavarría

Ministra

Ministerio de Justicia y Paz

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta al oficio n.° MJP-404-05-2013, del 22 de mayo del 2013, por medio del cual, el entonces Ministro Fernando Ferraro Castro, solicitó el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del Registro n. ° 194624 de la marca “L° LEBEN”, propiedad de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.

 

Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.

 

 

I.              ANTECEDENTES

 

De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 03-2013 que se nos remitió con la gestión de su despacho, el cual se compone de dos legajos, el primero con 45 folios físicos (expediente administrativo) y el segundo, de 73 folios (Legajo de prueba), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

1)        El 23 de junio del 2004, el señor José Francisco Chacón González, cédula 2-310-525, apoderado especial de la sociedad MED PHARMA S.A., organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en ciudad de  Guatemala, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo “LEVEN”, clase 0 internacional, para proteger y distinguir “NOMBRE COMERCIAL CUYO GIRO ES LA REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO EXCLUSIVAMENTE HUMANO”, solicitud a la que se le asignó el número de expediente n.° 2004-4488  (folios 1 a 14 del Legajo de prueba).

 

2) EL 29 de junio del 2004 el Registro de la Propiedad Industrial realizó el estudio de novedad de la gestión anterior y mediante auto de las 9:46 horas de 28 de julio del 2004, previno al representante de la empresa MED PHARMA S.A., aportar el poder especial administrativo con las formalidades requeridas para continuar con el trámite de inscripción. El representante de la empresa MED PHARMA S.A., solicitó prórroga de seis meses para cumplir con lo ordenado tomando en cuenta que ésta es extranjera (folios 15 a 21 del Legajo de prueba).

 

3) El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 8:30 horas del 11 de agosto del 2004, concedió la prórroga por seis meses. El representante de la empresa MED PHARMA S.A. cumplió con lo requerido el 21 de octubre del 2004 (folios 22 a 33 del Legajo de prueba).

 

4) Luego de que el Registro de la Propiedad Industrial hiciera una nueva prevención respecto a la indicación del domicilio exacto de la compañía en el poder y que su representante lo aclara, emitió la resolución de las 10:25 horas del 8 de marzo del 2005, en la que tuvo por comprobado que el nombre comercial LEVEN no estaba comprendido dentro de las prohibiciones de ley, al tiempo que cumplía con los requisitos de forma y fondo, de forma que no aparecían otros signos en trámite o inscritos que impidiesen su inscripción, por lo que ordenó la publicación del aviso correspondiente (folios 34 a 40 del Legajo de prueba).

 

5) Que la publicación de los edictos correspondientes fue hecha en las Gacetas números 88, 89 y 90 de los días 9, 10 y 11 de mayo del 2005, respectivamente (folio 2 del Legajo de Prueba).

 

6) El 5 de agosto del 2005  el nombre comercial ““LEVEN”, a favor de MED PHARMA S.A., fue inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 153455 (folios 40 a 43 del Legajo de prueba).

 

7) El 13 de abril del 2009 el señor Manuel Enrique Lizano Pacheco, cédula 1-833-413, representante de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “L° LEBEN”, en la clase 5 internacional, para proteger y distinguir “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de  animales dañinos, fungicidas, herbicidas”; solicitud a la que se le asignó el número de expediente n.° 2009-2843 (folios 46 a 52 del Legajo de prueba).

8) En el Legajo de pruebas no consta el listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior que pudieran impedir su inscripción (estudio de novedad), como tampoco se registra dicho examen en la Lista de eventos de la certificación visible a folio 57; sin embargo, el 23 de abril del 2009 el Registro de la Propiedad Industrial emitió el edicto para su correspondiente publicación (folios 53, 54 y 57 del Legajo de prueba).

 

9) Luego de la publicación del edicto respectivo a partir del 6 de julio del 2009, la marca “L° LEBEN”, a favor de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION fue inscrita el 17 de setiembre del 2009 en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 194624 (folios 55 y 57 del Legajo de prueba).

 

10)    El 17 de enero del 2013 la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial elaboró un informe de actividad procesal defectuosa, en el que indicó que el registro del signo “L° LEBEN (Diseño)”, se realizó con irregularidades supuestamente al contravenir los artículos 8 inciso d) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debido a que no se hizo el examen de fondo en el que se hubiera detectado de que se encontraba previamente registrada la marca “LEVEN (Diseño)”, con la que guarda identidad y que ampara un giro comercial que se relaciona a gran parte de los productos que protege el signo inscrito con posterioridad. Por lo que recomendó seguir el trámite previsto en el párrafo último del artículo 37 de la Ley n.° 7978 para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro 194624 “ÚNICAMENTE RESPECTO A LOS PRODUCTOS IGUALES O RELACIONADOS CON LOS DE LA MARCA REGISTRADA CON ANTERIORIDAD para que los mismos sean eliminados de la lista respectiva” (folios 1 a 8 del expediente administrativo).

 

11)    El entonces Ministro de Justicia mediante resolución n.° 43-2013 de las 9:19 del 21 de enero del 2013 y con fundamento en el informe anterior, nombró como órgano director a los funcionarios Lic. Thomás Montenegro Montenegro, como miembro propietario, y al Lic. Álvaro Valverde Mora, como miembro suplente, a fin de que instruyan el proceso y verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la declaratoria de nulidad en el otorgamiento del registro marcario 194624, por presunta infracción a los artículos 4 y 8 inciso d), en relación con el 14, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. De acuerdo con la constancia de notificación esta resolución fue comunicada a las empresas interesadas el 5 de marzo del 2013 (folios 10 a 16 vuelto del expediente administrativo).

 

12)    El 6 de febrero del 2013 el representante de la empresa MED PHARMA S.A. se apersonó al Registro de la Propiedad Industrial con el fin de fotocopiar el legajo de pruebas y los documentos que constaban en el expediente administrativo (folio 34 del expediente administrativo).

 

13)    El referido órgano director, por resolución de las 10:50 horas del 21 de febrero del 2013, procedió a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214, 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, con el objeto de verificar la verdad real de los hechos y dirigido a declarar la posible irregularidad del procedimiento de inscripción y la consecuente nulidad evidente y manifiesta del registro número 194624, “únicamente respecto a los productos iguales o relacionados con los de la marca registrada con anterioridad sean estos; productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para su uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales”; por cuanto: “l. (…) Se procedió con la inscripción de la marca “L° LEBEN”, en clase 05 internacional, solicitada el 17 de abril de 2009 e inscrita el 17 de setiembre de 2009, bajo el registro 194624, a favor de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, inscripción que se efectuó pese a encontrarse previamente registrado el nombre comercial “LEVEN”, registro 153455, protegiendo Un establecimiento comercial dedicado a la representación y distribución de productos farmacéuticos uso exclusivamente humano. Ubicado en Ciudad Guatemala, del Kilómetro 16 y medio carretera a San Juan Sacatepequez, Condominio Industrial Mixto, bajo el expediente 2004-4488, desde el 5 de agosto de 2005, por parte de la empresa MED PHARMA S.A. Así, la inscripción del signo “L° LEBEN” actualmente a nombre de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, contraviene lo establecido por los artículos 4 y 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”. A tal efecto, citó a los representantes legales de las empresas THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION y MED PHARMA S.A., a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:30 horas del 10 de abril del 2013 en la sede de ese órgano director. En el mismo acto, se les hizo saber a las partes interesadas que les asistía el derecho a ser oídas, para lo cual se podían hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer la prueba que consideraran pertinente, de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo y de los recursos que cabían contra esa resolución de apertura. La cual, según constancia de notificación, fue comunicada a las sociedades interesadas el 5 de marzo del 2013 (folios 17 a 33 del expediente administrativo).

 

14)    El 18 de marzo del 2013 la Licda. María Lupita Quintero Nassar, apoderada especial de la empresa SELECTPHARMA S.A., presentó al Registro de la Propiedad Industrial solicitud de traspaso a favor de su representada de la marca “LEVEN” con base en el contrato de cesión que  suscribió con la sociedad MED PHARMA S.A., titular del registro n.° 153455. A esta gestión se le asignó el número de expediente 2-83672 (folios 59 a 73 del Legajo de prueba).

 

15)    El 21 de marzo del 2013 se asentó al margen del signo “LEVEN”, registro n.°153455, la transferencia del signo a nombre de la empresa SELECTPHARMA S.A, domiciliada en Guatemala (folio 36 del expediente administrativo).

 

16)    De conformidad con el acta levantada al efecto, ninguno de los representantes de las empresas interesadas se hizo presente a la audiencia oral y privada fijada para el 10 de abril del 2013, por lo que el órgano director precedió a cerrarla treinta minutos después de la hora señalada para su celebración (folio 35 expediente administrativo).

 

17)    Posteriormente, el órgano director a través de la resolución de las 9:00 horas del 6 de mayo del 2013, rindió su informe final en el que determinó la pertinencia de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro marcario “L° LEBEN”, propiedad de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, registro n.° 194624, únicamente respecto a los productos que son iguales o relacionados, al estimar que su inscripción contravino el artículo 8 inciso d), en relación con el artículo 14 de la Ley de Marcas, en concordancia también con el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, dada la omisión procedimental en realizar el examen de fondo a fin de determinar la existencia de un signo anterior perteneciente a un tercero con el que guarda identidad o similitud. En el mismo informe también se pronunció respecto a la transferencia del signo “LEVEN” a la empresa SELECTPHARMA S.A., indicando que ésta no afecta la resolución de fondo del asunto (folios 37 a 45 del expediente administrativo).

 

 

II.           SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS

 

En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos la Administración debe acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado por los numerales 10.5, 34 y 39.1.e) del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006) – en lo sucesivo CPCA – que entró en vigencia desde el 1° de enero del 2008.

 

La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declaratorios de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.

 

A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración y es la contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (n.°6227, del 2 de mayo de 1978) – en lo sucesivo LGAP –. De conformidad con esta norma la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta.

 

Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, el legislador dispuso que antes de declarar la nulidad debe seguirse un procedimiento administrativo ordinario y obtenerse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto verse sobre materias propias de su competencia) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad invocada.

 

 

III.        PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES

 

Ya en otras ocasiones nos hemos referido con detalle (ver en ese sentido, nuestros dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008, C-044-2011, del 28 de febrero y C-106-2011, del 18 de mayo, ambas del 2011 y C-034-2012 del 31 de enero y C-214-2012, del 17 de setiembre, los dos del 2012), a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales del régimen general que contempla la LGPA, y en particular su artículo 173, para los actos administrativos declaratorios de derechos, derivadas del artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000). Para mayor claridad procedemos a transcribir el numeral en cuestión: 

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

 

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

 

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

 

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

 

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

 

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

 

Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).

 

Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP), para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).

 

A propósito de esta última consideración, el examen de la nulidad que se alega del registro n.° 194624 de la marca ““L° LEBEN”, inscrita a nombre de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, implica, entonces, que en la especie se deban cumplir efectivamente cada uno de los apartados de esa remisión normativa.

 

En ese entendido, tenemos que el inciso 1) del artículo 173 de comentario, además de referirse a la posibilidad para la Administración de anular un acto suyo declaratorio de derechos en vía administrativa si cuenta previamente con el dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría según sea el caso, como así se explicó en el epígrafe anterior, advierte del carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada:

 

“Artículo 173.-

 

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.

 

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.” (El subrayado no es del original).

 

De conformidad con la norma transcrita no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino sólo aquella que pueda ser constatada de forma clara, palmaria, notoria, ostensible, dada la gravedad o lo grosero del quebranto legal en cuestión: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista... La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” ( Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).

 

La verificación de las condiciones anteriores respecto al acto registral cuestionado se analizará en el apartado siguiente. El inciso 2) del artículo 173 de comentario, por su parte, determina el órgano competente no sólo para declarar la nulidad del acto cuestionado sino también para decidir el inicio del procedimiento administrativo y, eventualmente, delegar su instrucción en el órgano director, que tal y como se analizó en los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008, cuando se trata de actos del Registro de la Propiedad Industrial y, en general, del Registro Nacional, el órgano legitimado a tal efecto es el Ministro de Justicia (ver también los dictámenes C-167-2001, del 5 de junio y C-219-2001, del 6 de agosto, ambos del 2001). Dice a este respecto la norma:

 

“Artículo 173.-

(…)

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.”

 

En el caso bajo estudio el requisito anterior fue debidamente observado, pues se trató del entonces Ministro de Justicia quien decidió el inicio del procedimiento, designó al órgano director, fijándole de paso su competencia, y requirió de nuestro dictamen (ver antecedente n.°11).

 

Finalmente, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, celeridad, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado (ver en ese sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números 15-1990, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 1994-2360, de las 15:06 horas del 17 de mayo, 1994-2945, de las 8:12 horas del 17 de junio, ambas de 1994, 2005-05306, de las 15:03 horas del 4 de mayo, 2005-07272, de las 9:11 horas del 10 de junio, ambas del 2005 y los dictámenes C-034-1999, del 5 de febrero, C-037-1999, del 11 de febrero, ambos de 1999, C-112-2000, del 17 de mayo del 2000, C-300-2004, del 21 de octubre y C-372-2004, del 10 de diciembre, los dos del 2004).

 

En efecto, el texto vigente de la disposición de cita señala:

 

“Artículo 173.-

(…)

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley” (el destacado es nuestro).

 

Luego del estudio detallado de las actuaciones que se dieron en el presente procedimiento administrativo, no encontramos ninguna irregularidad u omisión sustancial en su tramitación en perjuicio de la sociedad expedientada THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION que pudiera atentar contra su derecho de defensa y con la garantía fundamental del debido proceso que la disposición transcrita indefectiblemente ordena respetar.

 

En ese sentido y según se indicó en los puntos 11, 12 y 13 del apartado de Antecedentes, a la referida sociedad se le puso en conocimiento del carácter, objeto y fines del procedimiento a través de la notificación no solo del traslado de cargos, sino también, del acto de nombramiento mismo del órgano director; constatándose que contó con tiempo suficiente para preparar su defensa, así como de presentar sus argumentos y prueba de descargo, también se puso a su disposición los documentos que componen el expediente administrativo – incluido el legajo de prueba que lo acompaña –; y se le brindó la oportunidad para ser oída durante la celebración de la audiencia oral y privada a través de su abogado o representante; derecho que fue desaprovechado por la sociedad THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, a pesar de que en el expediente administrativo se dejó constancia de que sí fue notificada por medio de su representante en el domicilio señalado al efecto (folios 12, 24 y 46 del Legajo de Prueba).

 

No obstante, sí es importante hacer una observación en tanto está demostrado del expediente administrativo que antes de la realización de la audiencia oral y privada programada para el 10 de abril del 2013, quedó asentado al margen de la inscripción de la marca LEVEN, que la sociedad interesada MED PHARMA S.A. traspasó dicho signo a favor de la empresa SELECTPHARMA S.A., en fecha 21 de marzo del 2013 (ver antecedentes 13 a 16). De manera que para la fecha en que se celebró la audiencia la titular registral de la marca oponible era SELECTPHARMA S.A. y no MED PHARMA S.A., siendo que no consta del expediente remitido que aquélla haya sido comunicada a fin de comparecer a dicho acto.

 

Por la forma en que se resolverá de seguido consideramos que esta omisión no le causa un perjuicio a la sociedad SELECTPHARMA S.A., en tanto el registro marcario n.° 153455 de la que actualmente es su titular se mantiene incólume, y más bien, lo que se busca con este procedimiento es además de restablecer la legalidad registral, la tutela de su situación jurídica como tercero con mejor derecho. Razón por la cual al amparo del principio de conservación de los actos y la misma doctrina del artículo 223, respecto a que no cabe “nulidad sin perjuicio” – en donde la afectación para la sociedad interesada podría ser mayor si se retrotraen las actuaciones de este procedimiento – es que se continúa con el estudio por el fondo de este asunto. Con la aclaración de que como regla general siempre es menester notificar de la audiencia en esta clase de procedimientos a todas las partes interesadas – no solo a la que deriva derechos del acto cuestionado –  en aras de que puedan hacer valer de forma efectiva sus derechos. Finalmente, se recomienda que la notificación de la eventual resolución final que se dicte dentro de este procedimiento le sea también comunicada a la empresa SELECTPHARMA S.A.

 

 

IV.        SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN EL CASO BAJO ESTUDIO

 

Hechas las consideraciones anteriores pasamos al análisis del vicio que se atribuye al registro n.° 194624, correspondiente a la marca “L° LEBEN”, cuyo titular es la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, pues a pesar de su silencio y de que no se apersonó a la audiencia oral y privada – aunque sí consta de que fue notificada (antecedentes 11, 13 y 16) – tal circunstancia no nos vincula, ni nos exime de realizar el examen correspondiente con motivo del imperativo legal que exige pronunciarnos “expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.”

 

Tal como le fue informado a la sociedad titular del distintivo cuestionado en el acto de nombramiento del órgano director y en el traslado de cargos (ver antecedentes 11 y 13), el presunto vicio radica en que se llevó a cabo su inscripción a pesar de que se encontraba previamente registrada la marca “LEVEN” – para proteger y distinguir nombre comercial cuyo giro es la representación y distribución de productos farmacéuticos de uso exclusivamente humano – desde el 5 de agosto del 2005 (ver antecedentes 1 y 6), con la que se afirma guarda identidad o similitud, incurriendo así en las causales de inadmisibilidad del inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que disponen:

 

“Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

(…)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)”

 

La causa de la invalidez, según se explica en los distintos informes rendidos por el órgano director, consistiría en que el registrador omitió realizar el examen de fondo a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Marcas como parte del procedimiento de inscripción, a fin de determinar si la solicitud marcaria en cuestión incurría o no en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la misma ley.  En ese caso, según se consigna en el acto de nombramiento del órgano director, “lo procedente era prevenir de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la existencia del nombre comercial, inscrito desde el 05 de agosto del 2005, perteneciente a otro titular y que protege respecto a productos farmacéuticos de uso exclusivamente humano, el mismo giro comercial o un giro comercial directamente relacionado, que claramente comparten canales de distribución, puestos de venta y van destinados a un mismo tipo de consumidor.”

 

Pues, bien, revisados los 73 folios que componen el legado de prueba adjunto, como la lista de eventos de la certificación registral visible a folio 57 de dicho expediente – en donde llama la atención que desde la solicitud de presentación de la marca “L° LEBEN” el 13 de abril del 2009 a la confección del edicto transcurrieron apenas diez días naturales (ver antecedentes 7, 8 y 9) – no consta el Listado de posibles antecedentes de marcas o que el Registro de la Propiedad Industrial haya procedido a realizar el estudio de novedad de la marca impugnada, como parte del trámite de inscripción que ordena el citado artículo 14 de la Ley de Marcas. 

 

Nótese, que sin necesidad de entrar en el juicio técnico jurídico acerca de si las marcas en conflicto son o no semejantes en los términos del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y susceptibles, por tanto, de causar confusión al público consumidor – lo que supondría exceder los alcances de este tipo de pronunciamientos al incurrir en un examen de esa naturaleza –, sí se puede constatar sin mayor dificultad la omisión del trámite anterior.

 

Dicho examen de fondo resulta fundamental precisamente para resguardar los derechos de terceros, como parte de las funciones esenciales del Registro Nacional en garantizar la seguridad registral del tráfico jurídico, haciendo efectivo el derecho de prelación garantizado en el artículo 4 de la mencionada Ley de Marcas.

 

De manera que su inobservancia, como se evidencia a simple vista en el presente caso, además de que acarrea la violación del inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por falta de aplicación a la solicitud marcaria concreta – pues si el registrador se saltó este trámite es claro que no analizó dicha causal de inadmisibilidad –, supone la omisión de una formalidad sustancial del procedimiento que acarrea la nulidad de lo actuado a tenor del artículo 223 de la LGAP; y como corolario la nulidad absoluta del acto registral (artículos 166 y 167 de la misma ley); por cuanto no solo coloca en un estado de indefensión a la sociedad SELECTPHARMA S.A., actualmente titular del derecho, quien adquirió la protección registral a su signo desde una fecha muy anterior y que se ve amenazada con el registro de otro distintivo que se le opone, sino que de haberse cumplido con dicho requisito muy probablemente se habría impedido la inscripción de la marca cuestionada para todos los servicios.

 

Se trata, finalmente, de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesto, en la medida que la ausencia de ese paso procedimental resulta muy clara y notaria en el respectivo legajo de prueba.

 

 

V.           CONCLUSIÓN

 

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro n.° 194624, correspondiente a la marca “L° LEBEN”, debido al carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad.

 

Se devuelve, adjunto a este dictamen, las piezas del expediente administrativo (incluido el Legajo de Prueba) remitido en su momento.

 

Sin otro particular, atentamente se suscriben,

 

 

 

 

 

Alonso Arnesto Moya                                           Durley Arguedas Arce

Procurador                                                            Abogada de Procuraduría

 

 

 

 

 

 

 

AAM/DAA/dms