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Texto Dictamen 426
 
  Dictamen : 426 del 27/11/2014   

27 de noviembre del 2014


C-426-2014


 


Doctora


Cristina Ramírez Chavarría


Ministra


Ministerio de Justicia y Paz


 


Estimada señora:


 


Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy respuesta al oficio n.° MJP-342-05-2013 del 7 de mayo del 2013, por medio del cual, el entonces Ministro Fernando Ferraro Castro, solicitó el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro n. ° 212943 de la marca “NETCOM TECHNOLOGIES (DISEÑO)”, propiedad de la empresa NETCOM TECNOLOGIAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA.


 


Lo anterior no sin antes manifestarle las disculpas del caso por la dilación en su evacuación, motivada por el alto volumen de trabajo que maneja esta institución.


 


 


I.              ANTECEDENTES


 


De las piezas que componen el expediente administrativo n.° 01-2013 que se nos remitió con dicha gestión, el cual se compone de dos legajos, el primero con 32 folios físicos (expediente administrativo), y el segundo, de 46 folios (Legajo de pruebas, certificado conforme al artículo 51.2 del Código Procesal Contencioso-Administrativo), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:


 


1.             El 15 de marzo de 2007, el apoderado especial de la sociedad Continex, Continental Importación y Exportación S.A., cédula jurídica 3-101-17746, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo “GRUPO NEXCOM”, en la clase 42 internacional, para proteger y distinguir “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software” – según rectificaciones en cuanto a la razón social y lista de productos protegidos que se hizo después por sus representantes – solicitud a la que se le asignó el número de expediente n.° 2007-2378 (folios 1 a 4, 8, 9, 11, 12, 14 y 18 del Legajo de Prueba).


 


2.             Luego de emitir el 23 de abril del 2007, el Listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior que pudieran impedir su inscripción (estudio de novedad) y de haber cumplido la sociedad interesada con las prevenciones hechas, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:25 horas del 14 de enero del 2008, tuvo por comprobado que el distintivo solicitado no estaba comprendido dentro de las prohibiciones de ley, al tiempo que cumplía con los requisitos de forma y fondo. Del mismo modo, que de acuerdo con el informe de novedad y antecedentes no aparecían otros signos en trámite o inscritos que impidiesen su inscripción, por lo que ordenó la publicación del aviso correspondiente (folios 5 a 8, 15 y 16 del Legajo de Prueba).


 


3.             Que la publicación de los edictos correspondientes fue hecha en las Gacetas números 89, 90 y 91 de los días 9, 12 y 13  de mayo de 2008, respectivamente (folio 1 del Legajo de Prueba).


 


4.             El 21 de julio del 2008 la marca “GRUPO NEXCOM”, a favor Continex Continental Importación y Exportación S.A., fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 177903 (folios 17 a 19 del Legajo de prueba).


 


5.             El 25 de febrero del 2011, el señor Wolfang Sancho Avilés, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-617601, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “NETCOM TECHNOLOGIES (DISEÑO)”, en la clase 42 internacional para proteger y distinguir “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadoras o software”; solicitud a la que se le asignó el número de expediente n.° 2011-1645 (folios 21 a 23 del Legajo de Prueba).


 


6.             El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 10:46:01 horas del 4 de marzo del 2011 por aplicación de los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos le comunicó al representante de NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A., las objeciones de forma y fondo para acceder al registro solicitado. En cuanto a las objeciones de forma le solicita aportar la personería jurídica de la sociedad y aclarar la reserva de colores según el logo aportado. Por el fondo le indica que el signo solicitado no reúne la característica de originalidad necesaria, ya que, no cuenta con la distinción que requiere toda marca al ser un término de uso común en la industria informática, por lo tanto, resulta irregistrable por razones intrínsecas de acuerdo con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas (folios 24 a 30 del Legajo de prueba). 


 


7.             El 18 de marzo del 2011 el apoderado de la empresa NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA subsanó las objeciones de forma. Por lo que se refiere a las de  fondo señaló que la marca Netcom Technologies tenía características propias que determinaban claramente la actividad a que se dedicaba la empresa sin llamar a ningún tipo de confusiones, ni engaños y en ese mismo acto solicitó la revocación de la calificación hecha (folios 31 a 33 del Legajo de prueba).


 


8.             El 11 de mayo del 2011 el  Licenciado Jorge Moreira Gómez y  la Licda. Paola Monge Quesada de la Comisión de Rechazos de Plano del Registro de Propiedad resolvieron: “Considera esta Comisión que el distintivo solicitado, ostenta la suficiente distintividad al ser considerada como un todo, razón por la cual el consumidor medio puede identificarla y apartarla del resto, por otra parte los términos que utiliza no son genéricos, no son una designación común o usual del servicio que se trata, ni descriptivos, poseen la suficiente carga de distintividad respecto a los servicios que se desean comercializar, no resultan ser engañosos, además que el término que le otorga la distintividad no tiene traducción por ser de fantasía, en este caso el vocablo Netcom; por lo que la marca en estudio tiene la distintividad necesaria y por lo tanto no se puede asociar en las causales de irregistrabilidad del artículo 7 de la Ley de Marcas”. Finalmente dispuso continuar con el procedimiento de registro (folio 34 del Legajo de prueba).


 


9.             En el  Legajo de pruebas no consta el listado de posibles antecedentes de marcas de la gestión anterior que pudieran impedir su inscripción (estudio de novedad); sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial emitió el edicto correspondiente y  mediante resolución de las 8:00 horas del 18 de mayo del 2011 previno al representante de NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA retirar el edicto para su correspondiente publicación de ley (folios 35 a 40 y 46 del Legajo de prueba).


 


10.         Luego de la publicación de los edictos correspondientes en las Gacetas números 144, 150 y 151 de los días 4, 5, y 8 de agosto del 2011, respectivamente, y de que no hubo oposiciones, la marca de servicios “NETCOM TECHNOLOGIES (Diseño)”, a favor de la empresa NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA fue inscrita el 7 de octubre del 2011 en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número de registro 212943 (folios 21, 41, 45 y 46 del Legajo de prueba).


 


11.         El 11 de enero del 2013, la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial elaboró un informe de actividad procesal defectuosa, en el que indicó que el registro número 212943 correspondiente al signo “NETCOM TECHNOLOGIES (Diseño)”, se realizó con irregularidades supuestamente al contravenir los artículos 8 incisos a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debido a que fue inscrita a pesar de encontrarse previamente registrada la marca “GRUPO NEXCOM” a favor de la empresa CONTINEX (CONTINENTAL IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN S.A.), la cual protege y distingue servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software, en clase 42 internacional, desde el 21 de julio del 2008, bajo el registro 177903. Con lo cual guarda identidad y protegen productos semejantes, pudiendo inducir en error al público consumidor. Por lo que recomendó seguir el trámite previsto en el párrafo último del artículo 37 de la Ley n.° 7978 para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro 212943 a fin de enderezar el procedimiento y proteger los derechos legítimos del titular del signo “GRUPO NEXCOM”(folios 1 a 7 del expediente administrativo).


 


12.          El entonces Ministro de Justicia mediante resolución n.° 29-2013 de las 9:15 horas del 14 de enero del 2013 y con fundamento en el informe anterior, nombró como órgano director a los funcionarios Lic. Álvaro Valverde Mora, como miembro propietario, y al Lic. Tomás Montenegro Montenegro, como miembro suplente, a fin de que instruyan el proceso y verifiquen la verdad real de los hechos relativos a la presunta declaratoria de nulidad en el otorgamiento del registro marcario 212943, por presunta infracción a los artículos 8 incisos a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. De acuerdo con la constancia de notificación esta resolución fue comunicada a las empresas interesadas el 13 de marzo del 2013 (folios 9 a 12 del expediente administrativo).


 


13.          El referido órgano director, por resolución de las 14:10 horas del 26 de febrero del 2013, procedió a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214, 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, con el objeto de verificar la verdad real de los hechos y dirigido a declarar la posible irregularidad del procedimiento de inscripción y la consecuente nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro número 212943,  por cuanto: “l. SE PROCEDIO CON LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA NETCOM TECNOLOGIES (DISEÑO), EN CLASE 42 INTERNACIONAL, PRESENTADA EL 25 DE FEBRERO DE 2011 E INSCRITA EL 7 DE OCTUBRE DE 2011, A FAVOR DE LA EMPRESA NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A., BAJO EL REGISTRO 212943, PESE A ENCONTRARSE PREVIAMENTE INSCRITA LA MARCA GRUPO NEXCOM DESDE EL 21 DE JULIO DE 2008 POR PARTE DE LA EMPRESA CONTINEX (CONTINENTAL IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN S.A.) ASÍ, LA INSCRIPCIÓN DEL SIGNO A NOMBRE DE LA EMPRESA NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A. CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8 INCISOS A) Y B) DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, YA QUE EL REGISTRO MENCIONADO SE CONCEDIÓ EN VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO MARCARIO Y SE CAUSO INDEFENSIÓN A LA EMPRESA CONTINEX (CONTINENTAL IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN S.A. II.- En razón de los hechos esbozados, la inscripción del registro número 212942 (sic), trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”. A tal efecto, citó a los representantes legales de las empresas NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A., y CONTINEX (CONTINENTAL IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN S.A) a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:30 horas del 15 de abril del 2013 en la sede de ese órgano director. En el mismo acto, se les hizo saber a las partes interesadas que les asistía el derecho a ser oídas, para lo cual se podían hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer la prueba que consideraran pertinente, de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo y de los recursos que cabían contra esa resolución de apertura. La cual, según constancia de notificación, fue comunicada a las sociedades interesadas el 13 de marzo del 2013 (folios 13 a 22 del expediente administrativo).


 


14.         De conformidad con el acta levantada al efecto, ninguno de los representantes de las empresas interesadas se hizo presente a la audiencia oral y privada fijada para el 15 de abril del 2013, por lo que el órgano director precedió a cerrarla una hora después de la señalada para su celebración (folio 23 expediente administrativo).


 


15.         Posteriormente, el órgano director a través de la resolución de las 15:00 horas del 26 de abril del 2013, rindió su informe final en el que determinó la pertinencia de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro marcario “NETCOM TECHNOLOGIES (DISEÑO)”, registro n.° 212943, al estimar que su inscripción contravino los artículos 8, incisos a) y b), y 14 de la Ley de Marcas, en relación con el 223 de la Ley General de la Administración Pública, dada la omisión procedimental en realizar el examen de fondo a fin de determinar la existencia de un signo anterior perteneciente a un tercero, con el que guarde identidad o similitud (folios 24 a 32 del expediente administrativo).


 


 


II.           SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS


 


En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos la Administración debe acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 10.5, 34 y 39.1.e) del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006) – en lo sucesivo CPCA – que entró en vigencia desde el 1° de enero del 2008.


 


La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declaratorios de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.


 


A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración y es la contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (n.°6227, del 2 de mayo de 1978) – en lo sucesivo LGAP –. De conformidad con esta norma la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta.


 


Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, el legislador dispuso que antes de declarar la nulidad debe seguirse un procedimiento administrativo ordinario y obtenerse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto verse sobre materias propias de su competencia) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad invocada.


 


 


III.        PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES


 


Ya en otras ocasiones nos hemos referido con detalle (ver en ese sentido, nuestros dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008, C-044-2011, del 28 de febrero, C-106-2011, del 18 de mayo, ambas del 2011 y C-034-2012 del 31 de enero y C-214-2012, del 17 de setiembre, los dos del 2012), a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales del régimen general que contempla la LGPA y, en particular, su artículo 173 para los actos administrativos declaratorios de derechos, derivadas del artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000). Para mayor claridad procedemos a transcribir el numeral en cuestión: 


 


“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.


 


No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.


 


La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.


 


No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.


 


El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.


 


La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.


 


Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).


 


Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP), para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).


 


A propósito de esta última consideración, el examen de la nulidad que se alega del registro n.° 212943 de la marca “NETCOM TECHNOLOGIES (DISEÑO)”, inscrita a nombre de la empresa NETCOM TECHNOLOGIES DE COSTA RICA S.A., implica, entonces, que en la especie se deban cumplir efectivamente cada uno de los apartados de esa remisión normativa.


 


En ese entendido, tenemos que el inciso 1) del artículo 173 de comentario, además de referirse a la posibilidad para la Administración de anular un acto suyo declaratorio de derechos en vía administrativa si cuenta previamente con el dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría según sea el caso, como así se explicó en el epígrafe anterior, advierte del carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada:


 


“Artículo 173.-


1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.


 


En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.” (El subrayado no es del original).


 


De conformidad con la norma transcrita no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino sólo aquella que pueda ser constatada de forma clara, palmaria, notoria, ostensible, dada la gravedad o lo grosero del quebranto legal en cuestión: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista... La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” ( Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).


 


La verificación de las condiciones anteriores respecto al acto registral cuestionado se analizará en el apartado siguiente. El inciso 2) del artículo 173 de comentario, por su parte, determina el órgano competente no sólo para declarar la nulidad del acto cuestionado sino también para decidir el inicio del procedimiento administrativo y, eventualmente, delegar su instrucción en el órgano director, que tal y como se analizó en los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008, cuando se trata de actos del Registro de la Propiedad Industrial y, en general, del Registro Nacional, el órgano legitimado a tal efecto es el Ministro de Justicia (ver también los dictámenes C-167-2001, del 5 de junio y C-219-2001, del 6 de agosto, ambos del 2001). Dice a este respecto la norma:


 


“Artículo 173.-


(…)


2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.”


 


En el caso bajo estudio el requisito anterior fue debidamente observado, pues se trató del señor Ministro de Justicia quien decidió el inicio del procedimiento, designó al órgano director, fijándole de paso su competencia, y requirió de nuestro dictamen (ver antecedente n.° 12).


 


Finalmente, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, celeridad, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado (ver en ese sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números 15-1990, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 1994-2360, de las 15:06 horas del 17 de mayo, 1994-2945, de las 8:12 horas del 17 de junio, ambas de 1994, 2005-05306, de las 15:03 horas del 4 de mayo, 2005-07272, de las 9:11 horas del 10 de junio, ambas del 2005 y los dictámenes C-034-1999, del 5 de febrero, C-037-1999, del 11 de febrero, ambos de 1999, C-112-2000, del 17 de mayo del 2000, C-300-2004, del 21 de octubre y C-372-2004, del 10 de diciembre, los dos del 2004).


 


En efecto, el texto vigente de la disposición de cita señala:


 


“Artículo 173.-


(…)


3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley” (el destacado es nuestro).


 


Luego del estudio detallado de las actuaciones que se dieron en el presente procedimiento administrativo, no encontramos ninguna irregularidad u omisión sustancial en su tramitación en perjuicio de la sociedad expedientada NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A., que pudiera atentar contra su derecho de defensa y con la garantía fundamental del debido proceso que la disposición transcrita indefectiblemente ordena respetar.


 


En ese sentido y según se indicó en los puntos 12, 13 y 14 del apartado de Antecedentes, a la referida sociedad se le puso en conocimiento del carácter, objeto y fines del procedimiento a través de la notificación no solo del traslado de cargos, sino también, del acto de nombramiento mismo del órgano director; constatándose que contó con tiempo suficiente para preparar su defensa, así como de presentar sus argumentos y prueba de descargo, también se puso a su disposición los documentos que componen el expediente administrativo – incluido el legajo de prueba que lo acompaña –; y se le brindó la oportunidad tanto a ella, como a la otra empresa interesada, para ser oída durante la celebración de la audiencia oral y privada a través de su abogado o representante; siendo que ninguno de los representantes de las sociedades que figuraron como partes en este proceso asistieron a pesar de que se deja constancia por el órgano director de que sí fueron notificadas. Con lo cual no se halló, como se dijo, omisiones sustanciales durante el desarrollo del procedimiento que hayan podido causar indefensión a la parte interesada y que ameriten su anulación; por lo que se pasa de seguido al examen de la nulidad invocada. 


 


 


IV.        SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN EL CASO BAJO ESTUDIO


 


Hechas las consideraciones anteriores pasamos al análisis del vicio que se atribuye al registro n.° 212943, correspondiente a la marca “NETCOM TECHNOLOGIES (DISEÑO)”, cuyo titular es la empresa NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A., pues a pesar de su silencio y de que no se apersonó a la audiencia oral y privada, pese a la constancia de que sí fue notificada (antecedentes 12 y 13), tal circunstancia no nos vincula, ni nos exime de realizar el examen correspondiente con motivo del imperativo legal que exige pronunciarnos “expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.”


 


Tal como le fue informado a la sociedad titular del distintivo cuestionado en el acto de nombramiento del órgano director y en el traslado de cargos (ver antecedentes 12 y 13), el presunto vicio radica en que se llevó a cabo su inscripción a pesar de que se encontraba previamente registrada en la misma clase internacional – relativa a servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación industrial, diseño y desarrollo de software – el signo “GRUPO NEXCOM” desde el 21 de julio del 2008 (ver también antecedente 11), con la que se afirma guarda identidad o similitud, incurriendo así en las causales de inadmisibilidad de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que disponen:


 


“Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:


 


a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.


(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)


 


b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.


(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)


(…)”


 


La causa de la invalidez, según se explica en los distintos informes rendidos por el órgano director, consistiría en que el registrador omitió realizar el examen de fondo a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Marcas como parte del procedimiento de inscripción, a fin de determinar si la solicitud marcaria en cuestión incurría en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la misma ley. Ya que de haberlo hecho habría detectado la existencia de un signo distintivo similar, amparando los mismos productos, a saber, “GRUPO NEXCOM” cuyo titular es  Continex, Continental Importación y Exportación S.A., y realizado las objeciones de rigor a la sociedad expedientada. 


 


Nótese, que sin necesidad de entrar en el juicio técnico jurídico acerca de si las marcas en conflicto son o no semejantes en los términos del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y susceptibles, por tanto, de causar confusión al público consumidor – lo que supondría exceder los alcances de este tipo de pronunciamientos al incurrir en un examen de esa naturaleza, lo que sí se puede constatar sin mayor dificultad es que revisados los 46 folios que componen el legado de prueba adjunto, como la lista de eventos de la certificación registral de folios 45-46 de dicho expediente, es que no consta el Listado de posibles antecedentes de marcas o que el Registro de la Propiedad Industrial haya procedido a realizar el estudio de novedad de la marca impugnada, como parte del trámite de inscripción que ordena el citado artículo 14 de la Ley de Marcas.


 


Tan solo se evidencia un auto de prevención por aplicación de los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas, en el cual se le comunica objeción de fondo a la empresa NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA. S.A., por tratarse de un signo que no resultaba distintivo al emplear un término comúnmente utilizado por el lenguaje coloquial de las compañías para los negocios relacionados con la informática (folio 24 Legajo de pruebas). El representante de la empresa expedientada tuvo oportunidad de manifestarse en cuanto a esta observación y vía recurso logró proseguir con el proceso de inscripción.


 


No obstante, dicha prevención no remplaza el examen de novedad, sobre todo cuando se da la suerte de que existe el signo marcario “GRUPO NEXCOM”, previamente inscrito a favor de un tercero para la misma clase internacional; del que se afirma comparte cierto grado de similitud o identidad. 


 


Dicho examen de fondo resulta fundamental precisamente para resguardar los derechos de terceros, como parte de las funciones esenciales del Registro Nacional en garantizar la seguridad registral del tráfico jurídico, haciendo efectivo el derecho de prelación garantizado en el artículo 4 de la mencionada Ley de Marcas.


 


De manera que su inobservancia, como se evidencia a simple vista en el presente caso, además de que acarrea la violación de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por falta de aplicación a la solicitud marcaria concreta – pues si el registrador se saltó este trámite es claro que no analizó dichas causales de inadmisibilidad –, supone la omisión de una formalidad sustancial del procedimiento que acarrea la nulidad de lo actuado a tenor del artículo 223 de la LGAP; y como corolario la nulidad absoluta del acto registral (artículos 166 y 167 de la misma ley); por cuanto no solo coloca en un estado de indefensión a la sociedad CONTINEX (CONTINENTAL IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN S.A.), quien adquirió la protección registral a su signo desde una fecha muy anterior y que se ve amenazada con el registro de otro distintivo que se le opone, sino que de haberse cumplido con dicho requisito muy probablemente se habría impedido la inscripción de la marca cuestionada.


 


Se trata, finalmente, de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesto, en la medida que la ausencia de ese paso procedimental resulta muy clara y notaria en el respectivo legajo de prueba.


 


 


V.           CONCLUSIÓN.


 


Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro n.° 212943, correspondiente a la marca “NETCOM TECHNOLOGIES (DISEÑO)”, propiedad de la empresa NETCOM TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA S.A., debido al carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad.


 


Se devuelve, adjunto a este dictamen, las piezas del expediente administrativo (incluido el Legajo de Prueba) remitido en su momento.


 


Sin otro particular, atentamente se suscriben,


 


 


 


 


 


Alonso Arnesto Moya                                           Durley Arguedas Arce


Procurador                                                          Abogada de Procuraduría


 


 


 


 


 


AAM/DAA/dms