03 de febrero, 2015

C-008-2015

                                              

Señora

Cristina Ramírez Chavarría

Ministra de Justicia y Paz

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta al oficio MJP-1073-12-2014 de 9 de diciembre de 2014, recibido el 16 de diciembre de 2014, y mediante el cual se requiere el dictamen preceptivo y favorable, requerido por la Ley, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de marca N.° 196490, de la Marca CAFETTO (DISEÑO), propiedad de la empresa CB ENTERPRESE INC.

 

 

I.                ANTECEDENTES

 

            Luego del análisis del expediente administrativo que se adjuntó a la gestión, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

1.             Por escrito fechado 31 de marzo de 2009, MONTE ALMENDRO KARPATOS S.A. solicitó la inscripción de la Marca CAFFETTO´S. Esta solicitud fue tramitada bajo el expediente 2009-2709. (Ver folio 2 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

2.             Que en el expediente consta una carta de consentimiento mediante la cual, se acuerda que Jean Paul Giudecelli Piñeres, titular del nombre comercial CAFETTO´S , habilita que MONTE ALMENDRO KARPATOS S.A. proceda a registra y utilizar la marca CAFETTO´S en las clases 30 y 33. Esta carta de consentimiento tiene fecha de 24 de enero de 2009. (Ver folio 5 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

3.             Por auto de prevención de las 12:29:59 de 15 de abril de 2009 se comunica a MONTE ALMENTRO KARPATOS S.A., que su solicitud se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 8.a y 8.c de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Esto por cuanto ya existe registrada una marca, en la misma clase protegiendo los mismos productos, que se denominaba CAFETTO, bajo el número de registro 98083. (Ver folio 6  del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

4.             Por escrito de 5 de mayo de 2009, MONTE ALMENDRO KARPATOS S.A., solicita que se suspenda el trámite de su marca expediente 2009-2709. Esto en el tanto se resuelva la acción de cancelación del registro 98083. (Ver folio 8 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

5.             Por resolución de las 14:14:11 de 13 de mayo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial dicta auto de suspensión a pedido de parte en relación con la solicitud planteada por Monte Almendro Karpatos S.A. ( Ver folio 8 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

6.             Por resolución de las 14:30:28 horas del 16 de agosto de 2013, y en vista de que ya había resuelto la cancelación del registro 98083, se procedió a levantar el suspenso de la solicitud de Monte Almendro Karpatos S.A expediente 2009-2709. (Ver folio 14 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

7.             Por resolución de las 14:30:48 horas del 16 de agosto de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial dictó otra vez un auto de suspensión, pero esta de vez de oficio, hasta tanto se asentara la transferencia que se encuentra bajo el número de anotación 2-84904. (Ver folio 16 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

8.             Que por solicitud de 16 de abril de 2009, INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A. solicitó la inscripción de la marca CAFETTO. Esta gestión la realizó MAURICIO BONILLA ROBERT en la condición de Gestor de Negocios.  Con motivo de esta gestión se abrió el expediente 2009-2952  (Ver folios 20 al 23 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

9.             Por resolución de las 14:20:58 horas del 21 de abril de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le previene al Gestor de Negocios que la empresa debe ratificar lo actuado por él. (Ver folio 27 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

10.         Por escrito del 8 de mayo de 2009, el señor Mauricio Bonilla Robert aporta un poder otorgado por INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A. para actuar dentro del expediente 2009-2952. ( Ver folio 29 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

11.         Por resolución de las 17:53:37 horas del 26 de agosto de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial procedió a suspender de oficio el trámite de la solicitud de INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A. Esto en el tanto resolvía la acción de cancelación que se tramitaba en el expediente 1995-1306. (Ver folio 42 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

12.         Que bajo el expediente 1995-1306 consta que se habría inscrito desde 23 de febrero de 1995, la marca de fábrica CAFETTO, a nombre INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A. (Ver folio 51 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

13.         Que el expediente de inscripción de marca 2009-2952 concluyó con la inscripción de la marca de fábrica CAFETTO, clase 33 internacional para proteger bebidas alcohólicas. Esta marca fue inscrita el 16 de noviembre de 2009. Esta marca fue inscrita a nombre de CB ENTERPRISE INC y el registro es 196490. (Ver folio 82 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

14.         Que bajo el expediente 1995-1305 consta que desde 2 de diciembre de 1996 consta la inscripción de la marca CAFETTO, clase 33 internacional para la protección de vinos. Esto bajo el registro 98083, propiedad de INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA. Este registro fue cancelado por falta de uso de conformidad con el voto N.° 441-2012 del Tribunal Registral Administrativo. (Ver folio 84 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

15.         Que se ha certificado que la solicitud de inscripción de MONTE ALMENDRO KARPATOS S.A. para inscribir la marca CAFETTO´S, clase 33 Bebidas Alcohólicas, todavía estaba en trámite de inscripción en el momento de la certificación – 15 de noviembre de 2013-. Esto corresponde al expediente 2009-2709. (Ver folio 86 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

16.         Que consta que la cesión de la marca del registro 196490, originalmente inscrita a nombre de INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA S.A., a favor de CB ENTERPRISE. (Ver folios 61 al 67 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos)

17.         Que por Informe de Expediente – Actividad Procesal Defectuosa – del 12 de setiembre de 2013 se señaló la posible existencia de un vicio de nulidad en la inscripción de la marca registro N.° 196490 – propiedad de CB ENTERPRISE – por cuanto se habría realizado en contravención con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas. Esto en el tanto ya existía en trámite el expediente 2009-2709 que por orden le precedía. Este informe fue firmado por Alvaro Valverde Mora. (Ver folios 1 al 10 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

18.         Por resolución N.° 480-2013 de las 9:30 horas del 13 de setiembre de 2013, la entonces Ministra de Justicia, Ana Isabel Garita Vílchez, ordenó abrir un procedimiento administrativo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro N.° 196490 – propiedad de CB ENTERPRISE – y designó, al efecto, al correspondiente órgano director. (Ver folios 11 y 12 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

19.         Que el órgano director dictó la resolución de apertura del procedimiento, resolución de las 9:30 horas del 14 de octubre de 2013. (Ver folios 15 al 22 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

20.         Esta resolución fue comunicada a la abogada Gabriela Miranda Urbina personalmente. De acuerdo con el Registro constaba que la señora Miranda Urbina fungía como apoderada especial en materia de marcas para la empresa CB Enterprise INC en Costa Rica. (Ver folio 23 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

21.         La audiencia oral y privada se celebró el 13 de noviembre de 2013. En esta audiencia, el abogado de Monte Almendró Karpatos S.A. indicó que ellos habían interpuesto una acción de cancelación contra la marca registro 98083, CAFETTO,  propiedad de INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA,  por falta de uso. Esta acción fue resuelta hasta el 20 de abril de 2012 por voto N.° 441-2012 del Tribunal Registral. Ahora, de acuerdo con lo indicado por el abogado de Monte Almendro Karpatos S.A., en el ínterin en que se resolvía la acción de cancelación, la empresa INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA habría realizado su solicitud de 19 de abril de 2009, que se tramitó bajo  expediente 2009-2952, para inscribir nuevamente la marca CAFETTO.  Se aclaró que esta solicitud del expediente N.° 2009-2952 fue posterior a la presentada por MONTE ALMENDRO KARPATOS S.A. que databa del 19 de marzo de 2009, expediente 2009-2709. (Ver folios del 26 al 28 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

22.         Por resolución de las 8:30 horas del 15 de noviembre de 2013, el órgano director rindió su informe final. (Ver folios del 30 al 39  del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

23.         Previa solicitud de la Ministra de Justicia, Silvia Patiño Cruz – Procuradora adjunta -, rinde el dictamen preceptivo y favorable C-290-2013 de 10 de diciembre de 2013 el cual indica que efectivamente existe un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el registro de marca 196490. (Ver folios 41 al 53 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

24.         En escrito recibido el 14 de enero de 2014, se apersona el Lic. Mauricio Bonilla Robert al expediente de nulidad 05-2013 para pedir la invalidación de la notificación de la resolución de apertura del procedimiento administrativo de las 9:30 horas del 14 de octubre de 2013. Al efecto, el Lic. Bonilla Robert indicó que él es la persona que ostenta el poder especial para efectos de patentes otorgado por la empresa CB ENTERPRISE INC y que él no fue comunicado de esa resolución de apertura. (Ver folios 54 a 56 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

25.         El señor Bonilla Robert aportó un poder especial otorgado por CB ENTERPRISE INC, representada por ROBERTO FERNANDO GARCIA BOTRAN, a favor de MAURICIO BONILLA ROBERT Y FEDERICO GUZMAN BRENES, para que ejerzan como apoderados especiales en relación con derechos de propiedad intelectual  y que puedan realizar las gestiones y responder en juicio por motivo de las marcas propiedad CB ENTERPRISE INC. El poder fue otorgado para ser ejercitado únicamente en el territorio de la República de Costa Rica. El poder fue otorgado ante el notario EDUARDO LARA GRAZIOSO en la ciudad de Guatemala, en la escritura N.° 296 de 1 de octubre de 2011. Se aportó la constancia de que el notario LARA GRAZIOSO se encuentra habilitado para el ejercicio del notariado. (Ver folios 57 a 61 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

26.         Por resolución de las 8:30 horas del 5 de marzo de 2014, el órgano director recomendó anular el procedimiento por haberse ocasionado una indefensión a CB ENTERPRISE INC. (Ver folios 63 a 67  del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

27.         Mediante oficio MJP-333-03-2014 de 18 de marzo de 2014, se remitió a la Procuraduría General información del incidente de nulidad presentado por Mauricio Bonilla Robert indicando que este incidente aportaba información y elementos que no se conocían al momento de la emisión del dictamen C-290-2013. Así la Procuraduría General emitió el dictamen C-123-2014 de 8 de abril de 2014 en el cual se señaló: “De los hechos descritos en el apartado anterior, se desprende que en virtud de lo establecido en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, esta Procuraduría fue requerida para emitir el dictamen favorable respectivo para decretar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la marca CAFETTOS (Diseño), inscrita a nombre de la empresa CB ENTERPRISE INC.  En virtud de lo anterior, fue presentado a este órgano asesor el expediente administrativo N°05-2013, en el cual constaba el procedimiento llevado a cabo por el órgano director en garantía del debido proceso. Dentro de las actuaciones desplegadas, se desprende que tanto el acto de nombramiento del órgano director como el inicio del procedimiento administrativo, fueron notificados a la señora Gabriela Miranda Urbina, quien en las actas de notificación aparece como “abogada de la empresa” CB ENTERPRISE INC. Lo anterior, sin duda alguna hizo presumir a esta Procuraduría que la empresa afectada había sido correctamente notificada, pues dicha persona recibió ambas notificaciones con su firma, consignándose en las actas respectivas que ella era la abogada de la empresa CB ENTERPRISE INC. En otras palabras, la señora Gabriela Miranda Urbina no cuestionó en ningún momento la calidad en la que recibía la notificación, y por el contrario, con su firma hizo presumir que actuaba en tal condición. Tampoco fue cuestionado tal hecho por el órgano director del procedimiento, todo lo cual pudo haber inducido a error a este órgano asesor.  Es por ello, que al momento de emitirse el dictamen C-290-2013 del 10 de diciembre de 2013, esta Procuraduría no encontró la omisión de notificación que ahora se señala, de la empresa CB ENTERPRISE INC, lo cual se vio reforzado con el hecho de que del expediente administrativo que nos fue remitido, no se desprendía como ahora se señala, que el señor Mauricio Bonilla Robert, fuera el representante de la citada empresa. Por el contrario, del expediente se desprendía que él más bien actuó representando a la empresa Licorera Quezalteca S.A, quien ostentaba originalmente los derechos sobre la marca, pero que posteriormente fueron traspasados a favor de la empresa CB ENTERPRISE INC. Nótese que ni en el acto de cesión de la marca ni posterior a ello, consta en el expediente que el señor Mauricio Bonilla Robert haya asumido la representación de esta última. No fue sino con posterioridad a la emisión del dictamen indicado, que el señor Bonilla Robert presenta el incidente de nulidad de notificación, contra el auto de apertura del procedimiento, para lo cual aporta como prueba la escritura 296, otorgada ante el notario Eduardo José Lara Grazioso en la ciudad de Guatemala el 1 de octubre de 2011, y en la cual consta un poder especial otorgado a su favor por la empresa CB ENTERPRISE INC, para ser ejercido en Costa Rica. No obstante ello, a la fecha no consta en el expediente administrativo que dicho poder haya cumplido con los requisitos impuestos en la legislación costarricense para desplegar efectos jurídicos en nuestro territorio.”  (Ver folios 69 al 75 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

28.         Asimismo, en el mismo dictamen C-123-2014 se señaló: “Es por lo anterior, que este órgano asesor recomienda a la señora Ministra consultante que previo a la resolución del incidente de nulidad presentado, se constate de manera fehaciente que el señor Mauricio Bonilla Robert, efectivamente ostenta representación suficiente de la empresa CB ENTERPRISE INC, en cuyo caso deberá determinarse si existió indefensión en perjuicio de dicha empresa en el procedimiento administrativo llevado a cabo. Para ello, deberá revisarse si el poder que dice tener puede ejercerse válidamente en Costa Rica, pues ello no se desprende del expediente administrativo que ha tenido a la vista este órgano asesor.” Luego, se apuntó que el alcance del dictamen C-290-2013 del 10 de diciembre de 2013, queda supeditado a lo que en definitiva se demuestre en vía administrativa en cuanto a la representación de la empresa CB ENTERPRISE INC. (Ver folios 69 al 75 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

29.         Por resolución de las 9:45 horas del 12 de junio de 2014, se anuló todo lo actuado en el procedimiento de nulidad N.° 05-2013. Al efecto, el órgano director señaló que, en efecto, se demostró que el señor Mauricio Bonilla Robert tiene el poder especial otorgado por CB ENTERPRISE INC para representarla en la materia de inscripción de sus marcas en Costa Rica. Igualmente se demostró que este poder fue otorgado en el año 2011. Luego se constató que la resolución de apertura del procedimiento fue comunicada por error a la abogada que tenía el antiguo poder. Se señala que el poder otorgado a favor de Bonilla Robert cumple con lo previsto en el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el cual establece que cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue y deberá autenticarse. (Ver folios del 83 al 88 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

30.         Por resolución de las 15:30 horas del 25 de junio de 2014, el órgano director volvió a dictar la resolución de apertura del procedimiento para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de marca 196490 propiedad de la empresa CB ENTERPRISE INC. En esta resolución se indicó la naturaleza y carácter del procedimiento. Se indicó cuál sería el vicio que adolecería el acto administrativo. Se puso a disposición de la parte eventualmente afectada el expediente administrativo, se le impuso en conocimiento de ofrecer y producir prueba, y de recurrir la resolución de apertura. Y señaló el 24 de julio de 2014 para realizar la comparecencia oral y privada. Esta resolución fue notificada a Mauricio Bonilla Robert y al apoderado de la empresa Monte Almendro Karpatos S.A. ( Ver folios105 a 111 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

31.         Por escrito de 24 de julio de 2014, el señor Mauricio Bonilla Robert presentó recusación contra el Lic. Alvaro Valverde Mora, órgano director del procedimiento, alegando que existía una causal de abstención en el tanto este funcionario era la persona que había elaborado el Informe de Expediente – Actividad Procesal Defectuosa – del 12 de setiembre de 2013 -. (Ver folios 131 y 132 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

32.          Por motivo de la recusación, se suspendió la comparecencia oral y privada señalada para el 24 de julio de 2014. (Ver folio 133 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

33.         Por resolución N.° 553-2014 de las 11:21 del 29 de julio de 2014, la Ministra de Justicia declaró improcedente la recusación por cuanto el Lic. Valverde Mora había sido designado como órgano instructor del procedimiento sin que tuviese poder de decisión sobre la resolución final. (Ver folios 140 al 144 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

34.         La audiencia se reprogramó para el 17 de setiembre de 2014. La resolución de reprogramación fue comunicada a todas las partes, incluyendo al fax señalado por Mauricio Bonilla Robert. (Ver folios 165 a 168 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

35.         La comparecencia oral y privada se celebró el 17 de setiembre de 2014 sin que compareciera el Lic. Mauricio Bonilla Robert y con la asistencia de Esteban Monge Morera, apoderado de Monte Almendro Karpatos S.A. (Ver folios 69 y 170 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

36.          El órgano director presentó su informe el 30 de setiembre de 2014. (Ver folios 172 a 180 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo II)

 

 

II.             EN ORDEN A LA POTESTAD DE REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS.

 

            Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N.° 7978 de 6 de enero de 2000 (LMSD). Disposición que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca. Para efectos de claridad, transcribimos el numeral 37 no sin advertir que el último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”

 

            En efecto, tal y como se ha indicado en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

 

            Sin embargo, desde el dictamen C-421-2007 la jurisprudencia administrativa ha tenido la cautela de advertir que el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades. Esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración.  “Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.

 

La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

 

En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).”

 

            Desde el dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos. Se transcribe en lo conducente el dictamen recién citado:

 

“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”

 

            Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011 y C-34-2012 de 30 de enero de 2012.

 

            Ahora bien, también se ha señalado que tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. Transcribimos nuevamente el dictamen C-421-2007:

 

“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”

 

 

III.             EN ORDEN AL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN ESTE CASO CONCRETO, TRAMITADO BAJO EL EXPEDIENTE 05-2013.

 

De previo a dictaminar la existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el presente asunto, conviene hacer una breve consideración sobre algunos aspectos del procedimiento que han sido relevantes en el presente caso.

 

En efecto, debe destacarse que ya en este asunto, este Órgano Superior Consultivo había emitido, de modo favorable, un dictamen C-290-2013 de 10 de diciembre de 2013.

 

No obstante, lo cierto del caso es que luego de dictaminada la nulidad en el memorial C-290-2013, el Lic. Bonilla Robert requirió  a la administración activa la anulación de todo lo actuado en el procedimiento, el cual se tramitó bajo el expediente 05-2013. Al efecto, alegó que la resolución de apertura del procedimiento – dictada el 14 de octubre de 2013 – no le fue notificada a su persona. En este sentido, el Lic. Bonilla Robert argumentó que él es la persona con el poder especial, otorgado de conformidad con el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y otros signos distintivos  (LMSD), para atender los asuntos de marcas, incluyendo gestiones administrativas, de la empresa CB ENTERPRISE INC.  Así indicó que la resolución de apertura fue notificada a una abogada notaria que solía tener ese poder, no obstante, insistió en que el poder actual lo ostenta su persona.

 

Por dictamen C-123-2014 de 8 de abril de 2014, este Órgano Superior Consultivo, luego de realizar unas consideraciones sobre el artículo 82. Bis de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos señaló que, de previo a anular el procedimiento, la administración activa debía constatar que ese poder, otorgado al señor Bonilla Robert, hubiese cumplido con los requisitos impuestos en la legislación costarricense para desplegar efectos jurídicos en nuestro territorio. Esto para determinar si efectivamente se había comunicado la resolución de apertura al personero equivocado y que, por tanto, se hubiese puesto en indefensión a la empresa CB ENTERPRISE INC. En todo caso, el dictamen C-123-2014 aclaró que la decisión final en cuanto al incidente presentado o incluso si debe dictarse o no acto final en el procedimiento ya tramitado, constituía una atribución que atañe al órgano decisor de la Administración.

 

Asimismo, en el dictamen C-123-2014 se señaló que el alcance del dictamen C-290-2013 del 10 de diciembre de 2013, quedaba supeditado a lo que en definitiva se demuestre en vía administrativa en cuanto a la representación de la empresa CB ENTERPRISE INC.

 

Así las cosas, por resolución de las 9:45 horas del 12 de junio de 2014, se anuló todo lo actuado en el procedimiento de nulidad N.° 05-2013. Al efecto, la administración estimó que, en efecto, el poder otorgado por CB ENTERPRISE INC al señor Bonilla Robert cumplía con lo previsto en el artículo 82 bis LMSD:

 

Artículo 82 bis.- Poder para propiedad intelectual . Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante, en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato.

 

Cuando el poder se extienda en el extranjero, podrá formalizarse conforme al derecho interno del país donde se otorgue, y deberá autenticarse.

 

 

Salvo disposición en contrario, todo mandatario se entenderá autorizado, suficiente y bastante para realizar todos los actos que las leyes autoricen realizar al propio titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes, ante cualquier autoridad, oficina o registro público, para la inscripción, el registro, la renovación, el traspaso, la licencia y los demás movimientos aplicados, la conservación o la defensa de sus derechos, tanto en sede administrativa como judicial, en todas sus instancias e incidencias.

 

Luego, se procedió a realizar nuevamente el procedimiento administrativo. Al efecto, debe constatarse que la nueva resolución de apertura, dictada 15:30 horas del 25 de junio de 2014 fue notificada al Lic. Bonilla Robert, en representación de CB ENTERPRISE INC, quien se apersonó al expediente e incluso actúo en el mismo. No obstante que realizada la comparecencia oral y privada, la cual le fue debidamente comunicada, no se presentara en la misma sin justificar su ausencia.

 

Así las cosas, la administración activa procedió a requerir, otra vez, el dictamen preceptivo y favorable de la Procuraduría General para determinar la existencia de un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el registro de marca N.° 196490, de la Marca CAFETTO (DISEÑO), propiedad de la empresa CB ENTERPRESE INC.

 

 

IV.             EN ORDEN A LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL REGISTRO DE MARCA N.° 196490

 

Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir que efectivamente, el acto de inscripción de marca N.° 196490, Marca CAFETTO (DISEÑO), propiedad de la empresa CB ENTERPRESE INC, padece de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta por violación del artículo 8.a LMSD.

 

En este sentido, debe notarse que marca de fábrica CAFETTO, clase 33 internacional para proteger bebidas alcohólicas, fue inscrita el 16 de noviembre de 2009. Esta marca fue inscrita a nombre de CB ENTERPRISE INC y el registro es 196490. (Ver folio 82 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

 

Igual debe destacarse que la solicitud de inscripción de esa marca – tramitada bajo  el expediente 2009-2952 - fue presentada  el 16 de abril de 2009. (Ver folios 20 al 23 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

 

No obstante, es manifiesto que en el momento de inscribir la marca CAFETTO ya se encontraba en trámite de registro por parte de un tercero y desde una fecha anterior, una solicitud de inscripción de una marca similar o idéntica.

 

Concretamente, es necesario señalar que en el momento de inscribir la marca N.° 196490, se encontraba en trámite la solicitud de fecha 31 de marzo de 2009, presentada por  MONTE ALMENDRO KARPATOS S.A. para  la inscripción de la Marca CAFFETTO´S. Esta solicitud fue tramitada bajo el expediente 2009-2709. (Ver folio 2 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

 

Valga decir que esta solicitud se encontraba suspendida por cuanto se encontraba pendiente de resolución  una acción de cancelación por falta de uso de la  marca CAFETTO, clase 33 internacional para la protección de vinos, registro 98083, propiedad de INDUSTRIA LICORERA QUEZALTECA. Esta acción fue resuelta con el voto N.° 441-2012 del Tribunal Registral Administrativo. (Ver folio 84 del expediente 05-2013 Nulidad de Oficio Cafettos, tomo I)

 

Así las cosas, es claro que el registro N.° 196490 de 16 de noviembre de 2009 se ha hecho en contravención lo previsto en el artículo 8.a de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Así las cosas lo procedente es reiterar lo dicho en el dictamen C-290-2013 de 10 de diciembre de 2013:

 

En el caso concreto, esta Procuraduría observa que la Administración constató una nulidad absoluta de carácter evidente y manifiesto, por cuanto quedó acreditado en el procedimiento administrativo llevado a cabo, que la inscripción de la marca “CAFETTO (DISEÑO)”, registro 196490, a favor de la empresa CN ENTERPRISES INC, fue realizada en contravención de lo dispuesto en el artículo 4 inciso b) y el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N°  7978  del 6 de enero de 2000, toda vez que con anterioridad a dicha inscripción se había solicitado previamente la marca CAFETTO´S por parte de la empresa MONTE ALMENDRO KARPATOS S.A, bajo el número de solicitud 2009-2709.

Al respecto, y citados por su orden de importancia, establecen dichos artículos en lo conducente:

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

 

(…)” (La negrita no forma parte del original)

 

“Artículo 4°- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

 

(…)

 

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

 

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

 

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.”

 

     Los artículos anteriores sirvieron de fundamento al análisis realizado por el órgano director para determinar que en este caso ha existido una nulidad de carácter absoluto, evidente y manifiesto, lo cual no fue refutado en ningún momento por la parte afectada, al no haberse apersonado a la audiencia oral y privada, aun con la notificación respectiva.

En consecuencia, la nulidad en este caso es patente y grosera, pues se logra determinar con la simple confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, toda vez que no puede inscribirse una marca, si otra empresa la ha solicitado de manera previa.

Así las cosas, la nulidad apuntada no sólo implica la ausencia de un elemento esencial del acto administrativo, sino que además es patente y notoria con la sola confrontación del acto administrativo con la norma legal, sin necesidad de acudir a la interpretación o exégesis.  (En ese sentido ver entre otros muchos, dictámenes C-280-2003 de 19 de setiembre del 2003, C-317-2003 de 7 de octubre del 2003, C-356-2003 de 13 de noviembre del 2003 y C-089-2005 del 01 de marzo del 2005).

 

 

V.             CONCLUSION

 

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del acto de inscripción de marca N.° 196490, Marca CAFETTO (DISEÑO), propiedad de la empresa CB ENTERPRESE INC, padece de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta por violación del artículo 8.a LMSD.

 

Atento se suscribe;

 

 

                                                                                Jorge Andrés Oviedo Alvarez                             

                                                                                Procurador Adjunto  

 

JOA/jmd