C-182-2015

17 de julio, 2015

 

 

Licenciada

Cecilia Sánchez Romero, Msc.

Ministra de Justicia y Paz

 

 

Estimada señora:

 

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta al oficio MJP-1330-07-2015 de 2 de julio de 2015, recibido el 14 de julio de 2015, y mediante el cual se requiere el dictamen preceptivo y favorable, requerido por la Ley, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de marca N.° 239519, CAESARSTONE, propiedad de CESARSTONE SDOT-YAM LTD.

 

 

I.                ANTECEDENTES

 

            Luego del análisis del expediente administrativo que se adjuntó a la gestión, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

 

A.           Por oficio AJ-RPI-14-2015 de 28 de enero de 2014 (sic), dirigido al Director del Registro de la Propiedad Industrial, la asesoría jurídica del registro remitió un informe de actividad procesal defectuosa referente a la inscripción del registro N.° 239519, CAESARSTONE, propiedad de CESARSTONE SDOT-YAM LTD. Al respecto, se advirtió la existencia de un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta en esa inscripción. Esto al haberse respetado el procedimiento de oposición previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. (Ver folios del 1 al 13 del expediente de nulidad, N.°01-2015)

B.           Por resolución N.° 110-2015 de las 10:30 horas del 29 de enero de 2015, la Ministra de Justicia y Paz resolvió abrir un procedimiento administrativo para determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de marca N.° 239519, CAESARSTONE, propiedad de CESARSTONE SDOT-YAM LTD y designó al órgano director. (Ver folio 15 del expediente de nulidad N.° 01-2015)

C.           Por resolución de las 12:10 horas del 20 de abril de 2015, el órgano director dictó la resolución de inicio del procedimiento administrativo para determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de marca N.° 239519, CAESARSTONE, propiedad de CESARSTONE SDOT-YAM LTD. Esta resolución señaló claramente la naturaleza, carácter, finalidad del procedimiento administrativo. Asimismo se señaló el vicio acusado en el acto administrativo. Se indicó el derecho de la parte afectada a apersonarse en el procedimiento con un patrocinio letrado y se puso a disposición de las partes el expediente administrativo, amén de imponer sobre el derecho a producir prueba. Finalmente se señaló el 18 de mayo para realizar la comparecencia oral y privada. Esta resolución fue comunicada a la parte el 22 de abril de 2015. (Ver folios 16 al 24 del expediente de nulidad N.° 01-2015)

D.           La comparecencia oral y privada se realizó el 18 de mayo de 2015 con la participación del apoderado especial de CESARSTONE SDOT-YAM LTD. (Ver folios 26 al 27 del expediente de nulidad N.° 01-2015)

E.            Por memorial del 28 de mayo de 2015, el órgano director rindió su informe final. (Ver folios del 28 al 37 del expediente de nulidad N.° 01-2015)

 

 

II.             EN ORDEN A LA POTESTAD DE REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS.

 

            Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N.° 7978 de 6 de enero de 2000 (LMSD). Disposición que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca. Para efectos de claridad, transcribimos el numeral 37 no sin advertir que el último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:

 

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”

 

            En efecto, tal y como se ha indicado en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

 

            Sin embargo, desde el dictamen C-421-2007 la jurisprudencia administrativa ha tenido la cautela de advertir que el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades. Esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración.  

 

“Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.

 

La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

 

En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).”

 

            Desde el dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos. Se transcribe en lo conducente el dictamen recién citado:

 

“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”

 

            Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011 y C-34-2012 de 30 de enero de 2012.

 

            Ahora bien, también se ha señalado que tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. Transcribimos nuevamente el dictamen C-421-2007:

 

“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”

 

 

III.           EN ORDEN A LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL REGISTRO DE MARCA N.°  239519

 

Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir que, efectivamente, el registro de marca N.° 239519, CAESARSTONE, propiedad de CESARSTONE SDOT-YAM LTD , padece de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta por violación del artículo 8.c LMSD.

 

En este sentido, debe notarse que  la marca N.° 239519, CAESARSTONE, fue inscrita a nombre  de CAESARSTONE SDOT-YAM LTD el 31 de octubre de 2014 dentro de la Clase 20 internacional: Encimeras: partes de muebles hechas a base de compuesto de piedra. (Ver folio 153 del expediente de Legajo de Prueba)

 

Igual debe destacarse que la solicitud de inscripción de esa marca – tramitada bajo  el expediente 2014-1896, fue presentada el 4 de marzo de 2014 bajo las clases 19 y 20 que protegen baldosas de cuarzo – compuesto de piedra y cerámica – y Encimeras. (Ver folios del 2 al 3 del expediente de Legajo de Prueba)

 

No obstante, es manifiesto que en el momento de inscribir la marca CAESARSTONE  a nombre de CAESARSTONE SDOT-YAM LTD, ya se había presentado  una oposición alegando un mejor derecho a inscribir por parte de CERAMICHE CAESAR SPA, empresa que alega ser dueña de la marca CAESAR y que protege productos semejantes a los CAESERSTONE, en particular baldosas de cuarzo (clase 19). Igualmente se alegó que existía confusión no solo por la identidad o similitud de productos sino por asociación. Así la oposición afectaba, e incluso se indicó expresamente, tanto la clase 19 como la 20. Esta oposición fue presentada el 23 de julio de 2014. (Folios del 16 al 120 del Legajo de Prueba)

 

A pesar de lo anterior, la asesoría jurídica del Registro Nacional por auto de las 9:20_54 del 31 de octubre de 2014, previa solicitud de CAESARSTONE SDOT-YAM LTD, admitió  una solicitud de división de inscripción para inscribir la marca CAESARSTONE únicamente en la clase 20, argumentando, en contrapelo con la documentación constante en el expediente, que la oposición de CERAMICHE CAESAR SPA lo había sido únicamente en relación con la clase 19. (Ver folio 140 del Legajo de Prueba)

 

Lo anterior constituyó un claro y evidente error pues es manifiesto que desde la presentación de su oposición el 23 de julio de 2014, la empresa CERAMICHE CAESAR SPA se opuso a  la inscripción de interés tanto en la clase 19 como la 20.

 

Es decir que el registro la marca N.° 239519, CAESARSTONE, clase 20, se realizó a pesar de que existía sin resolver una oposición alegando un mejor derecho para obtener registro. (Ver artículo 8.c de la Ley de Marcas y otros signos distintivos)

 

Así las cosas, es claro que el registro N.° 196490 de 16 de noviembre de 2009 se ha hecho en contravención lo previsto en el artículo 8.c en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Se transcribe el numeral 8.c:

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

 

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

 

En consecuencia, la nulidad en este caso es patente y grosera, pues se logra determinar con la simple confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, toda vez que no puede inscribirse una marca, sin que se resuelva, por el procedimiento previsto en el artículo 17, aquella oposición que haya sido presentada con base en una marca no registrada. Se transcribe el artículo 17 de la Ley Marcas y otros signos distintivos:

 

Artículo 17°- Oposición con base en una marca no registrada. Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.

 

Así las cosas, la nulidad apuntada no sólo implica la ausencia de un elemento esencial del acto administrativo, excepsionalmente el  motivo sino que además es patente y notoria con la sola confrontación del acto administrativo con la norma legal, sin necesidad de acudir a la interpretación o exégesis.  (En ese sentido ver entre otros muchos, dictámenes C-280-2003 de 19 de setiembre del 2003, C-317-2003 de 7 de octubre del 2003, C-356-2003 de 13 de noviembre del 2003 y C-089-2005 del 01 de marzo del 2005).

 

 

IV.          CONCLUSION

 

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro de marca N.° 239519, CAESARSTONE, propiedad de CESARSTONE SDOT-YAM LTD.

 

 

Atento se suscribe;

 

 

 

 

Jorge Andrés Oviedo Alvarez                            

Procurador Adjunto     

 

 

 

JOA/jmd