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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 260
 
  Dictamen : 260 del 16/09/2019   

16 de setiembre de 2019


C-260-2019


 


Señora


Marcia González Aguiluz                      


Ministra de Justicia y Paz


S.      D.


 


Estimada señora:


 


            Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta al oficio MJP-524-09-2019 de 5 de setiembre de 2019 y mediante el cual se requiere el dictamen preceptivo y favorable, requerido por la Ley, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de marca N.° 268660, referente al signo MONA BEACH LIFE, propiedad de xxx.


 


 I.- ANTECEDENTES


 


            Luego del análisis del expediente administrativo que se adjuntó a la gestión, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:


 


  1. En fecha 4 de agosto de 2017, la señora xxx solicitó al Registro de la Propiedad Industrial que se inscribiera a su nombre la marca  MONA BEACH LIFE como marca de fábrica, de comercio y servicios en la clase N.° 25 internacional que corresponde a Prendas de Vestir. No se hizo reserva del término “BEACH LIFE” (Ver folios 1 al 3 del expediente de legajo de prueba)
  2. Mediante escrito del 4 de octubre de 2017, el señor JOSE MARTÍN AZOFEIFA RODRIGUEZ, apoderado especial administrativo de la señora xxx presentó oposición a la solicitud de inscripción de marca de la señora xxx. Al efecto indicó que conforme comprobaba mediante Certificado de la Marca expedido por las autoridades argentinas, la Marca MONA BEACH LIFE se encontraba ya inscrita a su nombre en la clase 25 bajo el registro N.° 2.798.103. Así presentó oposición sobre la base de una marca no registrada en Costa Rica.  (Ver folios 8 al 33 del legajo de prueba)
  3. En escrito del 26 de octubre de 2017, la señora xxx solicitó la inscripción de la marca MONA BEACH LIFE indicando que era la titular de dicha marca en Argentina. (Ver folios 33 al 67 del legajo de prueba)
  4. Por resolución de las 11:08.49 horas del 26 de octubre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dejó en suspenso la solicitud de inscripción presentada por la señora xxx hasta no se resolviera la gestión hecha por la señora xxx. (Ver folio 68 del legajo de prueba.)
  5. Que haciendo caso omiso y dejando sin resolver la oposición formulada por la señora xxx, el Registro de la Propiedad Industrial procedió a inscribir la MARCA MONA BEACH LIFE  a nombre de la señora xxx en la clase 25 internacional bajo el número de registro 268660. Esta inscripción se realizó el 19 de enero de 2018. (Ver folios 72 y 73 del legajo de prueba)
  6. Mediante oficio DPI-RPI-20-2019 de 12 de marzo de 2019, se levantó un informe de actividad procesal defectuosa en relación con la inscripción de la marca MONA BEACH LIFE bajo el registro N.° 268660 indicando que dicha marca fue inscrita irregularmente por violación a los artículos 8.c y 17 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. (Ver folios 1 al 6 del expediente administrativo.)
  7. Por resolución N.° RMJP-189-03-2019 de las 10:40 minutos del 15 de marzo de 2019, la ministra de Justicia ordenó la apertura de un procedimiento administrativo para declarar la nulidad del registro marcario N.° 268660 y designó el órgano director. (Ver folios 8 al 9 del expediente administrativo.)
  8. Por resolución de las 14:26:11 horas del 1 de abril de 2019, el órgano director dictó su auto de apertura del procedimiento administrativo. En dicha resolución se imputa al registro marcario N.° 268660 el haber sido inscrito en quebranto de los numerales 8.b y 17 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. Se convocó para comparecencia oral y privada para las 9:00 horas del 20 de mayo de 2019. Esta comparecencia se realizó con la ausencia del titular de la marca (Ver folios 10 al 16 del expediente administrativo.)
  9. Que por resolución de las 9:10 horas del 20 de mayo de 2019 se procedió a anular la comparecencia oral realizada al constatarse que la titular de la marca no había sido notificada debido a la ausencia de lugar de notificaciones señalado en el expediente del Registro de la Propiedad Industrial. Asimismo, se procedió a ordenar la notificación por edictos de la apertura del procedimiento administrativo y se convocó para una nueva comparecencia el 19 de agosto de 2019. (Ver folios 17 a 26 del expediente administrativo.)
  10. El 19 de agosto de 2019 se realizó la comparecencia oral y privada con ausencia de la titular de la marca N.° 268660 (Ver folio 27 del expediente administrativo.)

 


II.-       EN ORDEN A LA POTESTAD DE REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS.


 


            Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N.° 7978 de 6 de enero de 2000 (LMSD). Disposición que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca. Para efectos de claridad, transcribimos el numeral 37 no sin advertir que el último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:


 


“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.


No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.


La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.


No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.


El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.


La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”


 


            En efecto, tal y como se ha indicado en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.


 


            Sin embargo, desde el dictamen C-421-2007 la jurisprudencia administrativa ha tenido la cautela de advertir que el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades. Esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración. 


 


“Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.


La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).


En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).”


 


            Desde el dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos. Se transcribe en lo conducente el dictamen recién citado:


 


“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”


 


            Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011 y C-34-2012 de 30 de enero de 2012.


 


            Ahora bien, también se ha señalado que tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. Transcribimos nuevamente el dictamen C-421-2007:


 


“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”


 


            Finalmente, es importante acotar que por disposición del artículo 68 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el artículo 37 de esa misma Ley – y el procedimiento de nulidad que el establece – es aplicable para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros de marca comercial. Se transcribe el artículo 68 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos:


 


Artículo 68°- Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley.


La clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas no será aplicable al registro del nombre comercial.


 


            Sobre este tema es importante citar el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007:


 


El párrafo primero del tantas veces citado artículo 37 de la Ley de marcas establece de forma genérica que será el Registro de la Propiedad Industrial quien declarará la nulidad del registro de una marca, y en virtud del artículo 68 de la misma ley, también de un nombre comercial.


 


III. EN ORDEN A LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL REGISTRO DE MARCA N.° 274883.


 


            Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir que, efectivamente, tanto el registro de marca N.° 268660 padece de un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta.


 


            En primer lugar, debe notarse, que el registro de marca comercial N.° 268660 fue inscrito en quebranto del artículo 8.b de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.


 


            En este sentido, conviene advertir que la marca comercial N.° 268660 fue inscrita a pesar de que para el momento de su registro, todavía estaba pendiente de resolver una oposición presentada al amparo del artículo 16 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos donde se indicaba la improcedencia de inscribir aquella marca por ser idéntica a una marca no registrada en Costa Rica pero inscrita en Argentina que protege los mismos productos y servicios. Marca que además estaba en proceso de inscripción en Costa Rica.


 


            Es decir que la marca N.° 268660 fue inscrita no obstante que en el momento todavía no se había resuelto la oposición que le reprochaba a dicho registro, el contravenir el artículo 8.a de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.


 


            Ergo, es manifiesto que el acto de inscripción  la marca N.° 268660 se hizo en perjuicio de los derechos de un tercero que había presentado oportunamente una oposición con fundamento en los artículos 8.a y 16 de la Ley de Marcas y que no había sido resuelta.  


 


            Así las cosas, lo procedente es señalar que, efectivamente, el registro de marca N.° 268660 se encuentra viciado de una nulidad, absoluta, evidente y manifiesta.


 


IV. CONCLUSION


 


            Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, tanto del registro de marca N.° 268660 inscrita a nombre de xxx


 


                                                       Atento se suscribe;


 


                                                                  Jorge Andrés Oviedo Álvarez                             


                                                                  Procurador Adjunto                                         


JAOA/dsa