27 de setiembre de 2022

PGR-C-206-2022

Señor

Gerald Campos Valverde

Ministro de Justicia y Paz

Estimado señor:

Con la aprobación de la Señora Procuradora General Adjunta de la República, damos respuesta a su oficio número MJP-DM-834-2022 de 06 de setiembre de 2022, por medio del cual, conforme a lo previsto por el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), nos solicita emitir nuestro criterio preceptivo acerca de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro No. 301250 del signo WILD Mermelada y Tropical (Diseño), propiedad de la empresa Espacio Cinco EC S.A.

Se adjunta copia certificada en archivo digital formato pdf del expediente administrativo No. 01-2022, llevado al efecto por el Registro de Propiedad Intelectual, el cual consta de 39 folios contenidos en 51 imágenes digitales, y un legajo de prueba con 62 folios contenidos en 72 imágenes digitales.

I.- Antecedentes

            De los documentos que constan en el expediente administrativo remitido conjuntamente con la gestión que nos ocupa, se extraen los siguientes hechos de interés para resolución de este asunto:

1.      Que en fecha 1 de marzo de 2021, se recibió la solicitud de inscripción de la marca WILDM MERMELADA LOCAL Y TROPICAL (DISEÑO) en clase 29 internacional, para proteger y distinguir jaleas, confituras y compotas, la cual recibió el número de expediente 2021-1874, solicitada por ESPACIO CINCO EC SOCIEDAD ANONIMA. Dicha solicitud de inscripción debidamente registrada en fecha 1 de diciembre de 2021, bajo el registro 301250. (folio 1 a 7, Legajo de Prueba).

2.      Que en fecha 14 de abril de 2021, la señora xxx en su condición personal, presentó oposición contra la marca WILDM MERMELADA LOCAL Y TROPICAL (DISEÑO), por cuanto es titular del signo WILD BREWS (Diseño) registro 253130 para clases 03, 29 y 30 internacional, indicando que la marca solicitada presente similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas con el signo de su propiedad, por lo cual no es posible su coexistencia registral, por lo cual incurre en la prohibición del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo cual solicita que se deniegue la marca solicitada bajo el expediente 2021-1874.

3.      Que al ser las 16:27:19 horas del 26 de abril de 2021, se le comunican a ESPACIO CINCO EC SOCIEDAD ANONIMA, las siguientes objeciones de forma: "1. En la solicitud indica dos listas de productos; " Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; confituras, jaleas, compotas; huevos, leche, quesos, mantequilla, yogurt y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio." Y "Alimentos a base de frutas; y que en concreto tutelan el producto de mermelada", DEBERÁ INDICAR EXPRESAMENTE CUÁL DE LAS DOS LISTAS PRETENDE PROTEGER. Art. 9 inciso h) de la Ley de Marcas. 2. Si desea proteger: "Alimentos a base de frutas; y que en concreto tutelan el producto de mermelada", tenga en cuenta que separa con punto y coma después de frutas; en razón de lo cual deberá indicar expresamente los "alimentos a base de frutas" que desea proteger, mismos que deben coincidir con la clase 29 solicitada, SI EN SU DEFECTO lo que pretende proteger es "MERMELADAS DE FRUTAS" lo deberá indicar expresamente; deberá aportar un entero de $25 en caso de que limite. Art. 9 inciso h) de la Ley de Marcas." Dicha prevención es contestada mediante escrito de fecha 14 de junio de 2021. (folios 40 a 43 y 47, Legajo de Prueba).

4.      Que al ser las 14:44:30 horas del 21 de junio de 2021, se emite otra prevención de fondo, por los siguientes motivos: "En el signo solicitado: "WILDM MERMELADA LOCAL Y TROPICAL (diseño)", al incluir el término "mermelada" imprime en la mente del consumidor que el producto a proteger ES LIMITADO A MERMELADA, sin embargo, se solicita para otros productos, siendo susceptible de causar engaño al consumidor. Así también el artículo 7 de la Ley de Marcas en su párrafo final indica: "(..) Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el Registro solo será acordado para ese producto o servicio." Resulta necesario indicarle al solicitante que la objeción recae sobre: "Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas"; más no así para: "jaleas, confituras, compotas" mismas que son un producto sinónimo a mermelada. En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada en cuanto a: "Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas"; al transgredir el artículo 7 incisos j) y párrafo final de la Ley de Marcas." Dicha prevención es contestada en fecha 22 de julio de 2021. (folios 48 a 51, Legajo de Prueba).

5.      Que al ser las 14:21:04 horas del 3 de agosto de 2021, se vuelve a prevenir nuevamente que aporte el pago de la tasa de 25 dólares americanos por realizar cualquier tipo de corrección o, bajo la pena que de no cumplirse se tendrá pro abandonada la solicitud. Dicha prevención es debidamente contestada en fecha 19 de agosto de 2021. (folios 52 a 55, Legajo de Prueba).

6.      Que mediante resolución de las 15:22:17 horas del 26 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la publicación del edicto de Ley por tres veces en La Gaceta, referente al signo "WILDM MERMELADA LOCAL Y TROPICAL" en clase 29 internacional, expediente 2021-1874. Finalmente, la solicitud en cuestión fue publicada en las Gacetas 180,181 y 182 del 20,21 y 22 de setiembre de 2021. (folios 56 a 57 vuelto).

7.      Que en fecha 1 de diciembre de 2021, a la registradora Ildreth Araya Mesón procedió con la inscripción de la marca WILDM MERMELADA LOCAL Y TROPICAL, en clase 29 internacional, bajo el registro 301250. (según certificación a folios 61 a 62, Legajo de Prueba).

8.      Mediante informe técnico No. DPI-146-2022 de 2 de mayo de 2022, rendido por el Asesor Legal Álvaro Valverde Mora a la Directora del Registro de Propiedad Intelectual, se advierten presuntos vicios de nulidad en la inscripción de la marca WILDM MERMELADA LOCAL Y TROPICAL, en clase 29 internacional, bajo el registro 301250, pues se estima que el procedimiento llevado a cabo fue realizado sin cumplir las formalidades propias establecidas en la Ley, por no haberse atendido del todo la gestión de oposición al registro de dicha marca, formulada por  xxx. Por lo que recomienda elevar el asunto al Ministro del ramo (folios del 1 al 8, expediente No. 01-2022).

9.      Por resolución RMJP-417-05-2022 de las 08:56 hrs. de 2 de mayo de 2022, la entonces Ministra de Justicia y Paz ordena la apertura del procedimiento ordinario a efecto de investigar la eventual declaratoria de nulidad del otorgamiento del registro 301250 correspondiente al signo marcario "WILDM MERMELADA LOCAL Y TROPICAL", cuyo titular es ESPACIO CINCO EC S.A., por contravenir lo establecido por el artículo 8 inciso a), 16 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (LMSD), por no haberse resuelto la oposición presentada por xxx. Y para tales efectos nombra órgano director unipersonal con un titular y un suplente, ambos asesores del Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de Propiedad Intelectual del Registro, para que instruyan el procedimiento (folio 10, expediente No. 01-2022).

10.  Por resolución de las 10:13:48 hrs. del 26 de mayo de 2022, el órgano director emite auto inicial y cita a comparecencia oral y privada a las 09:00 hrs. del 21 de julio de 2022 en el Registro Nacional, Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de Propiedad Intelectual. Sin embargo, la notificación, por imprecisión de la constancia –alude recibido por desconocido-, no fue correctamente efectuada (folios del 11 al 19, expediente No. 01-2022).

11.  Por resolución de las 14:00:22 hrs. del 14 de julio de 2022, el órgano director, en aras de no causar indefensión, anula el auto de apertura anterior y ordena emitir uno nuevo, el cual deberá ser notificado al titular de la marca (folio 20, expediente No. 01-2022).

12.  Por resolución de las 13:53 hrs. del 14 de julio de 2022, el órgano director emite nuevo auto de apertura y cita a comparecencia oral y privada a las 09:00 hrs. del 18 de agosto de 2022 en el Registro Nacional, Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de Propiedad Intelectual (folios del 21 al 27, expediente No. 01-2022). La cual es comunicada al titular de la marca vía electrónica el día 14 de julio de 2022 (folio 28, ibídem.).

13.  Según acta de comparecencia, al ser las 09:15 hrs. del 18 de agosto de 2022, se celebra a la audiencia oral y privada convocada, con la presencia de la señora Diana Echeverría Quirós, cédula 1-1266-0949, en condición de apoderada generalísima de la empresa ESPACIO CINCO EC S.A., quien acredita la personería de la empresa y se hace acompañar de su abogada, carné 31941 (folio 29, expediente No. 01-2022).

14.  El órgano director, al ser las 13:23:26 hrs. del 1 de setiembre de 2022, rinde su informe de instrucción aludiendo que resulta procedente declarar la nulidad absoluta de carácter evidente y manifiesto de la  inscripción de la marca WILDM MERMELADA LOCAL Y TROPICAL (DISEÑO), bajo el registro No. 301250, ya que se encontraba presentada la oposición contra el signo indicado por parte de la señora xxx, y no fue resuelto; lo cual contraviene abiertamente lo dispuesto en los artículos 8 inciso a) y 16 de la LMSD (folios del 31 al 39, expediente No. 01-2022).

15.  Mediante oficio No. DPI-380-2022 de 1 de setiembre de 2022, la Directora del Registro de Propiedad Intelectual le remite a Ministro de Justicia y Paz, el informe de instrucción y los expedientes –principal y de pruebas-, para que proceda conforme a lo dispuesto por el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) (folio 39, expediente No. 01-2022).

II.-       La potestad de revisión de oficiosa de actos registrales de marcas.

            Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (LMSD), No. 7978 de 6 de enero de 2000. Disposición normativa que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca.

            Para efectos de claridad, transcribimos el citado numeral 37, del cual, su último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (Lo destacado es nuestro).

            Tal y como se reconoció en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 de la LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

            No obstante, según se advierte en nuestra jurisprudencia administrativa a partir de aquél pronunciamiento, el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades, esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración.

            En tal sentido, es importante considerar que:

“Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.

La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).” (Dictamen C-421-2007, op. cit.)

            Y es a partir del dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, que este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos; criterio que trascribimos en lo conducente para una mejor comprensión de dichas particularidades.

“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”

            Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011, C-34-2012 de 30 de enero de 2012 y más recientemente en los dictámenes C-255-2019 de 4 de setiembre de 2019 y C-260-2019 de 16 de setiembre de 2019.

            E interesa también destacar que tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 de la LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. En lo que interesa, transcribimos el dictamen C-421-2007, op. cit.:

“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”

            Finalmente, es importante acotar que, por disposición del artículo 68 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el artículo 37 de esa misma Ley – y el procedimiento de nulidad que el establece – es aplicable para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros de marca comercial. Se transcribe el artículo 68 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos:

“Artículo 68°- Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley.

La clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas no será aplicable al registro del nombre comercial.”

            Es así que “El párrafo primero del tantas veces citado artículo 37 de la Ley de marcas establece de forma genérica que será el Registro de la Propiedad Industrial quien declarará la nulidad del registro de una marca, y en virtud del artículo 68 de la misma ley, también de un nombre comercial.” (Dictamen C-421-2007, op. cit.)

III.- La nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de marca No. 301250.

            Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir que, efectivamente, tanto el registro de marca No. 301250 padece de un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

            Véase que el registro de marca comercial No. 301250 fue inscrito en quebranto del artículo 8.b de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pues según consta fue inscrita a pesar de que, para el momento de su registro, todavía estaba pendiente de resolver una oposición presentada al amparo del artículo 16 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, por xxx y en su condición personal, en la que donde se indicaba la improcedencia de inscribir aquella marca por presentar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas con el signo de su propiedad, siendo imposible su coexistencia registral.

Es decir que la marca No. 301250 fue inscrita no obstante que en el momento todavía no se había resuelto la oposición que le reprochaba a dicho registro, lo cual contraviene de forma palmaria el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el cual se transcribe:

“Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a)      Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”

En consecuencia, resulta palmario que el acto de inscripción de la marca No. 301250, se hizo en perjuicio de los derechos de un tercero que había presentado oportunamente una oposición con fundamento en los artículos 8.a y 16 de la Ley de Marcas, y que no había sido resuelta. 

Así las cosas, la nulidad apuntada no sólo implica la ausencia de un elemento esencial del acto administrativo, sino que además es patente y notoria con la sola confrontación del acto administrativo con la norma legal, sin necesidad de acudir a la interpretación o exégesis.  (En ese sentido ver entre otros muchos, dictámenes C-280-2003 de 19 de setiembre del 2003, C-317-2003 de 7 de octubre del 2003, C-356-2003 de 13 de noviembre del 2003 y C-089-2005 del 01 de marzo del 2005). Y lo procedente es señalar que, efectivamente, el registro de marca No. 301250 se encuentra viciado de una nulidad, absoluta, evidente y manifiesta.

IV.- Conclusión:

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro No. 301250 del signo WILD Mermelada y Tropical (Diseño), propiedad de la empresa Espacio Cinco EC S.A, dado el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad que adolece.

Sin otro particular,

MSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera

Procurador Adjunto

Dirección de la Función Pública

LGBH/ymd