23 de febrero de 2023

PGR-C-031-2023

 

Señor

Gerald Campos Valverde

Ministro de Justicia y Paz

Estimado señor:

Con la aprobación de la Señora Procuradora General Adjunta de la República, damos respuesta a su oficio número MJP-DM-1144-2022 de 21 de setiembre de 2022, recibido en este Despacho hasta el 22 de diciembre del mismo año, por medio del cual, conforme a lo previsto por el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), nos solicita emitir nuestro criterio preceptivo acerca de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro No. 295884 del signo COLI-DUO (Diseño), clase 5 internacional, propiedad de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A[1].

Se adjuntan tres expedientes: Expediente administrativo No. 02-2021 original, llevado al efecto por el Registro de Propiedad Intelectual, el cual consta de 78 folios, y dos legajos de prueba certificados con 54 y 23 folios, respectivamente.

I.- Antecedentes

 

            De los documentos que constan en el expediente administrativo remitido conjuntamente con la gestión que nos ocupa, se extraen los siguientes hechos de interés para resolución de este asunto:

 

1.      En fecha 23 de octubre de 2020, la señora LAURA CASTRO COTO en su condición de apoderado especial de NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA SA. presentó la solicitud de inscripción de la marca DUO-COLIC para proteger y distinguir: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebes; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas, bajo el expediente 2020-8783 (Folios 1 a 2, Legajo de Prueba I).

 

2.      Mediante auto de prevención de las 10:31:41 horas del 4 de noviembre de 2020, el Registro de Propiedad Intelectual comunica al solicitante que existen objeciones de forma y fondo en cuanto a la solicitud planteada (Folios 16 Legajo de Prueba I). Dichas objeciones son respondidas mediante escrito de las 10:07:23 horas del 10 de diciembre de 2020, en el expediente 2020-8783 (Folio 21, Legajo de Prueba I).

 

3.      El día 6 de enero de 2021, el señor MANOLO GUERRA RAVEN, cedula de identidad 8-0076-914, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca COLI-DUO, bajo el número de expediente 2021-58 para proteger y distinguir: productos farmacéuticos para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica, en clase 5 internacional (Folio 1 y 2, Legajo de Prueba II).

 

4.      Por auto de las 12:41:55 horas del 12 de enero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual le previno el pago de la tasa correspondiente por la modificación realizada y que aclare sobre el color y tipografía del signo solicitado. (Folio 28, Legajo de Prueba). Dicha prevención es contestada por el usuario al ser las 11:44:42 horas del día 3 de febrero de 2021, en el expediente 2020-8783 (Folio 31 Legajo de Prueba I).

 

5.      Mediante resolución de las 08:48:49 horas de fecha 8 de febrero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la publicación del edicto de Ley por tres veces en La Gaceta, referente al signo COLI-DUO, en clase 5 internacional, bajo el expediente 2021-58 de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A. (Folio 16 Legajo de Prueba II).

 

6.      Por resolución de fecha 10 de febrero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la publicación del edicto de Ley por tres veces en La Gaceta, referente al signo DUO COLIC, en clase 5 internacional, bajo el expediente 2020-8783 de la empresa NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA SA.  (Folio 34, Legajo de Prueba I).

 

7.      El edicto correspondiente a la solicitud expediente 2021-58 de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A., se publicó en las Gacetas Nos. 33, 34 y 35 de los días 17, 18, y 19 de febrero de 2021 (Folio 19, del Legajo de Prueba II). Dicha marca fue inscrita finalmente en fecha 22 de abril de 2021 (Certificación a folios 22 y 23, Legajo de Prueba II).

 

8.      El edicto correspondiente al expediente 2020-8783 de la empresa NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA SA, se publicó en Las Gacetas Nos. 56, 57 y 58 de los días 22, 23 y 24 de marzo de 2021 (Certificación a folio 35, Legajo de Prueba I).

 

9.      El 10 de mayo de 2021, el señor Manolo Guerra Raven, en representación de LABORATORIOS RAVEN S.A, presentó oposición contra la marca solicitada por contar con la inscripción de la marca COLI DUO en clase 5 internacional, por lo cual, ante la similitud gráfica y fonética, así como el riesgo de confusión, solicita el rechazo de dicha solicitud tramitada bajo el expediente 2020-8783 (Folio 38, Legajo de Prueba I). Dicha oposición fue traslada en fecha 17 de mayo de 2021 (Folio 43 y 44, Legajo de Prueba I).

 

10.  Por informe preliminar de fecha 23 de noviembre de 2021, el licenciado Álvaro Valverde Mora, funcionario del Registro de Propiedad Intelectual, recomienda la apertura del correspondiente proceso de nulidad de oficio, a efecto de que se determine la presunta nulidad absoluta, evidente, y manifiesta de la inscripción de la marca COLI-DUO, en clase 5 internacional, registro 295884, pues la misma se realizó causando indefensión a la empresa NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA SA. , ya que ésta última goza de prelación para adquirir el derecho derivado del registro de marca, al tener presentada solicitud de la marca DUO COLIC desde una fecha anterior -art. 8 incisos a) y b), en relación con numeral 4 inciso b) de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (LMSD), No. 7978- (Folio 1 al 8 expediente administrativo No. 02-2021).

 

11.  Mediante resolución NR RMJP-962-12-2021, de las 14:40 hrs. del 2 de diciembre de 2021, la Ministra de Justicia nombra Órgano Director del Procedimiento Ordinario con el fin de declarar la presunta nulidad absoluta evidente y manifiesta del registro N° 295884 de la marca “COLI -DUO” propiedad de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A. (Folio 9 Ibid.).

 

12.  Por resolución de las 11:10 hrs. del 5 de enero del 2022, se declara la Apertura del Procedimiento Administrativo y se señala fecha para la realización de la Audiencia Oral y Privada de este procedimiento a las 09:00 hrs. del 10 de marzo de 2022 (Folio 10 al 16 Ibidem.).

 

13.  Conforme a las actas visibles a los autos, se procedió con la notificación del titular registral, vía correos de Costa Rica, en la dirección San José, Escazú, Guachipelín, 1.6 Kilómetros al Oeste del Peaje de la Autopista Prospero Fernández (Folios 17 Ibid.).

 

14.  Por auto de las 11:12:36 hrs. de 21 de marzo de 2022, el Órgano Director del Proceso resolvió convocar a una nueva audiencia oral y privada, en virtud de que en fecha 10 de marzo de 2022 no se hizo presente ningún representante del titular registral de la marca COLI-DUO (Folio 18 Ibidem.).

 

15.  Por auto de las 11:21 hrs. del 21 de marzo de 2022, se realiza una nueva apertura del proceso y se convoca a una audiencia oral en fecha 2 de mayo de 2022. Dicha resolución fue notificada mediante correo electrónico y fax al titular registral en fecha 23 de marzo de 2022 (Folios 19 a 26 Ibid.).

 

16.  Y como nadie se presentó a la comparecencia señalada, mediante auto de las 09:40 hrs. del 2 de mayo de 2022, el órgano director ordenó realizar una nueva convocatoria y publicarse por la vía de edicto, tres veces en La Gaceta, en aras de no causar indefensión al titular registral de la marca objeto de nulidad de oficio (Folio 27 Ibidem.).

 

17.  Por auto de las 10:00:43 hrs. del 12 de mayo de 2022, se emite nuevo auto de apertura en el proceso NO-02-2021, y se convoca a audiencia oral y privada el 28 de julio de 2022. Dicha convocatoria fue publicada en Las Gacetas Nos. 96, 97 y 98 del 25, 26 y 27 de mayo de 2022 (Folios del 28 al 34 Ibid.).

 

18.  A las 09:00 hrs. del 28 de julio de 2022, se realizó la Audiencia Oral y Privada de este procedimiento, sin que se hiciera presente ningún representante de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A., titular registral de la marca COLIDUO (Folio 34 Ibidem).

 

19.  Al ser las 11:37 hrs. del 11 de agosto de 2022, el órgano director del proceso emite el informe de instrucción del proceso. (Folios 35 a 42 de autos).

 

20.  Por oficio MJP-DM-783-2022 de 22 de agosto de 2022, el Ministro de Justicia solicita a la Procuraduría General el dictamen preceptivo y favorable, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de marca N.R 295884, marca COLI-DUO, propiedad de LABORATORIOS RAVEN S.A. (Según nuestros registros).

 

21.  Por dictamen PGR-C-204-2022 del 16 de setiembre de 2022, la Procuraduría General de la República, considera procedente devolver la gestión formulada, ya que en el trámite del procedimiento administrativo seguido al efecto, no se respetó de forma íntegra el debido proceso ni se garantizó el derecho de defensa del titular de ese registro, esto al notificársele por edictos, lo cual constituye impedimento para emitir el dictamen preceptivo y favorable, conforme lo establece el 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) (Folio 44 al 55 Ibidem.).

 

22.  Mediante resolución de las 08:56:45 hrs. del 7 de octubre de 2022,  el órgano director procede a anular todo lo actuado por él, desde el auto de las 9:40 horas del 2 de mayo de 2022 hasta el informe de instrucción de las 11:37 horas del 11 de agosto de 2022, con la finalidad de enderezar lo actuado en este proceso (Folios 56 y 57 Ibidem.).

 

23.  Por resolución de las 08:57 hrs. del 7 de octubre de 2022, se declara la Apertura del Procedimiento Administrativo y se señala fecha para la realización de la Audiencia Oral y Privada a las 09:30 hrs. del 1 de diciembre de 2022. Dicha resolución fue notificada el 20 de octubre de 2022, mediante correo certificado (Folios 58 a 66 Ibid.).

 

24.  Al ser la 09:30 hrs. del 1 de diciembre de 2022, se realiza la audiencia oral y privada del proceso, a la cual se hace presente el señor CARLOS JOSE FISCHEL JIMENEZ en representación de LABORATORIOS RAVEN S.A., poder que consta en autos (folios 67 a 69 Ibidem.).

 

25.  Por oficio DPI-538-2022 de 19 de diciembre de 2022, el Subdirector del Registro de Propiedad Intelectual remite al Ministro de Justicia el expediente No. 02-2021, con el fin de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro No. 295884 del signo COLI-DUO, propiedad de LABORATORIOS RAVEN S.A.

II.-       La potestad de revisión de oficiosa de actos registrales de marcas.

            Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (LMSD), No. 7978 de 6 de enero de 2000. Disposición normativa que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca.

            Para efectos de claridad, transcribimos el citado numeral 37, del cual, su último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

 

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

 

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

 

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

 

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

 

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (Lo destacado es nuestro).

            Tal y como se reconoció en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 de la LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

            No obstante, según se advierte en nuestra jurisprudencia administrativa a partir de aquel pronunciamiento, el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades, esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración.

            En tal sentido, es importante considerar que:

“Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.

 

La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

 

En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).” (Dictamen C-421-2007, op. cit.)

            Y es a partir del dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, que este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos; criterio que trascribimos en lo conducente para una mejor comprensión de dichas particularidades.

“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”

            Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011, C-34-2012 de 30 de enero de 2012 y más recientemente en los dictámenes C-255-2019 de 4 de setiembre de 2019 y C-260-2019 de 16 de setiembre de 2019.

            E interesa también destacar que, tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 de la LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. En lo que interesa, transcribimos el dictamen C-421-2007, op. cit.:

“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”

            Finalmente, es importante acotar que, por disposición del artículo 68 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el artículo 37 de esa misma Ley – y el procedimiento de nulidad que el establece – es aplicable para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros de marca comercial. Se transcribe el artículo 68 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos:

“Artículo 68°- Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley.

 

La clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas no será aplicable al registro del nombre comercial.”

            Es así que “El párrafo primero del tantas veces citado artículo 37 de la Ley de marcas establece de forma genérica que será el Registro de la Propiedad Industrial quien declarará la nulidad del registro de una marca, y en virtud del artículo 68 de la misma ley, también de un nombre comercial.” (Dictamen C-421-2007, op. cit.. En sentido similar el PGR-C-206-2022 de 27 de setiembre de 2022).

III.- La nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de marca No. 295884, propiedad de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A.

A)    Cumplimiento de requisitos formales.

Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo constata que fue el Ministro de Justicia y Paz, en su condición de órgano superior supremo de la jerarquía administrativa a la que pertenece estructural y orgánicamente, como dependencia de aquél, el Registro Nacional (Dictamen PGR-C-171-2022 de 12 de agosto de 2022), el que legítima y válidamente inició el procedimiento ordinario de anulación oficiosa que ahora nos ocupa, conformó además el órgano director y fue dicho jerarca el que remitió también a esta Procuraduría General el expediente respectivo, para efectos de obtener el dictamen favorable estipulado por el ordinal 173 de la LGAP, previo al dictado del acto final. Cumpliéndose entonces con los requisitos de forma, específicamente referidos a la competencia y oportunidad exigidos en la materia.

            Además, al haberse inscrito la marca COLI DUO, bajo el registro No. 295884, en fecha 22 de abril de 2021, no ha transcurrido el plazo especial de 4 años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, que prevé para la acción de nulidad el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 (Dictámenes C-268-2018 de 24 de octubre de 2018 y PGR-C-059-2022 de 18 de marzo de 2022, entre otros).

            Y según se desprende del análisis exhaustivo del expediente administrativo adjunto a la solicitud que nos ocupa, no cabe duda de que el procedimiento incoado por las autoridades competentes del Ministerio de Justicia y Paz, cumple en esencia con todas las garantías propias del debido proceso. Lo anterior en razón de que según se puede constatar en el apartado I de este dictamen (Antecedentes), el Ministro del ramo -como órgano superior supremo de la jerarquía administrativa institucional-, ordenó la apertura del respectivo procedimiento administrativo y designó –por delegación- el correspondiente órgano director; el que tras dictar el necesario auto de apertura notificó debidamente al interesado el objeto, carácter y fines del procedimiento, previniéndole no solo de su derecho de recurrir la decisión dictada a tales efectos y hacerse acompañar por el abogado de su elección, sino también el de señalar lugar o medio para atender notificaciones y aportar la prueba de descargo, así como las consecuencias que tendría su eventual inasistencia. A partir de entonces y a lo largo del procedimiento, el interesado tuvo oportunidad de acceder plenamente a la información y antecedentes del expediente administrativo. Y por último, aquél fue debida y oportunamente notificado al efecto y compareció, por medio de apoderado, a la audiencia oral y privada programada.

De esta forma, el expediente administrativo aportado refleja el cumplimiento de todas las etapas y formalidades sustanciales que conforman el debido proceso en materia administrativa. Y no se observa la existencia de irregularidades que pudiesen haber causado indefensión al administrado, o que hubiesen cambiado la decisión final en aspectos importantes (223, en relación con los artículos 158.5, 167 y 168, todos de la LGAP).

Queda entonces por determinar, si el registro No. 295884 del signo COLI-DUO (Diseño), clase 5 internacional, propiedad de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A, resulta ser sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, al grado de que contenga vicios que configuren una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

B)    Sobre la nulidad.  Análisis de los elementos del acto. Carácter evidente y manifiesto de la nulidad.

 

            Según lo hemos afirmado en reiteradas oportunidades, de conformidad con los principios constitucionales que dimanan de los numerales 11 y 34 de nuestra Norma Fundamental, y a la luz de la doctrina reiterada en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, a la Administración Pública le está vedado suprimir “por mano propia” aquellos actos que haya emitido en ejercicio de sus competencias, y que confieran derechos subjetivos a los particulares, pues tales derechos constituyen un límite en relación con la posibilidad de anular, revocar o modificar unilateralmente los actos emanados de ella misma.

 

Por ello, la perfección del acto administrativo y su presunción de validez inmanente, determinan importantes consecuencias jurídicas; una de ellas es que el acto administrativo debe ser respetado por la Administración que no puede desconocerlo, incluso, aunque contradiga el ordenamiento jurídico, pues una vez que lo ha producido solo puede destruirlo a través de los distintos procedimientos legalmente establecidos para ello, tales como la revocación (arts. 152 a 156 LGAP), la declaración judicial de lesividad (arts. 183.1 de la LGAP, 10 inciso 5 y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo –CPCA-) y excepcionalmente por la declaratoria de nulidad oficiosa o de pleno derecho en sede administrativa (art. 173 de la Ley LGAP).

Ahora bien, en lo que interesa el presente caso, es claro que en aras del principio de intangibilidad de las situaciones jurídicas subjetivas y de los derechos de los administrados anteriormente aludido, el ordenamiento autoriza, de forma excepcional, que la Administración pueda retirar libremente y por su propia cuenta –sin acudir al juicio contencioso-administrativo de lesividad- los actos declaratorios de derechos, siempre y cuando el vicio del que adolezcan constituya una nulidad absoluta, en los términos del artículo 173.1 de la LGAP; es decir, que además sea evidente y manifiesta.

Como se infiere de lo expuesto, bajo los términos del artículo 173 de la LGAP, es un hecho que para hacer uso de la potestad de autotutela administrativa, por virtud de la cual es factible declarar la nulidad de un acto declarativo de derechos en vía administrativa, no basta que el acto se encuentre viciado de nulidad absoluta, sino que además, ésta debe ser evidente y manifiesta; es decir, no es cualquier grado de invalidez o nulidad la que autoriza decretar la anulación oficiosa de un acto administrativo declaratorio de derechos, dado que el ordenamiento jurídico exige que concurran ciertas características o connotaciones específicas y agravadas que la califiquen (Véase, entre otras, la resolución Nº 2004-01003 de las 14:40 horas del 4 de febrero de 2004, de la Sala Constitucional).

Es importante entonces recordar que este tipo de nulidad se caracteriza por ser fácilmente perceptible,  sin necesidad de acudir a interpretaciones o exégesis intrincadas, pues "está referida a la existencia de vicios del acto que sean notorios, claros, de fácil esfuerzo y análisis para su comprobación, ya que el vicio es evidente, ostensible, que hace que la declaratoria de la nulidad absoluta del acto sea consecuencia lógica, necesaria e inmediata, dada la certeza y evidencia palpable de los vicios graves que padece el acto de que se trate" (Dictamen C-104-92 de 3 de julio de 1992).

Y ese especial grado de invalidez que conlleva el vicio del acto debe ser de una gravedad tal que afecte el orden público, lo que a su vez origina el deber jurídico de retirar y de no ejecutar el acto así viciado (dictámenes C-147-2010 de 20 de julio de 2010, C-181-2010 de 23 de agosto de 2010, C-207-2010 de 11 de octubre de 2010, C-058-2011 de 14 de marzo de 2011, C-129-2011 de 13 de junio de 2011). Y es por ello que se le permite a la Administración, a modo de excepción calificada a la doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables, ejercer la revisión oficiosa como manifestación de su potestad de autotutela.

En este caso concreto, se pretende declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro No. 295884, correspondiente a la inscripción del signo COLI-DUO (Diseño), clase 5 internacional, propiedad de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A.

Del expediente administrativo que nos ha sido remitido por parte de ese Ministerio, se advierte que, efectivamente, la inscripción de esa marca carece de los elementos que debe tener ese acto administrativo para considerarse válido -art. 166 LGAP-.

Todo acto administrativo debe tener un Motivo, que se define como la situación de hecho o derecho que hace necesaria y justifica la emisión del acto; motivo que debe revestir legalidad y legitimidad.  Ese requisito se echa de menos en el presente caso, pues la situación de hecho y de derecho que podría –y debía– dar lugar a la efectiva inscripción de la marca, resulta inexistente.

Véase que, conforme a los antecedentes de este asunto, en realidad no se encontraban presentes los requisitos necesarios para resolver favorablemente la solicitud de inscripción y conceder el respectivo registro del signo comercial distintivo a favor de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A., dada la existencia de un impedimento legal, cual era la existencia de una marca similar en trámite de registro por parte de un tercero y de una fecha anterior.

Efectivamente, quedó acreditado en el procedimiento administrativo llevado a cabo, que la inscripción de la marca COLI-DUO, registro No. 295884, expediente 2021-58, a favor de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A., fue realizada en contravención de lo dispuesto en el artículo 4 inciso b) y el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978  del 6 de enero de 2000, toda vez que se había solicitado previamente la inscripción de una marca con similar denominación (DUO-COLIC) por parte de la empresa NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA SA., bajo el número de expediente 2020-8783; solicitud que se encontraba pendiente de resolver, y que, como se aprecia, se gestionó para proteger un producto de similar naturaleza.

Sobre esta materia, y siendo citados por su orden de importancia, tenemos que dichos artículos –en lo conducente– indican lo siguiente:7

“Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

 (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. (…)

 

 (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

 

“Artículo 4°- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

(…)

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.” (Lo destacado es nuestro).

Es a la luz de lo dispuesto en las normas transcritas, que el Registro de la Propiedad Intelectual advierte la posible nulidad en cuestión, dados los hechos del caso.  Y en efecto, la nulidad en este caso es patente y grosera, pues se logra determinar con la simple confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, toda vez que no era legalmente posible acceder a la solicitud de inscripción de la marca, COLI-DUO, registro No. 295884, expediente 2021-58, a favor de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A., dada la presentación de solicitud de registro anterior, gestionada por parte de la empresa NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA SA., bajo el número de expediente 2020-8783.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 133.1 de la LGAP dispone que “El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto.”  Como se advierte, evidentemente aquí el motivo se encuentra claramente ausente, toda vez que no se tomó en cuenta al resolver la solicitud de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A., la existencia previa de otra solicitud similar presentada con el mismo objeto, por la empresa NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA SA.

Así las cosas, a nivel fáctico, no existían las circunstancias de las cuales partió el Registro para acceder a la gestión tramitada bajo el expediente 2021-58, de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A, pues se partió del hecho de que supuestamente no existía ninguna solicitud anterior en trámite ni tampoco una inscripción anterior con el mismo objeto, lo cual no era así. De ahí que se aprecia con meridiana claridad que no existió en la realidad el motivo legítimo para el dictado del acto.

Además, se encuentra otra irregularidad, referida al Contenido del acto, el cual, a la luz de lo dispuesto en el artículo 132 de la LGAP, debe ser “lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo” y “deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo.”

Como puede apreciarse, en este caso el contenido del acto no resulta lícito, pues, tal como venimos analizando, se hizo con infracción del ordenamiento jurídico -artículos 4 y artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos-, de ahí que no resulta posible, en tanto, en orden de prelación, ya estaba presentada anteriormente otra solicitud de inscripción de marca con evidente identidad o similitud del signo, que no podía ser obviada dentro del trámite, como irregularmente se hizo. De ahí que contenido, en el caso concreto, deviene ilícito por contrariar normas básicas y expresas que rigen el trámite de la inscripción.

Asimismo, del cúmulo de elementos debidamente analizados, y a la luz de las consideraciones que fueron vertidas líneas atrás en cuanto a las características que debe revestir la nulidad absoluta para ser declarada en sede administrativa, a nuestro juicio resulta diáfano el carácter absoluto de la nulidad que revisten las actuaciones aquí analizadas, pues no dejan margen de duda o discusión, pues de todas las probanzas que recoge el expediente, se aprecia con absoluta facilidad la ausencia de los elementos que comportan la validez del registro de la marca comercial, por infracción grosera al derecho de prelación establecido en el artículo 4 de la Ley de Marcas (Dictámenes C-478-2020 de 16 de diciembre de 2020, C-050-2021 de 22 de febrero de 2021 y PGR-C-039-2022 de 23 de febrero de 2022); irregularidad que la Administración tiene la obligación de corregir para ajustar sus actuaciones al ordenamiento jurídico, dado que no se tomó en cuenta un elemento que cambiaba sustancialmente la decisión final que debía adoptarse (inteligencia del artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública). Lo cual hace adicionalmente que el vicio encontrado sea palpable y ostensible con la sola confrontación del acto administrativo con las normas legales, sin necesidad de acudir a la interpretación o exégesis (En ese sentido, pueden verse, entre otros muchos, nuestros dictámenes C-356-2003 de 13 de noviembre del 2003, C-089-2005 del 01 de marzo del 2005 y C-268-2018 del 24 de octubre del 2018).

Por todo lo expuesto, es ostensible que el registro de marca No. 295884 padece de un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta. De ahí que debamos dictaminarlo a efectos de su anulación oficiosa en sede administrativa.           

IV.- Conclusión:

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro No. 295884 del signo COLI-DUO (Diseño), clase 5 internacional, propiedad de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A, dado el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad que adolece.

Se devuelven los expedientes administrativos remitidos a esta Procuraduría con ocasión de la solicitud del dictamen.

Sin otro particular,

 

 

MSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera

Procurador Adjunto

Dirección de la Función Pública

 

 

LGBH/ymd