16 de setiembre de 2022

PGR-C-204-2022

Msc

Gerald Campos Valverde

Ministro de Justicia y Paz

Estimado señor:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta al oficio MJP-DM-783-2022 de 22 de agosto de 2022, recibido el 25 de agosto, y mediante el cual se requiere el dictamen preceptivo y favorable, requerido por la Ley, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de marca N.° 295884, marca COLI-DUO, propiedad de LABORATORIOS RAVEN S.A.

 I.- ANTECEDENTES

            Luego del análisis del expediente administrativo que se adjuntó a la gestión, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

1. Por escrito de 23 de marzo de 2020, la señora Laura Castro Coto, en la condición de apoderada especial de NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA S.A, presentó la solicitud de inscripción de la marca DUO-COLIC para proteger y distinguir productos farmacéuticos; preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes o impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Esta solicitud fue tramitada bajo el   expediente 2020-8783. (Folios 1 a 2, Legajo de Prueba I)
2. Mediante el auto de prevención de las 10:31:41 horas del 4 de noviembre de 2020, el Registro de Propiedad Intelectual comunicó al solicitante la existencia de objeciones de forma y fondo en cuanto a la solicitud planteada. (Folio s 16 Legajo de Prueba I).
3. Las objeciones fueron respondidas por escrito de las 10:07:25 horas del 10 de diciembre de 2020. (folio 21, Legajo de Prueba I)
4. Por resolución de fecha 10 de febrero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la publicación del edicto de Ley por tres veces en La Gaceta, referente al signo DUO COLIC, en clase 5 internacional. El edicto correspondiente se publicó en las Gacetas Nº 56, 57 y 58 de los días 22, 23 y 24 de marzo de 2021. (folios 34 y 35, Legajo de Prueba I).
5. Que en fecha 10 de mayo de 2021, el señor Manolo Guerra Raven en representación de LABORATORIOS RAVEN S.A presentó oposición contra la marca solicitada alegando que su representada es la titular de la marca inscrita COLI DUO en clase 5 internacional. por lo cual, ante la similitud gráfica y fonética, así como el riesgo de confusión solicitó el rechazo de dicha solicitud. (Dicha oposición fue traslada en fecha 17 de mayo de 2021. (Folios, 38, 43 y 44, Legajo de Prueba I)
6. Que el día 6 de enero de 2021, sin embargo, el señor MANOLO GUERRA RAVEN, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa LABORATORIOS RAVEN S.A., había presentado solicitud de inscripción de la marca COLI-DUO, bajo el número de expediente 2021-58 para proteger y distinguir: productos farmacéuticos para uso humano, cualquier forma y/o presentación farmacéutica, en clase 5 internacional. (folio 1 y 2, Legajo de Prueba II)
7.  Mediante resolución de las 08:48:49 horas de fecha 8 de febrero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual ordenó, dentro del expediente 2021-58,  la publicación del edicto de Ley por tres veces en La Gaceta, referente al signo COLI-DUO, en clase 5 internacional. El edicto correspondiente se publicó en las Gacetas Nº 33, 34 y 35 de los días 17, 18, Y 19 de febrero de 2021. (Folios 16 y 19, del Legajo de Prueba II).
8. La marca COLI-DUO fue inscrita a nombre de LABORATORIOS RAVEN en fecha 22 de abril de 2021. (ver certificación a folio 22 y 23, Legajo de Prueba II)
9. Por resolución RMJP-962-12-2021 de las 14:40 horas del 2 de diciembre de 2021, la entonces titular del Ministerio de Justicia y Paz, ordenó la apertura de un procedimiento administrativo ordinario para determinar la verdad real de los hechos en relación con la posible nulidad absoluta de la marca COLI-DUO, inscrito bajo el registro N.° 295884, a nombre de LABORATORIOS RAVEN S.A. En el mismo acto, se designó al órgano director encargado de la instrucción de ese procedimiento. (Folio 9 del expediente administrativo)
10. Mediante resolución de las 11:10 horas del 5 de enero de 2022, el órgano director dictó la resolución de apertura del correspondiente procedimiento administrativo. (Ver folios del 10 al 16 del expediente administrativo)
11. La diligencia de notificación de la resolución de las 11:10 horas del 5 de enero de 2022 se hizo mediante correo certificado enviado el 17 de enero de 2022, y entregada en la sede de LABORATORIOS RAVEN S.A., ubicado en la provincia de San José, Escazú, Guachipelín, 1.6 Kilómetros al oeste del peaje de la autopista Próspero Fernández. La notificación fue entregada en la caseta de seguridad de aquella sede, sin embargo, en el acta no consta firma de ninguna persona indicando que fuera recibida. (Ver folios 16 y 17 del expediente administrativo)
12. Mediante resolución de las 11:12 horas del 21 de marzo de 2022, el órgano director anuló la resolución de apertura del procedimiento dictada el 5 de enero de 2022 por cuanto su notificación, diligenciada por correo certificada, fue devuelta sin firmar. Esto para garantizar el derecho al debido proceso. (Ver folio 18 del expediente administrativo)
13. A las 11:21 horas del 21 de marzo de 2022, el órgano director dictó una nueva resolución de apertura del procedimiento administrativo. (Ver folios del 19 al 25 del expediente administrativo)
14. La resolución de 21 de marzo, empero fue notificada por correo electrónico. (Ver folio del expediente administrativo)
15. Por resolución de las 9:40 horas del 2 de mayo de 2022, se anuló la resolución del 21 de marzo por haber sido notificada por correo electrónico.
16. A las 10:00 horas del 12 de mayo de 2022, el órgano director, nuevamente, dictó una resolución de apertura del procedimiento administrativo (Ver folios 28 al 29 del expediente administrativo)
17. El edicto correspondiente fue publicado por tres veces seguidas en el Diario Oficial, específicamente, en sus ediciones N.° 96, 97 y 98 publicadas en fechas 25, 26 y 27 de mayo respectivamente. (Ver folios 30 al 33 del expediente administrativo)
18. El 28 de julio de 2022, se celebró la audiencia oral y privada. Ningún representante de LABORATORIOS RAVEN se hizo presente. (Ver folio 34 del expediente administrativo)
19. Por resolución de las 11:37 horas del 11 de agosto de 222, el órgano director presenta su informe final del procedimiento administrativo. (Ver folios del 35 al 42 del expediente administrativo)
20.  

II.-       EN ORDEN A LA POTESTAD DE REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS.

            Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N.° 7978 de 6 de enero de 2000 (LMSD). Disposición que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca. Para efectos de claridad, transcribimos el numeral 37 no sin advertir que el último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”

            En efecto, tal y como se ha indicado en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

            Sin embargo, desde el dictamen C-421-2007 la jurisprudencia administrativa ha tenido la cautela de advertir que el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades. Esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración. 

“Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.

La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).”

            El dictamen C-421-2007 ha sido reiterado en los dictámenes C-255-2019 de 4 de setiembre de 2019 y C-260-2019 de 16 de setiembre de 2019)

Desde el dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos. Se transcribe en lo conducente el dictamen recién citado:

“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”

            Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011 y C-34-2012 de 30 de enero de 2012.

            Ahora bien, también se ha señalado que, tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. Transcribimos nuevamente el dictamen C-421-2007:

“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”

Finalmente, tal y como se ha señalado en el dictamen C-106-2011 de 18 de mayo de 2011, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado.

Luego, es claro que, de previo a emitir un dictamen favorable en relación con la existencia o no de un vicio de nulidad absoluta, manifiesta y evidente en el acto de registro de una marca comercial; este Órgano Superior Consultivo debe revisar y determinar, de previo, que se haya sustanciado, de forma correcta y con garantía del debido proceso y derecho de defensa, el respectivo procedimiento administrativo. La sustanciación de un procedimiento administrativo con garantía del debido proceso, es un presupuesto formal necesario para que la Procuraduría General pueda emitir el dictamen relativo a la existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un registro de marca.  

III. EN ORDEN A LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL REGISTRO DE MARCA N.° 295884

Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir que, en el procedimiento administrativo sustanciado para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro N.° 295884 no se han respetado, de forma íntegra, los requisitos necesarios para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del titular de aquel registro, sea LABORATORIOS RAVEN S.A.

Particularmente, en el procedimiento administrativo sustanciado para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro N.° 295884 no se ha respetado el derecho de la persona jurídica titular del derecho a la notificación de la resolución de apertura.

En este sentido debe advertirse que el artículo 243 de la Ley General de la Administración Pública, establece que la primera notificación del procedimiento debe hacerse personalmente, por medio de telegrama o carta certificada dirigida al lugar señalado para notificaciones y si no hay señalamiento hecho por la parte interesada, la notificación debe hacerse en la residencia, el lugar de trabajo o la dirección del interesado, si constan en el expediente por indicación de la Administración o de cualquiera de las partes.

En el expediente N.° 2021-58, sea el legajo II que se adjunta a la solicitud de dictamen hecha por la administración activa, consta que LABORATORIOS RAVEN S.A. señaló claramente su domicilio, ubicado en Kilómetro 6 Autopista Próspero Fernández, 1.5 kilómetros al oeste de la estación del peaje, frente al Centro Comercial Multiplaza Escazú.

Así las cosas, no existe justificación jurídica para que el órgano director haya dispuesto que la resolución de inicio, específicamente el acto dictado el 12 de mayo de 2022, fuera notificada por medio de edictos publicados en el diario oficial.

Tómese nota de que, conforme el artículo 241 de la Ley General de la Administración Pública, la notificación por edicto de la resolución de apertura del procedimiento administrativo solamente procede cuando la dirección de la persona, sea física o jurídica, sea desconocida o que la dirección aportada esté equivocada.

Luego, debe indicarse que el primer intento de notificación de la resolución de apertura del procedimiento, en efecto, se hizo en la dirección de LABORATORIOS RAVEN S.A. tal y como constaba en el expediente sin que el cartero de Correos de Costa Rica S.A., que realizara tal acto, hiciera constar que se trataba de una dirección equivocada. Esto a pesar de que la notificación se devolviera sin firma de recibido.

En consecuencia, es claro que en la tramitación del procedimiento administrativo seguido para declarar la nulidad del registro N° 295844 no se respetó, de forma íntegra, el debido proceso ni se garantizó el derecho de defensa del titular de ese registro, lo cual constituye un impedimento para que este Órgano Superior Consultivo emita el dictamen preceptivo y favorable previsto por el artículo 37 de Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública.

IV. CONCLUSION

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría considera que lo procedente es devolver la gestión formulada por oficio MJP-DM-783-2022 de 22 de agosto de 2022 sin el dictamen preceptivo y favorable requerido.

Atento se suscribe;

Jorge Andrés Oviedo Álvarez

                                                           Procurador

JOA/bba